Sentencia 2013-00524 de julio 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref. Exp.: 11001-03-24-000-2013-00524-00

Medio de control de nulidad.

Actora: Banco Davivienda S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución núm. 0024042 de 24 de abril de 2012, concedió el registro de la marca “Celuplata” (mixta), en favor de Tranza SAS, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Publicidad y negocios.”

Al respecto, la actora alegó que dicha marca es confundible con sus marcas previamente registradas “Daviplata(nominativa) y “Daviplata(mixta), que identifican productos y servicios de las Clases 16, 35, 36 y 37 de la Clasificación Internacional, por cuanto entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y conceptual y que, por lo tanto, la coexistencia de las mismas en el mercado genera riesgo de confusión y de asociación para los consumidores de servicios financieros.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

“Decisión 486.

“(...)

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“(...) a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate (...)”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

grafica 524-A
 

Marca Solicitada Cuestionada (mixta)

grafica 524-BB
 

Marca Previamente Registrada (mixta) (Clases 16 35,36)

Daviplata

Marca Previamente Registrada (nominativa) (Clases 16, 35, 36, 37)

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“Celuplata”), como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas y nominativas (“Daviplata”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas puedan cumplir un papel diferenciador, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“(...)

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

• Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. (...)”

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“(...) a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riego de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan (...).”(3)

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones genéricas al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto, se debe traer a colación la sentencia(4), descrita al pie de página, en la que la Sala dijo lo siguiente:

“(...) es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando (...)” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Y, con respecto a las marcas compuestas, es del caso traer a colación la sentencia,(5) en la que esta Sección señaló:

“(...) Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005) (...) (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 35, que contienen la expresión “Plata”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SignoTitular
Mande Plata (Nominativa)Red Integradorea SAS
Todo por la Plata (Mixta)Diego Fernando Londoño Reyes
Deplata (Mixta)Lamur Compañía SAS
Privilegios Plata (Mixta)Avianca S.A., Aces S.A., SAM S.A.
Colmena Su Mina de Plata (Nominativa)Corporacion Social de Ahorro y Vivienda Colmena
Plataregalo Servitebca (Nominativa)Novopayment B.V.
Tarjeta Plata (Nominativa)Supertiendas y Droguerias S.A. Olimpica S.A.

De tal manera que ello impone al juzgador el deber de realizar el cotejo respecto de las expresiones “Celu” de la marca cuestionada y “Davi” de las marcas previamente registradas, toda vez que la partícula “Plata”, es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Por lo tanto, la actora, como titular de signos con un elemento de uso común, en este caso “Plata”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de las denominaciones “Celu” y “Davi” la Sala no advierte similitud ortográfica, ni fonética, pues es evidente que se trata de expresiones totalmente diferentes.

Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión “Celu” con “Davi”.

Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

En efecto, la Sala estima que la palabra “Celu” es evocativa, dado que sugiere en la mente del consumidor la idea de servicios relacionados con celulares, lo cual la hace registrable.

Conforme lo ha sostenido la Sala en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia(6), descrita al pie de página, “los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y por ende son registrables (...)”.

Por su parte, la expresión “Davi” es un signo de fantasía, toda vez que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo tanto, no hay similitud conceptual.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “Celuplata” es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora.

Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos servicios, al amparar los de la Clase 35 Internacional, además de los productos y servicios de otras clases diferentes (16, 36 y 37), también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de servicios o su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias existentes entre ellas y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso “Celuplata” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3. Ibídem

4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 1101-03-24-000 2007- 0230-00.

5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 1101-03-24-000 2008- 0053-00.

6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de marzo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000 2009- 0222-00.