Sentencia 2893 de agosto 26 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SEMEJANZA ENTRE MARCAS

SIGNOS QUE SE DIFERENCIAN POR UNA SOLA LETRA

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad D.C. Comics, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Resolución 15248 de 27 de agosto de 1993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundadas las oposiciones presentadas por la firma D.C. Comics Inc. y la sociedad Prococo de Manizales Ltda.; y concedió el registro, a nombre de la Compañía Colombiana de Chocolates S.A., de la marca supermani, para amparar los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; y contra la Resolución 2101 de 19 de noviembre de 1993, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente identificada, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa.

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, que se declare fundada la oposición presentada por D.C. Comics Inc. y, por consiguiente, se niegue el registro de la marca supermani, de que dan cuenta los actos acusados; y que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

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Procede, entonces, la Sala, a pronunciarse respecto de los cargos formulados:

Primer cargo. En éste, la parte actora aduce la violación del artículo 61 de la Carta Política, por cuanto, a su juicio, al desestimarse la oposición por ella presentada, la entidad demandada desconoció su obligación de proteger la propiedad intelectual, una de cuyas modalidades es la propiedad industrial.

Como quiera que la violación del citado canon constitucional lo sería de manera indirecta, en la medida de que prosperara algún cargo de violación de alguna de las normas comunitarias citadas como violadas, la Sala, una vez analizados dichos cargos, concluirá si aquél fue o no objeto de violación por parte de los actos acusados.

Segundo cargo. En éste se aduce la violación del artículo 73, literal e, según la parte actora, entre las marcas superman y supermani existe similitud tanto ortográfica, como fonética, existiendo más similitudes que diferencias, lo cual lleva a que el público consumidor se confunda. Además, la misma Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución 2101 de 19 de noviembre de 1993, reconoce la notoriedad de la marca superman.

Sobre el particular, la Sala advierte que la sociedad demandante solicitó la práctica de una experticia, la cual obra a folio 365, en los siguientes términos:

“6.5.1. Cuáles son las semejanzas de orden gráfico, fonético y conceptual entre las expresiones superman y supermani.

6.5.2. Si entre las marcas superman y supermani existen más elementos coincidentes que diferenciables, o viceversa.

6.5.3. Si la marca superman, es una marca notoria conforme las exigencias del artículo 73 literal e de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al anterior cuestionario se responde así:

6.5.1. Gráficamente las expresiones superman y supermani tienen semejanzas toda vez que la segunda supermani está formada por nueve (9) letras, de las cuales las primeras ocho (8) y en su mismo orden, conforman o componen la primera superman.

Fonéticamente no tienen semejanza, pues la primera, superman está constituida por tres (3) sílabas y la segunda su-per-ma-ni por cuatro (4) sílabas con acento en la ultima vocal, acento este que en su fonética la hace totalmente diferente.

Conceptualmente, es decir, respecto de la idea que se concibe expresado con las palabras superman y supermani, no tienen semejanza alguna; la primera nos lleva a pensar en el personaje ficticio de revistas y películas norteamericanas, del hombre invencible, hombre dotado de poderes especiales. La segunda, supermani, nos induce la idea de un maní o cacahuete superior, de un producto vegetal comestible de superior calidad; en otros términos, la expresión superman hace relación a un hombre irreal, de ficción, en contraposición con la expresión supermani que hace relación o nos da idea de un producto vegetal comestible superior llamado maní o cacahuete.

6.5.2. Entre las expresiones superman y supermani salvo que la primera es un anglicismo y la segunda una palabra castiza, no existen en nuestro concepto, más elementos coincidentes que diferenciables o viceversa que los anteriormente expuestos.

6.5.3. Para conceptuar sobre este punto, es necesario en primer lugar, dejar en claro que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue sustituida por la Decisión 344 que en su artículo 83 da las pautas para determinar si una marca es o no notoriamente conocida, teniendo en cuenta aspectos tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca en uso constante y, el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos determinantes de si una marca es notoria o no entre el público consumidor, la marca superman en Colombia, podemos decir que carece de consumo, promoción y mercadeo de productos por desconocerse, si bien dicha expresión es conocida popularmente, lo es como nombre distintivo del personaje superior e invencible de películas y revistas de ficción al igual que batman, mas no como marca de productos de consumo como tal. En cuanto a su antigüedad, debemos atenernos a la fecha desde la cual le fue otorgado el registro para su funcionamiento”.

Esta corporación, una vez valorado el anterior dictamen lo acoge en su integridad, ya que considera que si bien los términos comparados, esto es, superman y supermani se diferencian en una sola letra, también lo es que gráficamente no se identifican entre sí, pues el primero de los citados se compone de letras que van disminuyendo en su tamaño, una a una, en tanto que el segundo se encuentra escrito en letras cuyo tamaño es el mismo en todas.

En cuanto al aspecto fonético, el hecho de que la marca aquí controvertida tenga una letra adicional, respecto de la expresión superman, hace que la pronunciación de una y otra sea diferente, más si se tiene en cuenta el número de sílabas y el acento, que por estar éste colocado en la última sílaba de la marca en cuestión la hace diferente a la fonética de la marca opositora.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, como también lo sostuvo la entidad demandada, es indudable que la idea que evocan uno y otro es diferente.

En efecto, cuando nos mencionan o vemos la expresión superman, inmediatamente evocamos el héroe de las tiras cómicas, el superhombre vestido de azul, rojo y blanco; por el contrario, cuando vemos o escuchamos el término supermani, lo que nos viene a la mente es un maní grande, gigante, lo cual demuestra que sí hay diferencia conceptual, dado que el mensaje lingüístico dado por uno y otro al consumidor es netamente distinto.

De otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada dentro de este proceso concluyó que en la realización de la comparación de dos signos distintivos compuestos debe atenderse a la unidad fonética, no obstante lo cual, si uno de los elementos que conforma el signo distintivo es de uso genérico o común, el mismo se deberá sustraer de la comparación marcaria.

Es evidente que las expresiones objeto de comparación tienen en común el término super, el cual es un término genérico, que significa preeminencia, grado sumo o exceso.

En consecuencia, dicha expresión super no puede ser de apropiación exclusiva y, por lo tanto, su inclusión en una marca podría eventualmente llevar a la consideración de que le resta fuerza al conjunto en el que aparece (marca débil), sin que ello signifique que la otra expresión que lo acompañe no le otorgue la suficiente distintividad.

Al comparar simplemente las expresiones man y mani, tenemos que respecto de la primera, el Diccionario de la Lengua Española la define como “apócope de mano” y, respecto de la segunda, la define como “cacahuete, planta. Fruto de esta planta”, lo cual significa que una y otra tienen, en castellano, un significado diferente.

De igual manera, si tenemos en cuenta que en inglés la expresión man significa hombre, de todas maneras, al compararla con la expresión mani, que como ya se dijo, significa cacahuete, se concluye que no son susceptibles de confundibilidad.

Al no existir confundibilidad entre una y otra expresión, ello significa que la marca controvertida, supermani, goza de la característica esencial de la distintividad, que la hace registrable como marca.

Sobre la notoriedad de la marca superman, alegada por la demandante, es pertinente en primer término definirla.

En la interpretación prejudicial rendida dentro del asunto que ocupa la atención de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la definió como “...aquella que es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que están involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta”.

Además, frente a la marca notoria, es preciso advertir que la protección a la notoriedad de la marca traspasa los límites establecidos por el principio de la especialidad marcaria, lo cual significa que no se puede registrar una expresión que se confunda con una marca notoria, independientemente de que los productos o servicios que amparen una y otra pertenezcan a una clase distinta.

En la misma interpretación se dejó expresamente establecido que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega, de acuerdo con los medios que cada país miembro tenga establecidos, de forma tal que dicha prueba lleve al administrador o al juzgador al convencimiento de que la marca es notoria, añadiendo que el artículo 84 de la Decisión 344 establece algunos criterios enunciativos que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc., aparte de otras pruebas directas, tales como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas.

En el caso que es objeto de controversia, la parte actora solicitó que se oficiara a la Superintendencia de Industria y Comercio para que certificara sobre la titularidad y vigencia de las marcas superman, cuyos certificados de registro corresponden a los números 17880, 64851, 64852, 101438, 102867, 126894, respuesta que obra a folios 286 a 291, en la que se certifica que la titular de dichos registros es la sociedad D.C. Comics, los cuales amparan, en su orden, productos de la clase 16, 25, 21, 9, 28, que corresponden, respectivamente, entre otros, a papel y artículos de papel; vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas; utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina; aparatos e instrumentos científicos; y juegos y juguetes.

No obstante lo anterior, ha sido jurisprudencia reiterada de esta corporación que el simple registro de una marca no es prueba de su notoriedad, pues la misma tiene que ver con el conocimiento que el público consumidor tiene del producto o servicio, cuestión que en manera alguna trató siquiera de demostrar la parte actora.

Tercer cargo. Alega la demandante que se violaron los literales d y e del artículo 72 de la Decisión 313, que prohíben el registro como marca de un signo que sea genérico y/o descriptivo de los productos que pretende distinguir, por cuanto, según su parecer, al preguntar qué es supermani, la respuesta es idéntica al producto que distingue.

Para despachar desfavorablemente el cargo basta a la Sala señalar que la solicitud de registro y, por lo tanto, su concesión, lo fue para amparar productos comprendidos en la clase 30, dentro de la cual no se encuentra específicamente el maní.

En efecto, dicha clase comprende los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias, hielo, razón por la cual correspondía a la parte actora demostrar que el producto que distingue la marca objeto de demanda es el maní.

De todas maneras, la Sala observa que lo que se está registrando no es simplemente el término mani, sino la expresión supermani, expresión que si bien está compuesta por dos términos genéricos (super y mani), también lo es que la unión de los mismos conforma un vocablo novedoso, que, como ya se dijo, tiene un carácter distintivo.

Cuarto cargo. Considera la parte actora que los actos acusados dejaron de dar aplicación al artículo 73, literal g, de la Decisión 313, por cuanto aquella tiene claros derechos de autor sobre el personaje ficticio superman y sobre todo lo que él entraña.

Al respecto, es suficiente observar que el personaje ficticio respecto del cual la demandante tiene derechos de autor es superman, expresión que, como ya se vio, es diferente a la marca controvertida, esto es, supermani, signo que goza de la distintividad requerida para ser objeto de registro como marca.

Quinto cargo. Alega la parte actora que las resoluciones demandadas contravienen los artículos 1º, 2º, 3º (inc. 1º) y 7º, de la Ley 59 de 1936, “Por la cual se aprueba una Convención sobre protección marcaria y comercial”, ya que los registros marcarios que tiene con la expresión superman distinguen productos que, a su juicio, de alguna manera guardan relación con los productos que pretende amparar la marca supermani la cual se confunde con superman.

El cargo analizado no encuentra prosperidad, ya que, de una parte, la demandante no explica por qué considera, debiendo hacerlo, que los productos que su marca superman ampara, esto es, botas, zapatillas, papelería, utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina; aparatos e instrumentos científicos; juegos y juguetes, etc., guardan relación con los productos que distingue la marca supermani, esto es, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; etc. y, de otra parte, porque ya quedó plenamente establecido en los cargos precedentes que entre una y otra expresión no existe similitud gráfica, fonética y conceptual que lleve al público consumidor a confundir los productos que una y otra pretenden amparar.

(...).

Al no haber logrado demostrar la parte actora la violación de por lo menos una de las normas comunitarias por ella citadas como tal, debe concluirse que no prospera el cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política, razón por la cual la Sala denegará las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de agosto 26 de 1999. Expediente 2893. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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