Sentencia 2956 de junio 27 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCAS

TRÁMITE DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO

EXTRACTOS: «Los actos administrativos acusados dispusieron el archivo de la solicitud de renovación de la marca Gambro formulada por la actora, con fundamento en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la interesada se abstuvo de completar su solicitud dentro del término que se le otorgó para tal fin, motivo por el cual se entendió desistida su petición.

En algunos pronunciamientos esta corporación consideró que el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo tenía aplicación dentro del trámite de la renovación de un registro marcario.

La Sala rectifica la posición que había venido adoptando al respecto ya que en esta oportunidad la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, obrante a folios 146 a 158, sí fija el alcance de los artículos 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alcance éste que es obligatorio adoptar por esta corporación al proferir la sentencia dentro del expediente de la referencia, conforme a los mandatos del artículo 31 del tratado de creación de dicho tribunal.

En efecto, dijo el referido tribunal:

“... El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y, en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en el cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros o causales de irregistrabilidad que no se presentan dentro de la renovación.

La sección segunda de la Decisión 85 (arts. 60 a 68) contempla las disposiciones para el procedimiento de registro de una marca. Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas (...).

Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.

Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de una mayor agilidad o simplificación.

Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común (...).

Una marca sólo podrá extinguirse o anularse por las causales previstas en la Decisión 85 pudiendo acudir los países miembros a normas supletorias del derecho interno, únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria.

La actora dentro del proceso interno ante el Consejo de Estado impugna la errónea aplicación que la administración ha efectuado de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano, asunto sobre el que el Tribunal no puede pronunciarse... Sin embargo, cabe advertir que las legislaciones internas no pueden crear figuras o requisitos diferentes a los establecidos en la norma comunitaria para la concesión, renovación, nulidad o caducidad de la marca porque estas facultades no se encuentran implícitas dentro del principio de complementariedad.

La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podía desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere.

Presumir o hacer presumir esa falta de “voluntad expresa” para la continuidad en el goce del derecho al uso exclusivo de una marca, sustituyéndola por cualquiera otra figura o institución jurídica, sería condicionar la renovación de una marca a una causal no prevista en la norma comunitaria de la Decisión 85, hecho jurídico que contraría la in-terrelación o complementariedad entre el derecho comunitario y el nacional.

El artículo 70 de la Decisión 85, exige como único requisito para la renovación el uso de la marca, hecho que no se encuentra controvertido en el proceso interno, como tampoco lo está la oportunidad en cuanto al tiempo de presentar la solicitud según las disposiciones de la Decisión 85... Estos son los requisitos esenciales para que la autoridad nacional competente, bajo la Decisión 85, y con la presentación de la solicitud de renovación, procediera a su concesión.

Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público. Igual efecto tendría el supuesto de nulidad del registro. No así otras figuras no contempladas en las normas comunitarias...” (fls. 153 a 158 ibídem) (las negrillas fuera de texto).

Cabe resaltar que los documentos que echó de menos la administración para el trámite de la renovación de la marca Gambro fueron los relativos al poder, certificado de existencia y representación legal de la solicitante y la constancia de pago de derechos de la publicación del título.

En relación con el poder y el certificado de existencia y representación legal es preciso tener en cuenta que, salvo situaciones nuevas, si la renovación de un registro marcario no es más que la prolongación en el tiempo del derecho inicial de registro, y para éste debieron aportarse todos y cada uno de los documentos de tipo formal que exigen las normas comunitarias y que reposan en la oficina de archivo de la División de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, dado el trámite sumario que se pretende dar al de la renovación, resulta no sólo innecesario requerirlos nuevamente para dicho trámite, sino desproporcionado dar por desistida la petición por la carencia de los mismos, pues, conforme al alcance de la interpretación prejudicial antes reseñada, ello equivale a dejar sin efecto un registro, pero por una causal no contemplada en las normas comunitarias, que son las únicas que pueden regular la renovación.

Frente al pago de tasas o contribuciones la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena rendida en este proceso, expreso:

“...los principios generales del derecho tributario establecen que el Estado puede exigir el cobro de los tributos por vía judicial en cualquier momento, y normalmente la falta de pago no impide la adquisición o ejercicio del derecho. La falta de pago de los derechos o tasas es considerada ahora como causal de caducidad según lo disponía el inciso segundo del artículo 103 de la Decisión 313 y lo dispone el artículo 114 de la 344, caducidad que es figura jurídica distinta de la renovación de la marca...” (fl. 156 ibídem).

Lo precedente pone en evidencia que las pretensiones de la demanda, en cuanto a la nulidad de los actos administrativos acusados se refieren, están llamadas a prosperar por violación de los artículos 70 de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y 12 del Código Contencioso Administrativo, este último por aplicación indebida.

No es viable acceder a la pretensión de restablecimiento del derecho en la forma solicitada, esto es, ordenando a la entidad pública demandada conceder la renovación del registro de la marca Gambro, pues los actos administrativos cuestionados no resolvieron sobre el fondo de la solicitud. Luego, como la consecuencia lógica de la nulidad decretada es que las cosas vuelvan al estado anterior, lo procedente es disponer que se le dé el trámite correspondiente a la solicitud de renovación de marca de la actora».

(Sentencia de junio 27 de 1996. Expediente 2956. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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