Sentencia 3230 de abril 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCAS

POSIBILIDAD DE REGISTRAR ADJETIVOS CALIFICATIVOS

EXTRACTOS: «En lo que respecta al fondo del asunto es preciso tener en cuenta que el punto central de la controversia gira en torno de establecer si el signo EXCLUSIVA, objeto de las solicitudes de registro, a que aluden los actos administrativos acusados, reúne o no los requisitos para su registrabilidad.

Los artículos 81 y 82 literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invocaron como sustento de los actos administrativos acusados, son del siguiente tenor:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”.

En relación con el alcance de las normas transcritas el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, precisó lo siguiente:

Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca.

Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Decis. 344, art. 81, inc. 1º). Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83.

Perceptibilidad del signo

El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de la “inteligencia”.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”. “Percepción”, dice es “la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”. (Vigésima Edición, tomo II, Madrid 1984, pág. 1041)...”.

La distintividad

Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos (...).

Representación gráfica

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La representación gráfica del signo es una “descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva.

Denominaciones genéricas, usuales y descriptivas

El signo EXCLUSIVA que se pretende registrar es denominativo, con un significado propio y que puede ser utilizado como adjetivo sustantivado o como adjetivo calificativo (...).

Las prohibiciones sobre los signos genéricos, descriptivos o usuales, están contempladas en los literales d y e del artículo 82 de la Decisión 344 (...).

Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esta clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño (...).

Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la genericidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro.

El tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse ¿qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto.

Tanto en el caso de los signos genéricos como los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos, “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.

Adjetivos

Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los productos.

El adjetivo calificativo se refiere comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc.

El adjetivo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa. Adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo. Luego los adjetivos calificativos que no se admiten a registro son aquellas palabras que indican alguna cualidad predominante de los objetos que pretenden ampararse con la marca: ej.: “absorbente” para algodón; “medicinal” para distinguir medicamentos; “rápido” para vehículos.

Cuando los adjetivos calificativos no tengan “relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni indica, su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos”, pueden constituir marca.

La cualidad que se exprese a través del adjetivo para que sea registrable, no debe ser la esencial del producto... Hay adjetivos que pertenecen por sus cualidades a muchos bienes, pero en unos casos pueden ser las características o cualidades definitorias de los productos; así “eterna” puede servir para designar pinturas o esmaltes, por no ser una de las cualidades esenciales de este producto, y en otros supuestos, el mismo adjetivo, no será objeto de registro por definir al producto o enunciar sus rasgos fundamentales o primordiales.

Un adjetivo, generalmente puede ser registrado, cuando el vocablo no es genérico ni descriptivo, pues no hace relación a ningún artículo, producto o servicio, ni describe tampoco a las mercancías que trata de amparar ni evoca la idea de las mismas...” (fls. 248 a 253 ibídem).

Concluye el tribunal su interpretación precisando que:

“...Las signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base de concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país, con respecto a los productos o servicios que la marca protege o ampara.

Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos a que ellos se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales. Por lo contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no guarden esa clase o tipo de relaciones...” (fl. 257).

Del contenido de los apartes transcritos infiere la Sala que el elemento de distintividad que debe tener un signo para que sea susceptible de registro como marca está íntimamente ligado al concepto de genericidad.

En otro giro, en la medida en que un signo no describa las cualidades necesarias o esenciales del producto, o no guarde relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni con su naturaleza u objeto, ni constituya una evocación del producto que se busca amparar, puede decirse de él que goza de suficiente fuerza distintiva, y, en cuanto a este elemento se refiere, es registrable.

Como lo sugiere el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial objeto de análisis, los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo con base en el concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país, con respecto a los productos o servicios que la marca protege o ampara.

Los productos comprendidos en las clases 29 y 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, respecto de los cuales la actora solicitó el registro de la marca EXCLUSIVA (nominativa) son: “carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas; mermeladas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas” y “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo”.

Teniendo en cuenta lo que ha quedado reseñado, concluye la Sala que la referida marca no guarda relación necesaria con los productos a los cuales se pretende aplicar, ni con su naturaleza u objeto, ni constituye una evocación del producto que se busca amparar. Por ello, puede decirse, que dicha marca goza de suficiente fuerza distintiva, por lo cual es registrable para distinguir los productos comprendidos en las citadas clases 29 y 30.

Siendo ello así, es del caso declarar la nulidad de los actos administrativos expresos, que denegaron los registros de la marca EXCLUSIVA para las clases 29 y 30, así como de los actos presuntos que confirmaron dichos actos».

(Sentencia de abril 3 de 1997. Expediente 3230. Consejero Ponente: Dr. Rafael Ariza Muñoz).

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