Sentencia 3266 de noviembre 27 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCAS

PROHIBICIÓN DE REGISTRAR NOMBRES GENÉRICOS

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada par la sociedad Grasas Vegetales S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, contra la Resolución 37191 de 6 de septiembre de 1994, expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro, a nombre de la demandante, de la marca PANPAN PAN PAN, para distinguir servicios comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

(...).

Procede la Sala a pronunciarse respecto de las censuras esgrimidas en la demanda, así:

Frente al primer cargo: Considera la parte actora que se violó el artículo 96 de la Decisión 344, por cuanto, a su juicio, el signo PANPAN PAN PAN no consiste exclusivamente en una indicación genérica de los productos que distingue, y, además, no determina la calidad, ni las características, ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en la clase 30, a más de que la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que toda modificación de un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca distintiva de los productos que se identifican con el signo genérico, lo cual indica que dicho signo debió ser registrado, pues no encuadra dentro de la causal prevista en el literal d del artículo 82 de la Decisión 344.

El citado artículo 96 dispone que si no se presentaron observaciones, “... la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca...”, lo cual significa que la administración debe efectuar el análisis de registrabilidad, pudiendo llegar a la conclusión de que es irregistrable, como sucedió en el caso analizado.

En efecto, el fundamento legal de la decisión acusada fue el artículo 82 literal d de la Decisión 344, que reza:

“ART. 82.—No podrán registrarse como marca los signos que (...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

Lo anterior, por cuanto consideró el ente demandado que el signo PANPAN, PAN PAN cuyo registro se solicitó, consiste en la repetición de la palabra, PAN, la cual es genérica respecto de uno de los productos (pan) que se pretenden amparar con el registro.

Sobre dicho aspecto, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dentro de la interpretación prejudicial rendida dentro del asunto que ocupa a la Sala, señaló:

“La marca controvertida en este caso, se conforma de la unión de varias signos genéricos que pertenecen a la designación de algunos productos de la clase 30 que se trata de proteger. El actor no ha hecho uso del derecho o facultad de restringir los productos con base en la modificación de la solicitud que se contempla en el artículo 89 de la Decisión 344, por lo que la marca anteriormente señalada ampara a todos los productos de esa clase incluido el pan. Si el signo se identificara o se confundiera con el producto que protege, se estaría frente a un signo genérico o usual que se confunde con el nombre del producto utilizado por todos los consumidores...

... Cuando el conjunto está formado por la repetición del nombre genérico, no se está agregando nada que lo haga inconfundible, ni se está creando algo original o de fantasía”.

De otra parte, como bien lo sostuvo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el solicitante no hizo uso de la prerrogativa contenida en el artículo 89 de la Decisión 344, consistente en que “El peticionario de un registro de marca,... podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados...”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que lo solicitado por la demandante, según consta en la Resolución 37191 de 6 de septiembre de 1994, fue:

“...el registro como marca del signo PANPAN, PAN PAN para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo, bizcochería, bizcochos, confitería a base de cacahuetes, productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972...”.

De acuerdo con lo anteriormente transcrito, para la Sala es evidente que el signo PAN es genérico, sin que el hecho de que se repita varias veces dicho signo, varíe su genericidad. En consecuencia, es irregistrable, tal y como lo determinó el ente demandado.

Además, carece de respaldo lo sostenido por el apoderado de Grasas Vegetales S.A., en el sentido de que la expresión PANPAN, PAN, PAN consiste en una especial combinación de palabras cuya pronunciación denota la terminación de una composición musical, con lo cual quiere significar que se trata de una marca denominativa y sonora, pues, en primer lugar, la connotación musical que aquél pretende conferirle a la marca en cuestión es de carácter subjetivo, y, en segundo lugar, porque lo expresado por el Tribunal Andino la “... representación gráfica (de las marcas sonoras), según criterios acordes de la doctrina, podría efectuarse por intermedio de notas o de secuencias musicales”, características de las que no goza el signo cuya solicitud de registro fue negada (el paréntesis no es del texto).

Por lo anterior, el cargo es desestimado.

Frente al segundo cargo: Estima la parte actora que se desconocieron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, al igual que el artículo 5º del tratado que aprueba Tribunal de Justicia, según los cuales, es deber de los países miembros garantizar la aplicación de las normas comunitarias.

Al respecto, encuentra la Sala que la violación de las normas mencionadas sería predicable, en el presente caso, en la medida de que se hubiese demostrado que la marca PANPAN, PAN PAN no encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82 de la Decisión 344, cuestión que fue despejada en la primera censura y la cual fue desestimada, no prosperando por lo tanto este cargo.

Frente al tercer cargo: Se estiman como violados los artículos 13 de la Constitución Política y 3º del CCA, el primero de los cuales consagra el derecho a la igualdad y el segundo, entre otros, el principio de imparcialidad, por cuanto a juicio de la parte actora, la entidad demandada negó a la sociedad Grasas Vegetales S.A. el registro de la marca PANPAN, PAN PAN para distinguir servicios comprendidos en la clase 30, no obstante estar registradas, a nombre de diferentes titulares, diversas marcas distintivas de la misma clase de productos, que consisten en modificaciones del signo PAN.

Sobre el particular, esta corporación observa que las marcas citadas como ejemplo por parte de la sociedad actora combinan el signo PAN con otras palabras (Comapan, Grasapan, Levapan, etc.) y no como en el caso que ocupa a la Sala donde el término PAN no se integra con otro término sino que el mismo se usa en forma repetitiva; lo cual descarta la violación de los artículos 13 de la Constitución Política y 3º del CCA, pues la situación fáctica en los ejemplos que trae la parte actora no es idéntica a la del caso sub examine, concluyéndose por lo tanto que no se vulneran los principios de igualdad e imparcialidad.

De todas maneras, la Sala aclara que de ser cierto el hecho de que en otras oportunidades la entidad demandada hubiese registrado signos que no debieron serlo, ello no es fundamento para afirmar que se violaron los principios de igualdad e imparcialidad, pues es deber de las autoridades examinar cada case en particular, sin que, so pretexto de no desconocer los citados principios, pueda la administración continuar incurriendo en errores.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Frente al cuarto cargo: Según el criterio de la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que el signo PANPAN, PAN PAN es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, además de que es idóneo para distinguir los productos comprendidos en la clase 30, producidos y comercializados por Grasas Vegetales S.A., de los productos idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquier otra empresa, razón por la cual violó el artículo 81 de la Decisión 344.

Al respecto, observa la Sala que tal y como quedo establecido en el primer cargo, el signo PANPAN, PAN PAN no fue registrado por tratarse de un término genérico, es decir, que carece de la característica de la distintividad a la cual se refiere, entre otras, el artículo 81 que se estima vulnerado.

Así las cosas, se descarta la violación del artículo en cuestión, ya que para que un signo sea registrado es indispensable que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y distintivo, cualidad ésta última que, se reitera, no ostenta el signo en discusión, razón por la cual su registro fue negado.

Como ya quedó dicho, la solicitud de registro de la marca PANPAN, PAN PAN incluye dentro de los productos a registrar con dicho signo, precisamente el pan, vocablo genérico. En consecuencia, concluye la Sala que al no haber excluido de su solicitud la demandante dicho producto, la misma fue legalmente negada».

(Sentencia de noviembre 27 de 1997. Expediente 3266 Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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