Sentencia 33-01 de febrero 19 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACCIÓN DE NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

LEGITIMACIÓN ACTIVA

EXTRACTOS: «La presente demanda fue interpuesta por el señor William Orlando Mejía Moreno contra la Resolución 11045 del 29 de mayo de 2000, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Floristería Jardín Kennedy Ospinas y Cía. Ltda. el registro de la marca Floristería Jardín Kennedy (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza. Cabe anotar que contra esta resolución no se interpusieron recursos y quedó ejecutoriada el 21 de junio de 2000 (fl. 47, Exp.).

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la época en que se concedió el registro de la citada marca, consagrada en el artículo 83, literal f:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

f) Consistan en el nombre completo, apellido seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de este, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente...”.

La misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra en el artículo 113 que

“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando...”.

En este contexto, solo una persona con un verdadero interés podía interponer la demanda de nulidad de un registro marcario.

El 1º de diciembre de 2000 entró a regir la Decisión 486 en cuyo artículo 172 se dice:

“ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando ese se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (...)”.

Esta norma distingue entre la nulidad absoluta, la cual puede incoarse por cualquier persona y en cualquier tiempo frente a los artículos 134 y 135, y la nulidad relativa que también puede interponerse por cualquier persona, en relación con el artículo 136, pero dentro del término de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Los artículos 134 y 135 a que hace referencia el artículo 172 contienen, en su orden, el concepto de marca y signos registrables y las causales absolutas de irregistrabilidad. Por su parte, el artículo 136 de la Decisión 486, consagra:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...).

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

Como se observa, hay un cambio fundamental respecto de la legitimación activa pues, mientras que en el caso de la Decisión 344 se habla de “persona interesada”, en la Decisión 486 se refiere a “cualquier persona”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso determinó:

“Como quiera que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, en particular el escrito de demanda, se desprende que esta fue presentada el 18 de enero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, ella deberá tramitarse con arreglo a las disposiciones de esta normativa. Empero el asunto debe ser analizado a mayor profundidad en la medida en que el artículo 172 de la Decisión 486 introduce sensibles modificaciones a la 344 en lo relativo a la legitimación activa en la acción de nulidad y en cuanto a las causales para decretarla.

El tribunal al interpretar el artículo 113 de la Decisión 344 ha sostenido que la acción de nulidad del registro de una marca solo puede ser adelantada en el caso de los particulares, a instancia de “parte interesada”, es decir, que el accionante debe tener un interés jurídicamente protegido, cuya vulneración le hubiera afectado de manera particular (...).

Frente a tales características de la acción de nulidad, es claro que el legislador comunitario ha pretendido en la Decisión 486 (art. 172), ampliar, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio modificando la condición de interesado legítimo exigido para la interposición de la acción al establecer que “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135” (...).

Las anotadas diferencias permiten al tribunal, al realizar una interpretación armónica de las normas aplicables, reiterar su criterio de que los motivos que impiden el registro como marca de los signos que se encuentren incursos en las causales del artículo 83 de la Decisión 344 (o del 136 de la 486, en su caso) derivan del daño o afectación que el otorgamiento del registro traería al interés particular y concreto de una persona determinada, siendo por tanto de su arbitrio evaluar la ocurrencia del daño real o potencialmente irrogado para proceder a impedir el registro o adelantar las acciones tendientes a su cancelación o anulación. En este orden de ideas, la titularidad de la acción de nulidad, cuando se funde en las causales de irregistrabilidad contempladas en las normas citadas, corresponderá a la persona afectada real o potencialmente con el registro.

Corresponde entonces al juez consultante de acuerdo con los elementos fácticos y probatorios que obran en el proceso, definir, en primer lugar, si efectivamente la utilización de la expresión KENNEDY dentro del conjunto de tipo mixto de objeto de registro como marca, afecta la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, teniendo presente, además, que dicha marca fue registrada a favor de la persona moral denominada Floristería Jardín Kennedy Ospinas y Cía. Ltda. y, en segundo lugar determinar, para efectos de la legitimación activa de quien invoca la nulidad, el interés que le asiste para tal fin”.

Según la interpretación hecha por el tribunal, la titularidad de la acción de nulidad, cuando se funde en las causales de irregistrabilidad contempladas en las normas citadas (Decis. 344, art. 83 o Decis. 486, art. 136), corresponderá a la persona afectada real o potencialmente con el registro. En el caso que nos ocupa no aparece demostrado en ningún momento el perjuicio real o potencial que el señor William Orlando Mejía Moreno, puede recibir con el registro de la marca Floristería Jardín Kennedy, concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio con la resolución demandada. Por esta razón la Sala denegará las pretensiones de la demanda...».

(Sentencia de 19 de febrero de 2004. Expediente 110010324000200100033-01. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

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