Sentencia 3395 de agosto 20 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

PATENTES DE INVENCIÓN

NO TIENEN EXTENSIÓN NI PRÓRROGA

EXTRACTOS: «La ciudadana y abogada Claudia Mercedes Yepes Londoño, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del CCA, solicitó de esta corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 25 y 26 del Decreto 117 de 1994 “Por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, expedido por el Gobierno Nacional.

(...).

Consideraciones

La Sala advierte previamente que frente al inciso 2º del artículo 25 del Decreto 117 de 1994 estará a lo resuelto en la sentencia de 12 de septiembre de 1996, expediente 3179, actor: Ximena Castellanos Abondano, con ponencia del Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, donde esta sección declaró su nulidad, “en cuanto afecta a las patentes de invención”.

Efectuada la anterior advertencia, procede la Sala al análisis de los cargos esgrimidos contra los artículos 25, exceptuado lo anulado, y 26 del Decreto 117 de 1994.

Primer cargo. En éste, la demandante expone dos razones de inconformidad frente el artículo 25 acusado, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 25.—Caducidad. La Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgadas a partir de la fecha de publicación del presente decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de seis meses.

Así mismo, se declarará la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente decreto, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”.

De una parte, considera la actora que la norma transcrita desconoce el artículo 53 de la Decisión 344, por cuanto en Colombia no existe norma legal alguna que ordene el pago de las tasas periódicas para que no caduque la patente concedida o la solicitud de patente en trámite.

Prescribe el artículo 53 de la Decisión 344 que se estima violado:

“ART. 53.—Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los países miembros concederán un plazo de seis meses a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia”.

Sobre el particular, la Sala advierte que el primer inciso de la norma anteriormente transcrita, si bien somete la vigencia de la patente al pago de las tasas periódicas, también lo es que el sistema y monto de la misma lo somete a lo que disponga la oficina nacional competente.

En consecuencia, el hecho de que no se haya dispuesto por parte de la legislación interna de Colombia el pago de las tasas para mantener vigentes las patentes en forma de anualidades, mensualidades, etc., no significa que se vulneró el citado artículo 53, pues lo cierto es que los titulares de las patentes o de las solicitudes de patentes deben cancelar la tasa fijada para tal efecto, en la forma como lo dispone la legislación interna.

Además, el inciso primero de la norma demandada no está creando una nueva causal de caducidad, ya que en materia de patentes simplemente está ratificando lo dispuesto en el artículo 53 de la Decisión 344, según el cual, antes de declarar la caducidad, los países miembros concederán un plazo de seis meses a los interesados para que cumplan con el pago de las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente, la cual no es otra que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser la encargada del registro de la propiedad industrial, de conformidad con la disposición final única ibídem.

Resulta de lo anteriormente expuesto que el artículo 31 del CC no fue violado, dado que el artículo 25 acusado no está ampliando lo odioso de disposición alguna, pues, se reitera, simplemente está ratificando el contenido del artículo 53 de la Decisión 344, en cuanto al plazo de gracia (seis meses) que debe conceder la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de declarar la caducidad de una patente o de su solicitud.

Al respecto, sostuvo el Tribunal Andino de Justicia en respuesta a la interpretación prejudicial solicitada dentro del presente proceso:

“... el artículo 53 ... reserva por una parte, al régimen comunitario la determinación del plazo de gracia, que fijó en seis meses, a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas, y por otra parte en lo referente al, sistema y monto de las tasas, deja a cada país miembro la adopción, de conformidad con la ley, de las disposiciones pertinentes.

El derecho nacional no puede disminuir el plazo de gracia de seis meses establecido en favor de los titulares o solicitantes de patentes para cumplir con su obligación de pago de tasas, a pretexto de reglamentar la Decisión 344 ...”.

Sostiene de otra parte la demandante que el artículo 25 objeto de demanda crea la caducidad para los títulos de concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias y cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir del 14 de enero de 1994, fecha de publicación del Decreto 117, violando con ello los artículos 114 de la Decisión 344, 189 numeral 11 de la Constitución Política y 31 del CC, por cuanto el primero de los citados sólo se refiere a la caducidad del registro de la marca.

Reza la citada norma:

“ART. 114.—El registro de la marca caducará si el titular de la marca no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión.

Así mismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro”.

A su turno, el artículo 99 ibídem que señala el período de gracia al cual se refiere el artículo 114 transcrito, prescribe:

“ART. 99.—La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contado a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los países miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia ...”.

Como se observa, los artículos 99 y 114 anteriormente transcritos regulan la caducidad del registro de la marca, contemplando para el efecto dos causales:

1. Si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, esto es, si no solicita la renovación ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro del período de gracia (seis meses).

2. Si no se pagan las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro.

Respecto de la caducidad de los registros marcarios, conceptuó el Tribunal Andino de Justicia:

“El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de expirado dicho plazo el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 99 de la Decisión 344, si el titular no solicitare la renovación, dentro de dicho plazo, el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo disponen las legislaciones de los países miembros. Por ello no ve el tribunal cómo se transgrediría la ley comunitaria por el hecho de que la ley interna previera tasas que podrían establecerse hacia el futuro, por algún país miembro. El plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento del registro, en todo caso, deberá ser observado por los países miembros antes de que se produzca la caducidad. En consecuencia, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se producirá seis meses después de su vencimiento.

El artículo 114 de la Decisión 344 ha previsto una segunda causal de caducidad del registro marcario, para lo cual ha hecho una remisión a las legislaciones internas de los países miembros. La regulación de la caducidad por la de pago de las tasas corresponde al derecho interno de cada uno de los cinco países miembros del Acuerdo de Cartagena. La Decisión 344 no fija un plazo máximo de pago de las tasas relacionadas con los registros de marcas, por lo que la caducidad por falta de pago quedaría sujeta a las normas internas”.

Para la Sala no fue violado el artículo 114 de la Decisión 344, como tampoco los artículos 189, numeral 11, de la Constitución Política y 31 del CC, ya que el artículo 25 acusado está regulando la caducidad por el no pago oportuno de las tasas fijadas de los títulos diferentes a las patentes de invención, aspecto que, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia, corresponde reglamentar a la legislación interna de los países miembros, lo cual precisamente llevó a cabo el Gobierno Nacional a través del artículo demandado que se analiza.

En cuanto a la afirmación de la parte actora en el sentido de que al referirse únicamente el artículo 114 de la Decisión 344 a la caducidad del registro de la marca el Gobierno Nacional se está extralimitando en el ejercicio de su potestad reglamentaria, estima esta corporación que el hecho de que la norma comunitaria en cuestión no se haya referido, como sí lo hizo el artículo 25 acusado, a la caducidad de los títulos de concesiones, renovaciones, traspasos, licencias, prórrogas y cambios de nombre y de domicilio no es suficiente para predicar la violación del artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, pues aquél bien puede estar reglamentando otras disposiciones comunitarias, como en efecto lo hizo respecto del artículo 53 ibídem, además de que, vr. gr., en materia de nombres comerciales la Decisión 344 expresa que se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas (art. 128).

Sobre dicho aspecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó:

De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre propiedad industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (art. 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial no contemplados en la norma vigente (art. 144)”.

Concluye la Sala que los cargos esgrimidos por la demandante contra el artículo 25 del Decreto 117 de 1994 no tienen vocación de prosperidad, razón por la cual frente al mismo denegará las pretensiones de la demanda.

Segundo cargo. Según la parte actora, el artículo 26 del Decreto 117 de 1994 viola el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política; y el artículo 30 y la disposición primera transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales prescriben, respectivamente:

Norma acusada:

“ART. 26. Extensión de la patente. Los titulares de las patentes concedidas con anterioridad al 1º de enero de 1994 deberán acompañar a la solicitud de la extensión de las mismas la prueba de su explotación”.

Normas violadas:

Constitución Política:

“ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa: ( · ).

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.

Decisión 344:

“ART. 30.—La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.

Disposición Transitoria Primera.—Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión, subsistirá por el tiempo que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente decisión”.

Respecto de la extensión o prórroga de las patentes, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, consideró:

“Al momento en que la Decisión 313 fue sustituida por la Decisión 344, esto es el 1º de enero de 1994, tanto la prórroga como la extensión del tiempo de duración de la patente dejaron de tener un tratamiento legal. A partir de esa fecha las patentes que se concedieren bajo su imperio tienen una duración de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud y no es posible “prorrogar” o “extender” ese tiempo de duración.

Las patentes concedidas al amparo de las decisiones 85, 311 y 313 y no prorrogadas ni extendidas, con anterioridad a la vigencia de la decisión 344, no podrán durar más tiempo que aquel que se les concedió, por lo que no cabe la prórroga o la extensión, por así disponerlo la primera disposición transitoria de la decisión 344 (...).

Como vemos, en lo relativo a las prórrogas del tiempo de duración de las patentes concedidas de conformidad a la legislación anterior a la Decisión 344 (decisiones 85, 311 y 313), se aplican las normas de la Decisión 344 y como este cuerpo legal no contempla la posibilidad de prorrogar o extender la duración de las patentes, tales figuras no son dables, a pesar de que la patente haya sido concedida cuando existía tal posibilidad”.

Examinado el contenido de la Decisión 344, la Sala constata que tal y como lo señaló el Tribunal Andino de Justicia, en ninguna de sus disposiciones se consagra la extensión de la vigencia de la patente, como lo hace el precepto acusado, razón por la cual declarará su nulidad, por violación de los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y 30 de la Decisión 344 y de la disposición primera transitoria ibídem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Frente al inciso 2º del artículo 25 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 “por el cual se reglamenta la Decisión 344”, estése a lo resuelto en la sentencia de 12 de septiembre de 1996, de que da cuenta la parte motiva de esta providencia, que lo anuló, “en cuanto afecta a las patentes de invención”.

2. DECLÁRASE la nulidad del artículo 26 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, expedido por el Gobierno Nacional.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Por no haber sido utilizada, devuélvase al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de agosto 20 de 1998. Expediente 3395. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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