Sentencia 3421 de octubre 28 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

UTILIZACIÓN DE SIGNOS GENÉRICOS Y ADJETIVOS CALIFICATIVOS

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad Grasas Vegetales S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Resolución 5397 de 17 de marzo de 1995, expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro, a nombre de la demandante, de la marca margarina predilecta (etiqueta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; y contra el acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente identificada.

(...).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d y h, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretación que debe ser adoptada por esta corporación de conformidad con el artículo 31 del Tratado del Tribunal, concluyó:

“3... la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica del signo que con ella se ampara.

4. La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica —en lo que a marcas se refiere— por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca.

5. De acuerdo con el artículo 82 literal d, los signos descriptivos son irregistrables en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a éstos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor.

6. Ha sido también jurisprudencia pacífica de este Tribunal Andino, que los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marca en la medida en que no guarden relación estrecha o sustancial con el producto o servicio, ni especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de éstos, ya que los adjetivos calificativos que no admiten registro, son aquellos que indican alguna cualidad esencial de los productos o servicios cuya protección se pretenda a través de la marca.

7. Finalmente, la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se de su registro, un signo descriptivo. En efecto, para que pueda operar la causal de irregistrabilidad contenida en la letra d del artículo 82 de la Decisión 344, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica del producto o servicio que se pretenda amparar mediante una marca”.

(...).

La Sala estima pertinente remitirse a la marca (etiqueta) cuyo registro se solicitó, que obra a folio 33 del expediente y que dice así:

MARGARINA PARA HOJALDRE

PREDILECTA

500 grs.

Es de observar que en la parte izquierda aparece una figura que se asemeja a un pan de hojaldre o “croissant”.

Por su parte, la parte actora describió en su solicitud la marca en cuestión, así (fl. 63 del expediente):

“Consiste en el conjunto formado por un rectángulo dentro del cual se observa la expresión predilecta escrita en letras características y especiales, a la izquierda de dicha expresión se observa una figura geométrica en la cual aparece una figura caprichosa que semeja una corasa (sic). Todo de conformidad con el modelo anexo.

Productos y clase

Esta marca se usa para distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza”.

A juicio de la Sala, el signo de la marca cuyo registro fue solicitado y negado por los actos acusados carece del elemento distintividad, ya que el término margarina es genérico y se identifica con el producto comúnmente conocido por dicho nombre, el cual es definido por el Diccionario de la Lengua Española como, “sustancia grasa de consistencia blanda, que se extrae de ciertas grasas animales y de aceites vegetales y tiene los mismos usos que la mantequilla” y que se encuentra comprendido en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

Ahora bien, independientemente de la clase a la cual pertenezca el producto margarina (clase 29), es indiscutible que se trata de un signo que puede inducir en error a los medios comerciales o al público, en la medida de que al hablar de margarina predilecta (así esté amparando productos de la clase 30), inmediatamente se asocia con la calidad y naturaleza de dicho producto.

Adicionalmente, la Sala advierte que si bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso que, «... la genericidad de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate” y que, “una denominación no tiene el carácter de genérica —en lo que a marcas se refiere— por el solo hecho de serlo en sentido gramatical”, también lo es que en el asunto examinado se presenta una situación bastante particular, cual es que en la solicitud de registro de la marca se dice que con la misma se pretenden amparar productos de la clase 30 (café, arroz, té, cacao, pan, pastelería, etc.) y que el asunto es el “registro de la marca margarina predilecta”, así como se anexa la etiqueta en donde se lee textualmente “margarina para hojaldre”, lo cual es indicativo, en principio, de que lo que se pretendía registrar con la marca margarina predilecta era, precisamente, el producto margarina, máxime si se tiene en cuenta que en el asunto sometido a consideración la preposición para denota el destino del producto, esto es, de la margarina, palabra genérica y, por lo tanto, no susceptible de registro como marca.

Así las cosas, esta corporación concluye que la marca “margarina predilecta” es irregistrable, pues si en la etiqueta se observa que el producto que ampara es “margarina para hojaldre”, cuando lo cierto es que, de acuerdo con la solicitud, pretende amparar productos diferentes a éste, es indudable que dicha contradicción induce al público en error.

En consecuencia, los actos acusados no violaron los artículos 81 y 82 literales d y h de la Decisión 344, sino que, por el contrario, fueron debidamente aplicados por la entidad demandada.

De otra parte, el apoderado de la sociedad actora señala que se violó el artículo 96 de la Decisión 344, pues considera que el hecho de no haberse presentado observaciones en el trámite administrativo respecto de la marca margarina predilecta, es prueba de su distintividad.

El citado artículo dispone que si no se presentaron observaciones, “... la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca...” (las negrillas no son del texto), lo cual significa que el examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo es obligación que necesariamente debe preceder al otorgamiento o no del registro marcario, independientemente de que se hayan o no formulado observaciones.

En cuanto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresó que no procedería a su interpretación, por cuanto el contenido de aquéllos constituye el compromiso que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, compromisos de carácter nacional, que no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Finalmente, se señalan como violados los artículos 13 de la Constitución Política y 3º del Código Contencioso Administrativo el primero de los cuales consagra el derecho a la igualdad y, el segundo, entre otros, el principio de imparcialidad, por cuanto considera la parte actora que el ente demandado, con anterioridad a los actos acusados, registró marcas tales como selectas, y favorita, etc., las cuales son expresiones sinónimas del término predilecta y, por lo tanto, semánticamente idénticas.

Al respecto, la Sala observa que dichos preceptos no fueron violados por los actos acusados, ya que, de un lado, no se dan los mismos presupuestos de hecho, puesto que en el caso sub examine se pretendía registrar la marca margarina predilecta, es decir, una marca compuesta por dos vocablos, sin que sea únicamente el término predilecta (sinónimo de los citados por la parte actora) el que se tuvo en cuenta para negar el registro, pues el análisis de la administración tuvo también en cuenta el signo margarina.

De otro lado, es pertinente aclarar que en el evento de que la entidad demandada en alguna oportunidad haya registrado una marca que no debió serlo, so pretexto de no violar los principios de igualdad e imparcialidad, aquélla pueda continuar haciéndolo, pues es deber de las autoridades adoptar las decisiones de manera ajustada a la ley.

Ahora bien, en este punto la Sala desea remitirse a las sentencias proferidas dentro de los expedientes números 3230 y 3422, de fechas 3 de abril y 15 de mayo de 1997, respectivamente, en las que también fue parte actora la aquí demandante, esto es, la sociedad Grasas Vegetales S.A.

Pues bien, en la primera de ellas se declaró la nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto denegaron el registro de la marca “exclusiva”, para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30, por considerarse que dicha expresión “...no guarda relación necesaria con los productos a los cuales se pretende aplicar, ni con su naturaleza u objeto, ni constituye una evocación del producto que se pretende amparar. Por ello, puede decirse, que dicha marca goza de suficiente fuerza distintiva, por lo cual es registrable para distinguir los productos comprendidos en las citadas clases 29 y 30”.

Nótese que en dicho proceso el único vocablo controvertido fue el de “exclusiva”.

Por el contrario, en la segunda de las providencias identificadas se denegaron las pretensiones de la demanda, dado que la marca cuyo registro no se otorgó fue la de “margarina exclusiva”, es decir, que lo solicitado como marca no fue únicamente la expresión “exclusiva”, sino que se solicitó además el registro del vocablo “margarina” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 y, no obstante ello, en la etiqueta que se anexó a la solicitud se leía “margarina para repostería y pastelería”, concluyéndose, por lo tanto, como en esta oportunidad, que lo que realmente se pretendía registrar era dicha producto.

Corolario de todo lo expuesto es que la decisión adoptada en los actos acusados no está viciada de nulidad, pues lo cierto es que la expresión margarina predilecta puede engañar al público consumidor y a los medios comerciales respecto de la naturaleza del producto, por las razones anteriormente anotadas».

(Sentencia de octubre 28 de 1999. Expediente 3421. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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