Sentencia 3448 de agosto 17 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS

POR FALTA DE USO DE LA MARCA REGISTRADA

EXTRACTOS: «La sociedad Cigarrera Bigott Sucesores, domiciliada en la ciudad de Caracas (Venezuela) demandó la nulidad de las resoluciones 5000 de 9 de marzo de 1995, de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 852 de 21 de junio, del superintendente delegado para la propiedad industrial, de la misma entidad, por no haber accedido a cancelar por no uso el registro de la marca Belmont 54.551, y como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad la cancelación de dicho registro y que se restablezca el derecho preferente de la actora a obtener en Colombia el registro de la marca Belmont.

A las anteriores solicitudes se opusieron la entidad demandada, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio, y el tercero interesado, la sociedad Philip Morris Products Inc., titular del registro controvertido.

Para resolver el asunto sub judice, la Sala procederá al estudio, en primer término, del derecho aplicable al caso y, en segundo término, al análisis de la exigencia del uso como fundamento del derecho de la marca así como las causales que justifican el no uso, aplicados dichos conceptos al asunto sub lite.

V.2. Competencia y derecho aplicable.

En atención a la falta de jurisdicción planteada por el tercero interesado, la Sala observa previamente que es competente para conocer de este proceso en razón de que lo que se discute en el sub judice es la legalidad de los actos acusados, independientemente del conflicto que pueda surgir entre los interesados por el uso de la marca.

Para el análisis de legalidad de los actos acusados debe tenerse presente que la solicitud de cancelación fue radicada el 2 de julio de 1993, y resuelta por medio de la Resolución 5000 de marzo 9 de 1995, la cual, a su vez, fue confirmada por la Resolución 852 de junio 21 del mismo año. De otra parte, debe observarse que el 12 de diciembre de 1991 entró a regir la Decisión 311, la cual fue reemplazada por la Resolución 313 de 1992, y ésta, luego, derogada por la Decisión 344, vigente desde el 1º de enero de 1994.

Esa situación plantea un problema de aplicación de la ley en el tiempo.

Frente a la demanda, sustentada sobre la base de presuntas violaciones del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por los actos acusados, el tercero interesado considera que, conforme a los artículos 58 de la Constitución Política y 17 y 40 de la Ley 153 de 1887, así como de interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “...a situaciones jurídicas en curso originadas conforme a una ley anterior y que operen dentro de la nueva, se les debe aplicar la primera cuando existen derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y la última cuando sobre dichas situaciones existen meras expectativas”.

A su turno, la posición de la entidad demandada no es uniforme, pues consideró aplicable al caso la Decisión 344 y en lo que se refiere al término, el artículo 98 de la Decisión 313.

Considera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Interpretación Prejudicial 15-lP-99, dic. 15/99), después de establecer que lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto es determinar si se han consolidado derechos adquiridos, los cuales resultan intangibles para la ley nueva, o, si se trata de meras expectativas, no cobijadas por tal intangibilidad, con fundamento en la primera de las disposiciones transitorias de la Decisión 313 y 344, de idéntico tenor y cuyo texto prescribe que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente decisión”, concluye que

“...el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de cancelación en vía administrativa del registro de la marca Belmont, es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual dicha solicitud fue resuelta mediante actuación administrativa denegatoria del pedimento de cancelación, cuando ya se encontraba derogada la Decisión 313. Lo que implícitamente llevaba consigo la determinación del tiempo de no uso, tres años conforme a la Decisión 344 para que pudiera ser declarada la cancelación del registro”.

La Sala comparte la anterior conclusión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por demás de obligatorio acatamiento cuando se refiere a la interpretación de normas del derecho comunitario, porque se trata del análisis de legalidad de unos actos administrativos, el cual debe efectuarse, de acuerdo con los principios generales del derecho administrativo nacional, en el momento en que el acto se produce. De manera que el término de no uso, de acuerdo con la interpretación prejudicial que se acaba de citar, para efectos de cancelación del registro será de tres (3) años y no de cinco (5) años, en aplicación de lo dispuesto por la Decisión 344 que se comenta.

Lo anterior indica que habiéndose radicado la acción de cancelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 2 de julio de 1993, el uso de la marca Belmont de parte de Philip Morris Products Inc. en el territorio colombiano deberá analizarse durante el período que va desde esa fecha hasta el 2 de julio de 1990.

V.3. El uso de la marca.

El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia.

El concepto de uso no es absoluto, está condicionado por la clase de productos que el registro protege, pues uno será el uso de artículos de consumo masivo, y otro, distinto, el de artículos de lujo. En cada caso concreto, el juez determinará, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el cumplimiento por el titular de la marca de ese requisito, como condición para que el ordenamiento jurídico continúe protegiendo su derecho.

El artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra en su primer inciso lo siguiente:

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

Cuando el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al uso “... durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...”, debe el titular de la marca demostrar que ha usado la marca, según el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “... cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso ...” (Negrillas fuera de texto).

Respecto de los elementos anteriores, el propio tribunal agrega:

“Con arreglo a la forma, este tribunal ha sentado ya en su jurisprudencia que "no es suficiente el mero uso de la marca, sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo” (interpretación prejudicial 17-IP-95, caso Puro sentencia de 09 de noviembre de 1995, GOAC. 199 correspondiente al 26 de enero de 1996 y en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994 - 1995, pág. 242).

Ha expresado así mismo que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

Y luego precisa en cuanto a las características del uso que “ la normativa supranacional no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes, comercializados a manera de uso de la marca; coinciden con la doctrina y la jurisprudencia, incluida la de este tribunal, en señalar como pautas en la materia:

“... el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hace que este número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344” (Lo destacado corresponde a la presente sentencia. Citada interpretación prejudicial 17-lP-95. Jurisprudencia también recogida en la sentencia que puso fin al proceso de incumplimiento 02-AI-96, caso - Belmont).

De otra parte, considera el tribunal que

“... el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como valida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313 —vigente al momento de iniciar la acción— y que establece la vigente Decisión 344. Decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa” (Negrillas fuera de texto).

Indica lo anterior que no cualquier uso invocado y probado por el titular de la marca es suficiente para evitar su cancelación por no uso, pues la naturaleza de los bienes y productos está en relación con la cantidad de uso exigible, que, como lo anota el tribunal, debe ser ”real y efectivo”. Cuando se refiere a productos de consumo masivo, como sucede en el asunto sub examine, pues se trata de cigarrillos, el consumo que Philip Morris Products invoca, durante el término de los tres años anteriores al momento de radicación de la solicitud de cancelación por no uso, no alcanza a constituir el uso que el artículo 108 de la Decisión 344 exige, en el sentido de que debe ser “real y efectivo” serio, de buena fe, normal e inequívoco. En efecto, durante ese período, según lo dice el propio tercero interesado en la contestación de la demanda, “... aunque a mi poderdante le era posible importar productos al puerto libre de San Andrés y Providencia, como efectivamente lo hizo (ver anexos 5, 7, 8 y 9 de la demanda), y como lo reconoce el mismo apoderado de la parte demandante al afirmar que hubo una autorización por US $26.50 en mayo de 1988, lo cierto es que la restricción a la importación era de tal magnitud que impedía la adecuada utilización de la marca Belmont en el territorio nacional” (v. cdno. 1, fl. 175). Los anexos 8 y 9, en su orden, se refieren, según la demanda, al expediente 221.362, relacionado con la renovación de la marca BELMONT para el período agosto 22 de 1983 a agosto 22 de 1988, en donde se aprecia que la prueba que presentó Philip Morris para demostrar el uso de la marca fue una factura por valor de US $ 48.20, y al expediente 288.712, sobre renovación de la marca para el período de agosto 22 de 1988 a agosto 22 de 1993, en donde se anexó como prueba de uso una factura por US $ 26.50. Ciertamente que dichas facturas de venta no pueden representar un uso real y efectivo del uso de una marca que protege un artículo del consumo masivo, como lo es el cigarrillo.

Tampoco es de aceptación para la Sala el argumento que invoca el tercero interesado, cuando para demostrar el uso de la marca en un país del Pacto Andino, como es el Ecuador, durante el período precedente a la solicitud de cancelación, invoca el hecho de que Philip Morris Inc. adquirió de Industrial del Tabaco, Alimentos y Bebidas, S.A., Itabsa la marca BELMONT, por medio de contrato firmado el 20 de mayo de 1994, ya que “Al adquirir el registro de la marca Belmont en dicho país junto con los derechos derivados de la misma, entre los que se encuentra el uso realizado por Itabsa en el citado país, mi poderdante se hace acreedora legítima del derecho de uso realizado sobre la marca en cuestión”, pues el uso posterior a la fecha de solicitud de cancelación no puede ser tenido en cuenta por el juez como motivo para la no cancelación de la marca. Ha dicho en este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación dada con ocasión del asunto sub judice lo siguiente: “... se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación...”.

En el momento de presentada la solicitud de cancelación, el tercero interesado no estuvo en capacidad de demostrar un uso “real y efectivo” de la marca en cuestión, por lo que no resulta aceptable que, con fundamento en un hecho posterior, como lo fue el contrato celebrado con Itabsa pretenda demostrar el uso durante el período precedente a la fecha de la solicitud de cancelación.

Dado que el uso invocado por Philip Morris Products Inc. no puede considerarse como “efectivo y real”, con fuerza para enervar la acción de cancelación instaurada por la actora, la Sala procede ahora a analizar las causales de justificación del no uso invocadas por el tercero interesado.

V.4. Las causales de justificación del no uso de las marcas.

El artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula, como se ha dicho, la cancelación de la marca por no uso, así como las excepciones a la misma, en los siguientes términos:

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”.

La parte demandada y el tercero interesado han justificado el no uso de la marca Belmont durante el período precedente de los tres años a la presentación de la solicitud de cancelación, alegando la fuerza mayor, por cuanto el gobierno expidió un reglamento que trasladaba la importación de cigarrillos y puros, de la lista de licencia previa a la de prohibida importación, no permitiéndole así al titular de la marca importar los bienes por ella amparados.

Los productos cobijados por el registro número 54.551, correspondientes a la marca BELMONT en cuestión, son los siguientes: tabaco, cigarros, cigarrillos, rapé, artículos para fumadores tales como pipas, boquillas, papel de cigarrillos, fósforos, tabaqueras en general, yesqueros, encendedores automáticos y cigarreras de metal no precioso.

De acuerdo con la Resolución 5000 de 9 de marzo de 1995, uno de los actos acusados,

“La Resolución 29 del 17 de abril de 1984, expedida por el Incómex trasladó de la lista de licencia previa a la de prohibida importación los bienes con las posiciones arancelarias números 24.02.01.00; 24.02.02.01 y 24.02.02.02 correspondientes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, respectivamente, productos pertenecientes a la clase 34 internacional y los cuales ampara el registro impugnado. Tal restricción estuvo vigente hasta el 24 de julio de 1990, fecha en la cual el Incómex profirió la Resolución 21 mediante la cual trasladaba los mencionados bienes de la lista de prohibida importación a la de licencia previa.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la sociedad Philip Morris products Inc. tiene su domicilio en Richmond, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, dicha sociedad estuvo relevada de la obligación de uso en el territorio colombiano durante el período comprendido entre el 24 de julio de 1990 y el 17 de abril de 1988 en razón a (sic) que el ordenamiento interno de nuestro país le impedía importar los bienes que distingue su marca, vale decir, cigarrillos, los cuales están comprendidos en la clase 34 internacional”.

Estima la entidad en la contestación de la demanda que “... en virtud del carácter territorial del derecho de propiedad sobre las marcas, la obligación del uso se limitará al país dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de manera tal que bastaría demostrar la justa causa en el país donde se es titular del registro, para que la oficina nacional niegue la solicitud" de cancelación. De allí concluye, con fundamento en la Resolución 29 de 17 de abril de 1984, que el tercero interesado, durante el período que va entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, estuvo relevado de la obligación de uso de la marca Belmont, por justa causa. Como resulta evidente que entre el 2 de julio de 1993, fecha de presentación de la solicitud, y el 24 de julio de 1990, transcurrieron dos años, once meses y ocho días, no se configuró el período de no uso de los cinco años consecutivos precedentes, exigidos por la Decisión 313 y los tres años exigidos por la Decisión 344.

De su parte, el tercero interesado dice que “... la misma legislación andina asimila o considera como fuerza mayor las restricciones a las importaciones ...” Luego agrega: “... de una sana interpretación del artículo 108 de la Decisión 344 ... no sólo justificaría el no uso de una marca el que estén prohibidas o cerradas las importaciones al correspondiente país, sino que exista una ley o norma que limite o restrinja las importaciones. Como por ejemplo, una ley que sólo permita importar a ciertos lugares del país como a zonas francas o puertos libres o las cantidades que puedan ingresar por importación”. De esa forma, la restricción a las importaciones justificaría el no uso de una marca por ser éste un caso de fuerza mayor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que:

“... parece desprenderse que la demandada incluye entre las “restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”, no sólo el régimen de prohibida importación sino también el de “licencia previa” vigente antes del 17 de abril de 1984 (fecha de la Resolución 29) y restituida el 24 de julio de 1990 por la Resolución 21, ambas emitidas por el Incómex, interpretación que no se desprende de la inteligencia del artículo 108 (penúltimo párrafo), según el criterio de este tribunal”.

Después de distinguir entre la importación prohibida de manera absoluta de la prohibida importación de manera relativa, el tribunal agrega:“La anterior conceptuación excluye obviamente el régimen de licencia previa del de restricciones a las importaciones, que en el artículo 108 tiene efectos equivalentes a las eximentes derivadas del caso fortuito o de la fuerza mayor, ya que el primero supone por sí misma, importación y no prohibición de ésta.

Consecuentemente el juez nacional deberá determinar si las restricciones a las importaciones, calificadas conforme a los términos del artículo 108, estuvieron vigentes durante el lapso de los tres años previos a la iniciación del recurso de cancelación y si esas restricciones, de considerarse justificatorias para el no uso de la marca, se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano”.

De lo dicho por el tribunal, la Sala infiere que el régimen de licencia previa no pertenece al orden de las “restricciones a las importaciones”, pues no es esa la inteligencia del artículo 108, como sí pertenece a dicho orden el “régimen de prohibida importación”. En consecuencia, el concepto de restricción a las importaciones, como causal eximente del uso, sólo será aplicable durante la vigencia de la Resolución 29, esto es del 17 de abril de 1984 al 24 de julio de 1990. De manera que desde esta fecha en adelante desaparecería la causal invocada como justificación del no uso.

Como la solicitud de cancelación fue presentada el día 2 de julio 1993, los tres años precedentes de no uso como causal de cancelación, deben contarse hasta el 2 de julio de 1990, pues, como se ha visto, el término aplicable en el asunto sub judice es el de la Decisión 344. Resulta entonces que la causal de exención del no uso, durante el período que va del 2 al 24 de julio de 1990, estuvo vigente, pues los bienes que la Resolución 29 trasladó a la prohibida importación pasaron al régimen de licencia solamente el día 24 de julio de 1990. Esa situación podría conducir a pensar que la solicitud de cancelación fue prematura porque en el momento de su presentación no había transcurrido aún el término de tres años.

V.5. La importación de la mercancía a través de San Andrés y Providencia.

En cuanto a la posibilidad de que Philip Morris Inc. importara sus productos al territorio nacional, a través del puerto libre de San Andrés y Providencia, corresponde al juez nacional, según la interpretación judicial dada en este caso, determinar si dichas restricciones “... se encontraban vigentes en todo el territorio nacional”. Indica lo anterior que la restricción de las importaciones para que tuviera valor como causal justificante del no uso debía operar “en todo el territorio nacional”, pues en caso contrario, no tendría valor como justificación.

La normatividad vigente para la época indica que esas restricciones no operaban en todo el país, pues el territorio de San Andrés y Providencia, durante el período de la prohibición, estaba organizado como puerto libre, a donde los productores de bienes y, en particular, de cigarrillos, podían importar sus mercancías y de allí distribuirlas, dentro de los términos de ley, al territorio nacional. En efecto, la Ley 127 de 1959 creó el puerto libre de San Andrés y Providencia, cuya condición de tal se mantuvo durante el período de la prohibición y se conservó posteriormente, inclusive bajo el imperio de la Constitución Política de 1991 y Ley 47 de 1993.

Durante el período de la restricción, el tercero interesado realizó importaciones a través de dicho puerto, pero éstas no lo fueron en la medida de que pudieran ser calificadas como uso efectivo y real de la marca, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina y las normas comunitarias. En efecto, contrasta la cantidad de cigarrillos importados marca Marlboro que la misma empresa realizó al puerto libre de San Andrés, durante ese período, con las importaciones al mismo puerto de cigarrillos Belmont. No es aceptable, entonces, la defensa de Philip Morris en el sentido de que la importación de cigarrillos Belmont por la suma de US $26.50, hecha en mayo de 1988, represente uso efectivo y real de la marca, como lo expone en la defensa tercera su apoderado judicial.

Tampoco es aceptable el argumento expuesto en el mismo acápite, en el sentido de que la Resolución 29 de 1984 modifico la Ley 127 de 1959, pues aquélla es una norma de inferior jerarquía a ésta, que no puede tener el efecto de derogarla o reformarla. El hecho de que se hayan trasladado unos artículos de la lista de licencia previa al régimen de prohibida importación no significa, en manera alguna, que el régimen de puerto libre de San Andrés y Providencia haya sido derogado o modificado.

Por tanto, dada la existencia de esa posibilidad de importación de los cigarrillos Belmont, a través del puerto libre de San Andrés y Providencia, no se cumple el requisito exigido por el Tribunal de la Comunidad Andina para que se configure la causal de justificación consistente en que las restricciones a las importaciones “... se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano”.

V.6. El uso en un país comunitario.

No está demostrado en el expediente que Philip Morris Inc. haya usado la marca Belmont durante el período precedente a la solicitud de cancelación, “... en al menos uno de los países miembros ...” de la Comunidad Andina, por su titular o por el licenciatario de éste, pues el uso que invoca de la marca en el Ecuador no es de recibo, ya que si bien es cierto que Philip Morris solicitó el 5 de febrero de 1963 el registro de dicha marca en ese país, también lo es que ese registro fue cedido a la sociedad Tabacalera Andina S.A. Tanasa, y readquirido el 20 de mayo de 1994, cuando ya se había presentado la solicitud de cancelación, con fundamento en el no uso durante el período precedente. No puede, entonces, el tercero interesado hacer valer como uso de la marca, hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud de cancelación. Cosa diferente sería si dicha adquisición hubiese tenido ocurrencia durante el período de no uso alegado por la actora. Dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“... se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313 ... y que establece la Decisión 344, decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa”.

De manera que la prueba del uso para contrarrestar una acción de cancelación de un registro marcario se refiere al período precedente a la presentación de la solicitud, no a hechos posteriores, como es el uso derivado de la compra de un registro que tuvo lugar en fecha posterior a la presentación de la solicitud de cancelación.

V.7. Las otras causales de nulidad.

No considera necesario la Sala entrar al análisis de las otras causales de nulidad alegadas por la parte actora, como son las referidas al no uso de la marca respecto de los otros productos amparados por el registro y que no estaban cobijados por la prohibición de importación, ni tampoco el hecho de que no se haya demostrado la fuerza mayor como justificativa del no uso en los demás países de la Comunidad Andina, pues habiendo prosperado uno de los motivos de nulidad, como es la no justificación del no uso de la marca en Colombia, se tornaba innecesario el estudio de las otras causales invocadas en la demanda.

Debe, entonces, la Sala concluir que la causal de restricción a las importaciones, entendida como fuerza mayor, que pudiera justificar el no uso de la marca, no operó en el asunto sub judice, razón por la cual habrán de anularse los actos acusados y ordenarse el restablecimiento del derecho.

V.8. El restablecimiento del derecho.

Pretende la parte actora que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de marca número 54.551 correspondiente a la marca Belmont registrada por Philip Morris Incorporated y traspasada luego a Philip Morris Products Inc., así como la inscripción en cualquier y todo libro de inscripción, a lo cual se accederá, como consecuencia de las nulidades que se decretarán en la parte resolutiva.

En cuanto a la solicitud de restablecimiento de la actora “... en su derecho preferente para obtener en Colombia el registro de la marca Belmont en la clase 34, al tenor del artículo 111 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena” la Sala estima que será la entidad demandada quien procederá a dicho reconocimiento, si la solicitante cumple con los requisitos previstos en dicha norma, cuyo texto reza: “La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”, y se observen los demás requisitos de ley.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad de la Resolución 5000 de marzo 9 de 1995 de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución 852 de junio 21 de 1995 del superintendente delegado para la propiedad industrial de la misma superintendencia.

2. Como consecuencia de la declaratoria de las nulidades anteriores, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro de marca 54.551, correspondiente a la marca BELMONT registrada a nombre de Philip Morris Incorporated y traspasada posteriormente a Philip Morris Products Inc., así como de la inscripción de dicha marca en cualquier y todo libro de inscripciones u otro registro de marca que exista en la predicha superintendencia.

3. A título de restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta el derecho preferente que emana del artículo 111 de la Decisión 344 de 1993, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley en el trámite de la respectiva solicitud.

En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de agosto 17 de 2000. Expediente 3448. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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