•Sentencia 3449 de abril 22 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCA NOTORIA

PROTECCIÓN CON INDEPENDENCIA DE LA CLASE REGISTRADA

EXTRACTOS: «Los actos administrativos acusados negaron a la actora (*) el registro de la marca Ebel Spa para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, por cuanto consideraron que la misma era confundible con la marca Ebel, notoriamente conocida entre el público consumidor, cuyo titular es la sociedad Fabrique Ebel S.A., la cual se opuso a tal registro.

(*) La parte actora es la sociedad Ebel International Limited. ( N. del D.).

No cabe duda alguna que la marca Ebel registrada a favor de la sociedad Fabrique Ebel S.A, es idéntica a la que es objeto de la solicitud de la actora, en cuanto ésta contiene la expresión Ebel. Y el hecho de que se le haya agregado la expresión Spa no la convierte en suficientemente distintiva, pues la expresión Ebel no constituye un término genérico, al cual, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (hoy Tribunal de Justicia de Comunidad Andina), se le puede añadir un elemento para conferirle distintividad.

Además, resulta irrelevante que la marca objeto de la solicitud corresponda a una clase diferente de la marca respecto de la cual se compara, pues, el artículo 73, literal e, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente cuando se expidió la Resolución 35971 de 31 de diciembre de 1993, que sirvió de fundamento a los actos administrativos acusados, es claro en precisar que no podrán registrarse como marca aquellos signos que “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

De manera, pues, que el aspecto central de la controversia gira en torno de establecer si la marca Ebel cuyo titular es la sociedad Fabrique Ebel S.A., era o no notoriamente conocida entre el público consumidor.

En relación con la notoriedad el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 07-IP-97 rendida en este proceso, precisó lo siguiente:

“... En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse...

... No hay lugar al registro de marcas cuando las que se pretendan inscribir como tales, sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país en el que se solicita el registro o en el exterior, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior.

La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, y ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo de una solicitud de nulidad; o, de un procedimiento de oposición al registro de la marca, como sucede en el presente caso. Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, siempre sometida esa revisión administrativa a la posibilidad de control posterior, también jurisdiccional, de la alta autoridad judicial consultante...”. (Las subrayas y negrillas fuera de texto) (fls. 385 a 388).

En el caso sub examine el registro de la marca Ebel para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 fue solicitado por la actora el 13 de abril de 1987 (cuaderno anexo núm. 1)

Y la marca Ebel fue registrada a favor de la sociedad Fabrique Ebel S.A. en otros países, a saber: Brasil, Chile, Perú, EEUU, Canadá, Japón, Tailandia, Suecia, Reino Unido y Hong Kong, Alemania Occidental, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Egipto, España, Francia, Italia, Portugal, Lichtenstein y Mónaco, con anterioridad a la solicitud de registro controvertida (fls. 27 y 28 del cuaderno de anexos núm. 4).

Ahora, la notoriedad es el conocimiento generalizado que tiene el público consumidor acerca de una marca; dicho conocimiento generalmente se obtiene por la publicidad que de la misma se hace y suele manifestarse en el volumen de ventas que viene a ser como la aceptación que en el mercado tiene la respectiva marca por parte del público consumidor.

De tal manera que para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados.

En este caso, conforme se deduce de los documentos que obran en el cuaderno de anexos número 4, la marca Ebel, registrada en favor de la sociedad Fabrique Ebel S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca Ebel Spa por parte de la actora, era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial, como es el caso de Diners Club, Ambiente, Internacional Business Week, Vogue, Tennis Magazin, Golf Magazine, Scanorama, Avantgarde, Fairuz, Exclusief, Champions & Exploits, Al Majalla, Revue, Members, Le Figaro Magazine, Harpers Bazzar, y European Masters; y conforme a la certificación expedida por el contador juramentado de dicha sociedad, las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14, respecto de la cual se le concedió el registro en los países antes señalados), sobrepasa las 50.000 piezas por año.

Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad Fabrique Ebel S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados que lo tuvieron en cuenta se ajustaron a derecho.

Cabe resaltar que en la interpretación prejudicial rendida en este proceso el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina señaló unos criterios o pautas que pueden conducir a establecer similitud entre los productos y servicios protegidos por las marcas confrontadas, como el referente a “canales de comercialización” (fl. 386), esto es, que hay determinados bienes que se expenden en tiendas o almacenes especializados, lo cual permite establecer una conexión competitiva. Tal es el caso de los productos comprendidos en las clases 3ª y 14, pues, como lo afirma el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a que se trata de dos clases distintas, algunos de los productos de ambas clases, por ser de uso personal (perfumes y cosméticos en la clase 3ª y relojes en la clase 14), se venden en los mismos lugares (tiendas y boutiques) y ello hace que el público consumidor que allí se dirige sea inducido a error en cuanto a que los productos tienen un mismo origen o procedencia.

Los razonamientos anteriores conducen a desechar los cargos de violación 1º y 3º.

En cuanto a los cargos 2º y 4º para la Sala tampoco tienen vocación de prosperidad, ya que, de una parte, el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder otros registros marcarios en favor de la actora no haya observado causal de irregistrabilidad alguna no significa que tal causal no haya existido o que no pueda existir en el futuro; y, de la otra, en virtud de las resoluciones acusadas no se afectaron los registros a que se refiere la actora, pues los actos administrativos a través de las cuales se concedieron los mismos permanecen incólumes».

(Sentencia de abril 22 de 1999. Expediente 3449. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza).

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