Sentencia 3503 de agosto 13 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR MALA FE

NO SE APLICA A SOLICITUDES PRESENTADAS ANTES DEL AÑO 1994

EXTRACTOS: «El contenido del artículo 113, literal c numeral 1, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es como sigue:

“ART. 113.—La autoridad nacional competente podrá decretar de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (...).

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de esa marca u otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera”.

Las pautas fijadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la interpretación prejudicial de la norma comunitaria que la actora estima violada con el acto acusado, que esta Sala deberá tener en cuenta para adoptar la decisión a proferir, son las siguientes:

“La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial, a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el 1º de enero de 1994. Para asuntos anteriores a esa fecha la causal no puede aplicarse por inexistente. En consecuencia un registro marcarlo conferido bajo la Decisión 85, que aparentemente se enmarque en los supuestos de la Decisión 344, artículo 113, literal c.1, sería un acto conferido válidamente, a menos que la causal se encuentre consignada en tratados o convenios internacionales vigentes y aplicables para la fecha de solicitud o concesión del registro.

b) En el caso sub judice, se está solicitando la nulidad de una resolución administrativa emitida por la Oficina Nacional Competente en vigencia de la Decisión 344, esto es, la número 42815 de 25 de octubre de 1994.

c) Deberá establecerse si esa resolución es la continuación de los derechos marcarios conferidos con la Resolución 1361 de 3 de marzo de 1986 a la compañía Proandex o es un registro nuevo, independiente del anterior y por lo tanto sujeto a la regulación prevista en la Decisión 344.

d) El registro de la marca en el país del representante o distribuidor o licenciatario, para que opere la mala fe, obviamente debe producirse con posterioridad al inicio de las relaciones comerciales que nacen a raíz o consecuencia de un contrato debidamente suscrito por las partes. En tal virtud, se deberá analizar la existencia o no de tal contrato y la naturaleza del mismo. Si del análisis de esta documentación existente al momento de impugnarse el registro, no se desprende esa conexión o relación jurídica, no se cumpliría con uno de los requisitos para que opere la causal de nulidad consistente en la mala fe.

e) Es necesario, además, llegar a establecer si las relaciones comerciales entre dos empresas se originaron por la representación, la distribución o fue el fruto de un convenio estrictamente de la fabricación de productos vendidos sin marca, para que el tercero impregne a los productos con la suya.

f) El aspecto de la tolerancia enunciado en líneas precedentes, es otro punto que requiere ser tomado en cuenta para la resolución del tribunal consultante. Si el titular de la marca en el extranjero admitió el registro y uso de la marca en otro país por muchos años, y/o con base en ese registro admitió la relación comercial con el titular de la marca impugnada, no se configurarían los requisitos esenciales previstos en el literal c del artículo 113 de la Decisión 344 para la nulidad de un signo por mala fe. Podría establecerse una justificación del registro de la marca por el tercero.

g) De no comprobarse al momento de la impugnación de la marca registrada las relaciones comerciales que configuran la mala fe y que ya han sido enunciadas, el juez, con el criterio de equidad y los principios de la sana crítica, establecerá, en todo caso, si el registro de la nueva marca a nombre de un tercero no producirá confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de los signos.

h) En cuanto al nuevo registro de la marca Carolina por parte de Proandex, el sentenciador nacional tomará en cuenta lo dispuesto por este tribunal en el proceso 08-IP-96: “... la presentación de una nueva solicitud de registro sobre una misma marca podrá efectuarse una vez que haya caducado el registro marcario”.

i) El juez deberá analizar si en el contenido ejemplificativo del literal c del artículo 113 sobre mala fe queda incluido “entre otros” casos en los que el procedimiento utilizado para la obtención de un segundo registro puede significar esa voluntad de perjudicar a terceros y constituir actos de mala fe, o si con ese procedimiento se violan algunas de las disposiciones de la Decisión 344”.

Los hechos relevantes que se encuentran debidamente acreditados en el proceso, son los siguientes:

1. Mediante la Resolución Directorial 2426 de 5 de mayo de 1977 del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas, Itintec del Perú, se extendió, en favor de la demandante(*), el certificado de propiedad 7777 de renovación de la marca CAROLINA, para distinguir productos de la clase 29 del Decreto 755 de 1972, vigente hasta el 6 de mayo de 1981 (fl. 68).

2. Mediante Resolución Divisional 23925 de 19 de abril de 1983 de la División de Marcas de la Dirección de Propiedad Industrial y de Normas Técnicas de la República del Perú, Itintec, le fue expedido a la sociedad actora nuevamente el registro de la marca CAROLINA, cuya renovación vence el 19 de abril del año 2003 (fls. 69 y 70).

(*) La parte demandante es la sociedad consorcio Pesquero Carolina S.A. (N del D.).

3. Según consta en la Resolución 28097 de 29 de noviembre de 1993, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 186), el 16 de febrero de 1982 Proandex Ltda. solicitó el registro de la marca CAROLINA para distinguir productos de la clase 29 del Decreto 755 de 1972, habiéndole sido concedido dicho registro por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 1361 de 3 de marzo de 1986; de igual manera consta en la Resolución 28097 que Proandex Ltda. presentó el 3 de marzo de 1991 solicitud de renovación de la citada marca, a la cual se le concedió el número de radicación 337226, y que el 24 de agosto de 1993 el señor Helbert Choachí Peña, mediante apoderada, solicitó que se declarara la caducidad del registro de la marca CAROLINA, concedida en favor de Proandex Ltda., con fundamento en el artículo 33 del Decreto 755 de 1992.

4. Mediante Resolución 28097 de 29 de noviembre de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió no decretar la caducidad del registro de la marca CAROLINA en favor de Proandex Ltda. y le entregó a ésta, como título de marca, copia de la Resolución 1361 de 3 de marzo de 1986 (fl. 187).

5. La apoderada de Proandex Ltda., el 11 de mayo de 1993 (fl. 201), solicitó nuevamente el registro de la marca CAROLINA para distinguir productos de la clase 29, el cual le fue concedido mediante la Resolución 42815 de 25 de octubre de 1994, objeto de la demanda que ocupa a la Sala.

Frente a las pruebas indicadas, esta corporación, acatando lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia, procede, en primer lugar, a determinar si el acto acusado es la continuación de los derechos marcarios conferidos a Proandex Ltda. mediante la Resolución 1361 de 3 de marzo de 1986, o si por el contrario, aquél es un acto independiente.

Al respecto, para la Sala no queda duda alguna que son independientes los registros de la marca CAROLINA obtenidos por la sociedad Proandex Ltda. a través de las resoluciones 1361 de 3 de marzo de 1986 y 42815 de 25 de octubre de 1994.

En efecto, la primera solicitud fue presentada el 16 de febrero de 1982, radicada bajo el expediente administrativo 209090, y concluida mediante la Resolución 1361 de 3 de marzo de 1986, la cual otorgó a Proandex Ltda. el registro de la marca CAROLINA, para los productos comprendidos en la clase 29, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

Según lo expresa la Resolución 28097 de 29 de noviembre de 1993, la apoderada de Proandex Ltda. solicitó el 3 de marzo de 1991 la solicitud de renovación de la marca CAROLINA, a la cual se le concedió el número de radicación 337226. Mediante la citada resolución se resolvió no decretar la caducidad de la marca concedida en favor de Proandex Ltda. y se ordenó entregarle a ésta, como título de marca, copia de la Resolución 1361 de 3 de marzo de 1986.

De acuerdo con lo afirmado por la apoderada de Proandex Ltda., la Resolución 28097 de 29 de noviembre de 1993 “... fue objeto de los recursos de reposición y apelación ... y, por lo dilatado de los trámites administrativos, a la fecha no se ha producido decisión alguna, la que seguramente será favorable a los intereses de mi mandante. Sin embargo, ante la incertidumbre que siempre envolvió el antecitado asunto, y con el fin de mantener sus derechos marcarios a salvo, la Sociedad Promotores Andinos de Comercio Exterior Ltda., Proandex, decidió el día 11 del mes de mayo de 1993 solicitar nuevamente y por segunda vez el registro de su marca CAROLINA para distinguir los productos de la Clase 29 Int. trámite que se adelantó, esta vez sin ningún contratiempo, bajo el expediente Nº 386.219. Finalmente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 42815 del 25 de octubre de 1994, y entregó a la Sociedad Promotores Andinos de Comercio Exterior Ltda. Proandex el Título de Registro Nº 166.651, actos estos que son el objeto de la demanda de nulidad bajo el argumento de que fueron obtenidos de mala fe por parte de mi mandante”.

Fluye de lo anterior que la segunda solicitud llevada a cabo por Proandex Ltda. para registrar la marca CAROLINA es totalmente independiente de la primera solicitud, pues mediante aquélla no se solicitó la renovación de la marca, sino que se presentó una nueva solicitud tendiente a que se le otorgara el registro de la misma, registro que fue otorgado efectivamente a través de la resolución demandada.

Establecido que uno y otro registro son independientes, la Sala deberá entonces establecer si la conducta de Proandex Ltda. encuadra dentro de la causal contenida en el artículo 113, literal c, numeral 1 de la Decisión 344, esto es, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicita y obtiene el registro de esa marca o de otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

La segunda solicitud de registro de la marca CAROLINA para identificar los productos comprendidos en la Clase 29 del Decreto 755 de 1972, por parte de Proandex Ltda., se llevó a cabo el 11 de mayo de 1993, según consta en el timbre del sello de la Superintendencia de Industria y Comercio que obra a folio 201 del expediente, es decir, que la nueva solicitud se presentó cuando aún no había entrado en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, teniendo en cuenta lo conceptuado por el Tribunal Andino de Justicia en el asunto que ocupa la atención de la Sala, en el sentido de que “La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial, a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el 1º de enero de 1994. Para asuntos anteriores a esa fecha la causal no puede aplicarse por inexistente” (la negrilla no es del texto), es necesario concluir que la Resolución 42815 de 25 de octubre de 1994 no está afectada de nulidad por la causal invocada por la parte actora, esto es, por haber solicitado y obtenido el registro de la marca CAROLINA de mala fe.

En efecto, si bien el citado acto fue expedido bajo la vigencia de la Decisión 344, también lo es que cuando se solicitó el registro de esta segunda marca, se reitera, aún no había entrado en vigencia la citada decisión. En consecuencia, como lo que se castiga es la mala fe del peticionario en la solicitud y obtención del registro, al no haber estado erigida aquélla como causal de nulidad para el 11 de mayo de 1993, fecha de la segunda solicitud que dio como resultado el acto acusado, no puede aplicársele a la sociedad Proandex Ltda. la citada causal de mala fe a la que se refiere el literal c, numeral 1 del artículo 113 de la mencionada Decisión 344, norma que fue la única alegada como violada por la Sociedad Consorcio Pesquero Carolina S.A.

Finalmente, la Sala observa que si bien es cierto que el Tribunal de Justicia Andino señaló que de existir para la fecha de la solicitud o concesión del registro un tratado o convenio internacional que contemple la causal de mala fe, éste deberá ser aplicado si se encuentra vigente, también lo es que la parte actora no adujo tratado o convenio alguno que contemple dicha causal.

En consecuencia, el cargo no puede prosperar».

(Sentencia de agosto 13 de 1998. Expediente 3503 Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

____________________________________