Sentencia 3539 de noviembre 13 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

INCLUSIÓN DE FRASES PUBLICITARIAS GENÉRICAS O DESCRIPTIVAS

EXTRACTOS: «El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a, d, g y h de la Decisión 344 y del artículo 72 literales a, d, g y h de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretación que debe ser adoptada por esta corporación de conformidad con el artículo 31 del Tratado del Tribunal, concluyó:

“1. Para verificar dentro de un proceso de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido, corresponde acudir a la legislación conforme a la cual se otorgó el derecho, para dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales al amparo de esa normativa.

2. El signo mixto —apreciado en su conjunto y tomando en consideración el elemento (gráfico o denominativo) que tiene una mayor fuerza perceptiva— que goce de la suficiente capacidad para distinguir los productos de un empresario frente a los productos de los demás, podrá ser considerado como marca registrable, siempre que no se encuentre inmerso en alguna de las prohibiciones contempladas por la normativa comunitaria.

3. Los slogans y descripciones de los productos no son la parte esencial de la marca y tan solo operan como mecanismos de publicidad o información del producto. La parte esencial de la marca mixta es aquella que le otorga distintividad al producto.

4. Las descripciones y frases publicitarias incluidas en la marca mixta por el hecho de ser genéricas, descriptivas o informativas acerca de la calidad, origen o naturaleza del producto no impiden el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales; y que tales descripciones o informaciones evidentemente constituyan el objeto principal de la marca.

5. Las normas positivas internas de carácter imperativo y que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres no pueden ser desatendidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro.

6. Los países miembros deben garantizar a los comerciantes que sus relaciones mercantiles no se verán afectadas por distorsiones en la competencia, como las que se provocan cuando se utiliza publicidad engañosa”.

En primer término, la Sala observa que, tal y como lo expresaron el apoderado de Kraft General Foods Inc. Y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial solicitada dentro del presente proceso, la normatividad que debe ser examinada es aquélla bajo la cual se presentó la solicitud de registro correspondiente, solicitud que en el caso sub examine fue presentada bajo la vigencia de la decisión 313, razón por la cual esta corporación se referirá a dicha decisión, no obstante que las disposiciones de ésta que se demandan, están contenidas en los mismos términos en la Decisión 344.

(...).

Tal y como obra a folio 14 del expediente, la solicitud de registro de la marca controvertida fue presentada en los siguientes términos:

“Consistente en una etiqueta rectangular de fondo azul oscuro con sus bordes redondeados, en cuyo centro, dentro de un óvalo de fondo amarillo, aparecen las siguientes leyendas: en su parte superior, sobre fondo blanco con bordes rojos, superpuesta, la palabra Kraft escrita en letra característica de color negro, destacándose de la etiqueta. Debajo, en color rojo, la auténtica escrita en letra minúscula, excepto la L y la A inicial y debajo, en letra característica destacada, de color azul oscuro con borde blanco, se lee Mayonesa.

En la parte inferior de la etiqueta aparecen leyendas alusivas al producto. Todo de acuerdo con la muestra adjunta, siendo partes esenciales del registro tanto las leyendas Kraft La Auténtica Mayonesa como el diseño”.

Se tiene entonces que la marca cuyo registro es objeto de la presente acción de nulidad se constituye en una marca mixta, por cuanto está conformada de un elemento denominativo, esto es, Kraft La Auténtica Mayonesa y de un elemento gráfico, cual es la etiqueta rectangular arriba descrita.

Por lo tanto, como bien lo afirmó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe procederse por esta corporación a establecer cuál es el término o conjunto de términos claves o esenciales en la integridad de la denominación que otorgan al signo la característica de la distintividad, requisito del que, a juicio de la parte actora, carece la marca controvertida.

En el caso que ocupa a la Sala, el elemento denominativo está compuesto por el término Kraft y las palabras La Auténtica Mayonesa, éstas últimas indicativas de la calidad y el producto en sí mismo considerado, que constituyen por lo tanto una descripción del producto y que no son parte esencial de la marca, pues sólo operan como mecanismos de publicidad o información al público, lo que trae como consecuencia que la exclusividad de la marca no se extienda a aquéllas, razón por la cual, pueden ser autorizadas para ser incluidas como un elemento más de la marca mixta, sin que ello obste para que otros productores puedan solicitar el registro de dichas frases.

Sobre el particular, dijo el Tribunal Andino:

“Empero, la expresión La Auténtica Mayonesa por el hecho de ser registrable, no genera al titular de la marca derechos y prerrogativas propias de su concesión y en consecuencia, otro interesado podrá de ordinario utilizarlas para registrar una nueva marca, claro está, como complemento a su contenido esencial siempre y cuando pueda ser diferenciada. A modo de ejemplo: una empresa podría utilizar como marca el signo Ocaso, La Auténtica Mayonesa, pues la exclusividad de la empresa Kraft General Foods no se predica respecto de la citada expresión aislada de los demás elementos que la componen”.

Visto lo anterior, concluye la Sala que el elemento denominativo esencial en la marca Kraft La Auténtica Mayonesa es el signo Kraft, lo que significa que dicha marca sí es distintiva, haciéndose la salvedad de que la frase publicitaria La Auténtica Mayonesa puede ser objeto de un nuevo registro como complemento a un signo esencial que la distinga de la marca que aquí es objeto de discusión.

En consecuencia, el registro en cuestión no violó los literales a y d del artículo 72 de la Decisión 313, razón por la cual se despachan desfavorablemente el primero y segundo cargos, que hacen relación a la ausencia de distintividad y a la exclusividad de la expresión La Auténtica Mayonesa, la cual, como ya se dejó dicho no es exclusiva de la sociedad demandante, pues sólo lo es el signo Kraft».

(Sentencia de noviembre 13 de 1997. Expediente 3539. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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