Sentencia 3555 de agosto 20 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

SIMILITUDES ENTRE SIGNOS QUE NO IMPIDEN EL REGISTRO

EXTRACTOS: «El tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en respuesta a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la actora estima violadas con los actos acusados concluyó:

“1. Para que un signo pueda ser registrable se requiere que sea, además de preceptible y susceptible de representación gráfica, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas solicitadas prioritariamente para registro.

2. La norma comunitaria a efectos de proteger contra la confusión, dispone la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derechos de terceros, sean idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios o para productos o servicios en que el uso de la marca pueda inducir a error.

3. Cuando por la naturaleza de los productos o servicios, el uso, su aplicación práctica y su normal utilización es de manera tal que se destinan a finalidades evidentemente distintas, desaparece la posibilidad de error por lo que la similitud de marcas no constituye impedimento de registro, pudiendo entonces coexistir en el mercado.

4. La identidad o similitud de un signo marcario con un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de uno de los países miembros, es irregistrable si es que dadas las circunstancias que debe apreciar la oficina nacional competente dicha similitud pudiera inducir al público a error; caso contrario, el signo puede ser registrado como marca.

5. La notoriedad de una marca es un hecho que si se alega debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de carga probatoria ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo el proceso de oposición o de observaciones al registro de nulidad o de nulidad del mismo.

6. Los artículos 93 a 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena abren la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca solicitada, para lo que se requiere demostrar que se tiene un interés legítimo.

7. El principio de la especialidad de la marca está contenido de modo de evitar que con un solo signo se pueda monopolizar todos los productos; y su efecto es que se puede proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes”.

Con base en los criterios anteriormente transcritos, los cuales deben ser acogidos por esta corporación, la Sala procede a establecer, como lo dispuesto el Tribunal Andino, si la parte actora tenía interés legítimo para ponerse al registro de la marca cuestionada, concluyendo que sin lugar a dudas la sociedad demandante sí tenía dicho interés, dado que la marca VODKA BALALAIKA tiene en común con la marca registrada por Confecciones BALALAIKA Limitada la expresión BALALAIKA, razón por la cual deben estudiarse los cargos esgrimidos contra los actos acusados, con el fin de determinar si aquélla podía o no ser objeto de registro.

Frente al primer cargo: Sostiene la parte actora que el signo VODKA BALALAIKA no es idóneo para distinguir los productos de la clase 33, de los productos fabricantes y comercializados por aquélla, identificados con la marca BALALAIKA, razón por la cual, a su juicio, se viola el artículo 81 de la Decisión 344, el cual prescribe:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los servicios idénticos o similares de otra persona”.

Sobre el particular, la Sala advierte que los productos que ampara la marca en cuestión, fabricados y comercializados por la sociedad actora pertenecen, como ella misma lo afirma, a las clases 24 y 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, cuales son tejidos, colchas, tapetes, y artículos textiles no incluidos en otras clases, y vestidos, botas zapatos y zapatillas, en tanto que los productos del artículo 2º ibídem, clase 33, comprenden vinos, espirituosos y licores.

Así las cosas, considera la Sala que la marca VODKA BALALAIKA sí tiene la capacidad suficiente para que el público consumidor distinga los productos fabricados por una y otra sociedad, máxime cuando en la marca controvertida existe un signo adicional, esto es VODKA, el cual perfectamente transmite la idea de que el producto aquí amparado es un licor, el cual es sustancialmente diferente de los productos que ampara la marca registrada por la sociedad demandante, como ya se vio.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Frente al segundo cargo: Considera la sociedad BALALAIKA que fueron desconocidos los artículos 83 literal a y 93 y 95 de la Decisión 344, que rezan:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ...”.

“ART. 93.—Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado”.

“ART. 95.—Una vez admitida a trámite la observaciones y no incurrieron ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este capítulo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Frente a los artículos 93 y 95 arriba transcritos, considera la Sala que no fueron violados por la entidad demandada y que, antes por el contrario, fueron aplicados por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues la demandante tuvo la oportunidad de presentar las observaciones al registro de la marca controvertida, las cuales fueron precisamente decididas a través de los actos impugnados, sin que el hecho de que hayan sido resueltas en forma desfavorable, signifique que fueron vulnerados dichos preceptos.

En efecto, el artículo 83, literal a, ibídem, contempla dos posibilidades: la primera que se pretenda registrar una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, posibilidad dentro de la cual no se encuentra la situación fáctica de este proceso, pues, como ya se dijo, los productos que amparan las marcas VODKA BALALAIKA y BALALAIKA son disímiles, a más de que pertenecen a diferentes clases.

Sobre dicho aspecto, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en el concepto aquí rendido: “... para que se produzca la confusión se requiere que simultáneamente los dos signos y productos sean idénticos o similares, con independencia de la clase, de donde se deduce que si los signos son idénticos o similares pero los productos no lo son, la confusión no tiene lugar” (el resaltado no es del texto).

La segunda posibilidad es que se pretenda registrar una marca para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error, posibilidad que tampoco se presenta en la demanda que ocupa la atención de la Sala, pues si bien la expresión BALALAIKA es idéntica en ambas, marcas, también lo es que la aquí controvertida contiene un signo adicional, esto es, VODKA, lo cual, a juicio de esta corporación impide que se induzca al público en error, en la medida de que dicho público puede identificar perfectamente los productos amparados por una y otra marca.

Por lo expuesto, el cargo es desestimado.

Frente al tercer cargo: Según la empresa demandante los actos acusados infringieron el literal b del artículo 83 de la Decisión 344, en armonía con el artículo 603 del C. de Comercio, cuyo contenido es como sigue:

“ART. 603.—Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Por su parte, el literal b del artículo 83 no permite el registro de una marca, cuando ésta sea idéntica o semejante a un nombre comercial protegido, siempre y cuando se induzca al público en error. Dispone la norma en cuestión:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error ...”.

Para despachar desfavorablemente este cargo basta a la Sala afirmar que de acuerdo con lo expresado con lo expresado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, si las autoridades “... llegaran a considerar que no es posible la confusión entre los licores y las confecciones que tienen respectivamente distinta clase de consumidores, la identidad del signo BALALAIKA no resultaría impedimento para ser usado como registro de marca amparando distinta clase de productos según el nomenclator”, cuestión precisamente que consideró esta corporación al estudiar el primer cargo, concluyendo que no se induce un error al público consumidor, en la medida que la marca aquí cuestionada claramente indica que el producto amparado es un licor, producto que para nada se identifica con los productos amparados con la expresión BALALAIKA por parte de la actora.

Adicionalmente, la Sala encuentra que el artículo 603 del Código de Comercio tampoco fue vulnerado, dado que al haberse determinado que la marca VODKA BALALAIKA no induce al público un error, la sociedad Juanbe S.A. bien podía obtener el registro de la citada marca, como en efecto lo hizo, sin que ello conlleve el desconocimiento de los derechos adquiridos por la demandante sobre el nombre comercial BALALAIKA.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Frente el cuarto cargo: En éste afirma el apoderado de Confecciones Balalaika Limitada que se violó el literal d del artículo 83 de la Decisión 344, pues la expresión VODKA BALALAIKA constituye una reproducción total del nombre BALALAIKA, signo de propiedad industrial notoriamente conocido en el territorio nacional y en el comercio subregional.

Prescribe la norma comunitaria:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ...”.

Al respecto, estima la Sala que además de que las dos marcas registradas son diferentes BALALAIKA Y VODKA BALALAIKA), en los antecedentes administrativos enviados a este proceso no se encuentra que la demandante haya probado en la vía gubernativa la calidad de notorio del signo BALALAIKA, carga probatoria que le correspondía a aquélla, según lo puntualizó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Además, para la Sala no existe evidencia sobre el suficiente y generalizado conocimiento de la citada marca.

En consecuencia, se desestima el cargo.

Frente al quinto cargo: En este afirma la parte actora que la marca VODKA BALALAIKA es idéntica a las marcas BALALAKA (nominativa y etiqueta), notoriamente conocidas en el exterior, lo cual conduce a confusión entre aquélla y éstas, violando por lo tanto el literal e del artículo 83 de la Decisión 344, cuyo contenido es el siguiente:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

Para desestimar el cargo la Sala reitera los argumentos expuestos en el cargo anteriormente estudiado, en el sentido de que no basta afirmar que una marca es notaria en el exterior, sino que a quien hace dicha aseveración le corresponde probarlo, cuestión que en manera alguna hizo la demandante.

Por lo anterior, no prospera el cargo».

(Sentencia de agosto 20 de 1998. Expediente 3555 Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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