Sentencia 3631 de agosto 19 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONFUSIÓN ENTRE MARCAS

UTILIZACIÓN DE PREFIJOS DE USO COMÚN

EXTRACTOS: «El concepto de violación de las normas arriba citadas que formula la parte actora se orienta fundamentalmente en el sentido de considerar que la marca PINTUBLER es confundible con las marcas PINTUFLEX y PINTUCO, de donde concluye que dicha marca era irregistrable.

(...)

V.3.5. La confusión de las marcas. El punto central de los cargos radica en la presunta confusión de los signos registrados, esto es, de las marcas PINTUBLER, pintuflex y pintuco, la cual puede presentarse en los campos visual, auditivo e ideológico, generadas por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

De acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal de la Comunidad Andina, la similitud ideológica se da entre signos que evocan la misma o similares ideas, de modo que puedan ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, si evocan la misma o similar idea.

La similitud ortográfica, agrega el tribunal, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en las cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria.

En cuanto a la similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar, determinada por la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros, teniendo en cuenta naturalmente las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe realmente la posibilidad de confusión.

De otra parte, los criterios generales que sirven de instrumentos a los órganos de control, con miras a establecer posibles similitudes, son los de cotejo de conjunto de las marcas que se comparan, cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos y relevancia de las semejanzas más que de las diferencias, así como que en la comparación de marcas denominativas con mixtas, respecto de lo cual el Tribunal de la Comunidad Andina, retomando la sentencia de interpretación prejudicial 04-lP-94 del 7 de agosto de 1995, caso eden for man etiqueta, dijo:

“La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación”.

En el mismo orden de ideas, en relación con los prefijos de uso común, el Tribunal observa que

“Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederles un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.

La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permite diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada. En consecuencia, en el presente caso el juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo pintu, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado”.

La Sala observa que las tres marcas en cuestión se caracterizan por tener un prefijo en común, como es la expresión “PINTU”, que se refiere a la idea pintura, entendida ésta como las diferentes formas de expresión del color. Ese prefijo tiene una naturaleza genérica y sirve para indicar algunos de los productos comprendidos en el artículo 2º del Decreto 757 de 1972, por lo cual resulta inapropiable por los oferentes de dichos productos.

Debe entonces la Sala limitarse a establecer si los sufijos de las marcas involucradas en este proceso tienen o no la suficiente distintividad como para que puedan coexistir en el mercado, lo que hace en los términos siguientes: El sufijo “buler” de la marca cuestionada nada tiene que ver en materia de similitudes con el sufijo “co”, de la marca pintuco, ni por las letras, ni por las sílabas, ni por la extensión de éstas, ni por el sonido de las mismas, que puedan causar confusión visual, fonética u ortográfica; tampoco observa la Sala que el sufijo “flex”, de la marca pintuflex, utilizando los mismos criterios arriba mencionados, dé lugar a confusión con el predicho sufijo “bler”. En consecuencia, el cargo de “confundibilidad” alegado por la actora como causa de irregistrabilidad de la marca “ PINTUBLER ” carece de fundamento.

En consecuencia, dadas las anteriores consideraciones, se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de agosto 19 de 1999. Expediente 3631. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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