Sentencia 3701 de mayo 28 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

COMPARACIÓN DE SIGNOS EXPRESADOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS

EXTRACTOS: «Irregistrabilidad de la marca US TOP. A juicio de la sociedad demandante la marca US TOP (nominativa), dada su identidad o semejanza con la marca STOP (mixta), se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83 literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es del siguiente tenor:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Por tanto, el examen del cargo ha de centrarse en establecer si entre las marcas cuyo registro se pide anular, US TOP (nominativa), y la que se dice registrada con anterioridad, STOP (mixta), existe semejanza con capacidad para inducir al público a error, y si por ello es irregistrable la marca US TOP.

A este propósito y en orden a determinar la posibilidad de confusión y la similitud o semejanza de los signos en conflicto, se adoptarán los criterios y reglas dados en la interpretación prejudicial que, por iniciativa de la Sala, se obtuvo del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, acerca de las normas de dicho acuerdo invocadas en los cargos, producida el 27 de abril de 1998 dentro del PROCESO 28 - IP - 97, que obra a los folios 477 a 500 del plenario.

Al comparar las marcas aludidas lo primero que se observa, dadas sus características, es el carácter denominativo del signo US TOP, en cuanto utiliza signos acústicos y está formado por letras que integran un conjunto pronunciable, frente a la condición de mixta que ostenta la marca STOP, pues está constituida por un elemento denominativo, una palabra, y un elemento gráfico.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena precisa que “el signo STOP (etiqueta) es una marca mixta”, en donde “por lo general el elemento predominante es el denominativo, pues las palabras son la forma usual de solicitar las marcas y los productos”. Para la confrontación de este tipo de marcas, se remite a lo analizado por el mismo tribunal en la sentencia dictada en el proceso 4 - IP - 91, de 16 de diciembre de 1991, donde dijo: “Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor al señalar el producto...”.

Agregó que “se debe analizar qué es lo más característico de la marca, qué es lo que produce impacto en la mente del consumidor porque es ahí donde está el riesgo de confusión”, en apoyo de lo cual y “para llegar a determinar si la confusión existe” cita la recomendación de Fernández Novoa (“Fundamento de Derecho de Marcas”, pág. 240) que dice: “Hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y que por lo mismo determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Con el anterior derrotero, y sólo frente al elemento denominativo, la Sala no encuentra que entre los signos o expresiones STOP y US TOP exista posibilidad de contusión en los usuarios, atendiendo a la primera regla de comparación dada por el Tribunal Andino, según la cual “la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”. Puesto que siendo ambas palabras de origen extranjero, la primera, STOP, despierta automáticamente la impresión de “pare”, “deténgase”, que es su traducción del inglés, con amplia difusión en nuestro medio, y que evoca la respectiva señal de tránsito o las luces traseras de prevención de los vehículos automotores. La segunda, US TOP, por su parte, conformada por dos palabras, aunque los signos no deben ser objeto de desmembración o análisis fragmentado, sugiere por el morfema inicial, US, la idea de un país muy conocido por su sigla (Estados Unidos) y con la otra, el tope, lo más alto, también de amplia utilización en nuestro medio. Podría afirmarse que ésta es una interpretación que exige cierta cultura, mas no puede olvidarse que las marcas que apelan a idiomas extranjeros son más asimilables por los consumidores de clase media, hacia quienes se dirige el producto, los cuales proceden con mayor diligencia al escogerlo; y que el juzgador “para desentrañar la confundibilidad o no de signos enfrentados, deberá acogerse a las reglas dadas por la doctrina que ha repetido este tribunal en varias sentencias de interpretación prejudicial, primando en todo caso la subjetividad del juzgador, en base (sic) no de un criterio absoluto o arbitrario, sino con fundamento en las antedichas reglas” (destaca la Sala).

No obstante que ambas marcas tienen como objeto la distinción de productos de la clase 24, la comparación de dichas dos marcas, siguiendo las reglas dadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, conduce a la Sala a reforzar su conclusión de que ellas no son confundibles entre sí. Tales reglas están contenidas en las reiteradas interpretaciones prejudiciales hechas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre el punto y que el mismo resume acudiendo a una sentencia del Tribunal Supremo Español, Tercera Sala, Sección 1ª de 18 de julio de 1996, así: “El riesgo de confusión resulta de la semejanza fonética entre los signos distintivos confrontados que puede originar error o confusión en el mercado”.

En el plano fonético no advierte la Sala tal posibilidad de confusión, si se tiene en cuenta que: a) Las dos marcas sólo tienen una vocal idéntica, la O, que no está ubicada en el mismo orden. Mientras en la marca STOP está situada en el tercer lugar, en la expresión US TOP, lo estaría en el cuarto si las dos palabras se tomaran como una sola. Además, ésta última contiene una vocal diferente, la U, no presente en la marca STOP; y b) que no hay coincidencia, antes bien existe disparidad de las sílabas que encabezan las dos denominaciones. En la marca US TOP la primera sílaba es US, incluso independiente del resto de la expresión; en la marca STOP, sólo hay una sílaba, un sólo golpe de voz.

Tampoco hay lugar a la confusión auditiva, por la posibilidad de una percepción sonora similar por parte del consumidor respecto de la forma como se expresan una y otra marca; ni a la confusión visual, desde luego que una de las dos marcas se conforma de dos palabras, mientras la otra sólo de una que, además, va acompañada de un elemento gráfico; y mucho menos la ortográfica.

En estas condiciones la Sala no encuentra demostrada la causal de irregistrabilidad que se predica en el cargo».

(Sentencia de mayo 28 de 1998. Expediente 3701. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El artículo 81 de la Decisión 344 exige como requisito para registrar un signo como marca los de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. De manera que cuando exista una semejanza entre signos y productos que pueda llevar a la confusión marcaria o a la similitud confusionista, el signo no podrá registrarse porque el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que causen una confusión actual o consumada o una posible confusión en el futuro por el uso de los signos. Agrega el tribunal: “La primera y esencial regla para determinar la confusión, es la del examen en conjunto de los signos, analizados sucesivamente y no en forma simultánea, a fin de que el consumidor obtenga una visión general del signo que es la que queda impresa en su memoria”.

El problema planteado en el caso sub examine consiste en saber si entre los signos US TOP y STOP puede presentarse confundibilidad que conduzca a error. Se trata en este caso de una marca denominativa (US STOP) y de una marca mixta (STOP`(ETIQUETA). Sobre esta última marca considera el tribunal “...que por lo general el elemento predominante es el denominativo, pues las palabras son la forma usual de solicitar las marcas y los productos. Si entre el elemento denominativo propiamente tal de una marca y la parte denominativa de la marca mixta, existe similitud fonética, y el componente gráfico de la marca mixta no es relevante para establecer la distintividad entre ellas, el riesgo de confusión impedirá el registro de cualquier marca denominativa que se le asemeje”.

Dado que la comparación debe versar fundamentalmente entre el elemento denominativo de una marca y el elemento denominativo de la marca mixta cuando éste es predominante, por no ser relevante el componente gráfico, habrá de tenerse en cuenta entonces el elemento fonético, que en el caso sub examine no sirve para distinguir sino más bien para confundir, pues se trata de expresiones del idioma inglés que para un público hispanoparlante tiene sonido similar, además de la similitud en su estructura gráfica de las marcas, lo que ciertamente puede conducir a los consumidores a error. Por esta razón, ha debido anularse el acto acusado y restablecerse así los derechos de la parte demandante».

Manuel S. Urueta Ayola».

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