Sentencia 3971 de mayo 7 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

SEMEJANZA ENTRE UN SIGNO Y UN NOMBRE COMERCIAL

EXTRACTOS: «La primera censura que le endilga la actora al acto administrativo acusado es la de ser violatorio de los artículos 73, literal b, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 603 y 605 del Código de Comercio, porque la marca MANOLITA, objeto del registro, se asemeja al nombre comercial MANUELITA de propiedad de la actora, el cual se encontraba debidamente protegido con anterioridad a la época en que se solicitó y concedió aquélla, nombre comercial que adquirió la demandante desde el 25 de noviembre de 1947, esto es, cuando se constituyó como sociedad.

En relación con el alcance de la disposición comunitaria antes mencionada y con el nombre comercial y su protección, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial 20-IP-97 rendida en este proceso precisó, en lo pertinente, lo siguiente:

“...Si la legislación interna de un país miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso (...).

El literal b del artículo 73 de la Decisión 313, al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, relievando la importancia que para este distintivo tienen las normas internas.

El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 73, literal b de la Decisión 313, debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente ha de regir...”. (fls. 211 y 212).

De los apartes que han quedado transcritos la Sala deduce lo siguiente:

El literal b del artículo 73, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invocó como transgredido por el acto administrativo acusado, prohíbe registrar como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros. Es decir, que los países miembros son los que prevén el mecanismo de protección del nombre comercial.

En este caso, al acudir a la legislación interna colombiana se tiene que el artículo 603 del Código de Comercio, prevé que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro y que no obstante se puede solicitar su depósito.

El inciso 2º del artículo 605 ibídem, por su parte, prevé: “se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

En el caso sub examine la actora solicitó el 26 de junio de 1986 el depósito del nombre comercial MANUELITA ante la división de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio “para distinguir al empresario como tal, es decir, a la sociedad MANUELITA S.A., en todos los asuntos propios de su objeto social, relacionados con todos los productos de la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972...” (fl. 19 del cuaderno de antecedentes administrativos anexo núm. 2º). Es decir, que conforme al inciso 2º del artículo 605 del Código de Comercio, se presume que la depositante empezó a usar el nombre desde ese día y que desde esta fecha dicha entidad pública tuvo conocimiento del uso del mismo por parte de la actora.

Conforme obra a folio 33 del cuaderno de antecedentes administrativos anexo número 2, contentivo de los antecedentes administrativos del acto administrativo acusado, el señor Pedro Samaniego Cely solicitó el registro de la marca MANOLITA el 24 de noviembre de 1986, esto es, con posterioridad a la solicitud del depósito del nombre comercial por parte de la actora.

En el presente caso resulta irrelevante que la actora no hubiera formulado observaciones a la solicitud de registro de la marca MANOLITA, pues con anterioridad a esta solicitud cursaba otra relativa al depósito de su nombre comercial, de la cual debía tener conocimiento la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ante ella se presentaron ambas solicitudes.

Asunto diferente se presenta cuando con anterioridad a la solicitud del registro de determinado signo no le antecede otro registro u otra solicitud de la cual pueda predicarse semejanza o similitud en el signo y además no se presentan observaciones, pues, como se precisó en las sentencias del 23 de mayo de 1991 (exp. Nº 417, actor creaciones zeppelin Ltda., Consejero Ponente Miguel González Rodríguez); y el 17 de marzo de 1995 (exp. Nº 2988, actora sociedad alimentos congelados Alcatraz Ltda., Consejero Ponente Libardo Rodríguez), en esas circunstancias la administración no está en condiciones de saber la existencia de las marcas similares y por lo mismo no puede violar la ley.

Ahora, conforme se advierte en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, en MANUELITA Y MANOLITA existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales (fls. 213, 214), como quiera que se presenta igualdad en las letras número de sílabas, posición y ubicación de las vocales y consonantes, entonación o acentuación de las mismas; similitud al sentido del oído, donde únicamente con una pronunciación acentuada podría diferenciarse el diptongo “NUE” del vocablo “NO”; y semejanza en los términos confrontados en torno del diminutivo del nombre MANUELA, generando así en el consumidor la misma idea respecto de la representación del nombre de una mujer.

Lo anterior pone de manifiesto que evidentemente se transgredieron por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 73 literal b, de la decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 603 y 605, inciso 2º del Código de Comercio, ya que el signo MANOLITA no puede coexistir en el mercado con el nombre comercial MANUELITA, porque dada su similitud en los aspectos antes anotados puede inducir al público en confusión sobre los productos y la actividad empresarial que el nombre protege, amén de que ambas expresiones están dirigidas a productos amparados en la misma clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972».

(Sentencia de mayo 7 de 1998. Expediente 3971. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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