Sentencia 3973 de febrero 3 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCA NOTORIA

PROTECCIÓN ESPECIAL

EXTRACTOS: «Pasando al fondo del asunto, la Sala observa que los cargos carecen de sustento, toda vez que si bien ese cierto que el acto administrativo acusado se profirió estando aún pendiente de resolver la solicitud de registro de la marca LORD PARK denominativa, para distinguir productos de la clase 33, lo cual, si se dejaran de lado otras consideraciones fácticas y normativas, en principio, le daría derecho a su pretendida prelación, se encuentra contrarrestado, en primer lugar, por el hecho de que la marca OLD PARR (mixta), cuya solicitud de registro fue atendida favorablemente mediante el acto acusado es, según las pruebas arrimadas al proceso, una marca notoria, amén de que la peticionaria era ya titular de la marca denominada OLD PARR, para productos de la misma clase, incluso con anterioridad a la fecha en que la accionante introdujo su solicitud del registro de la marca LORD PARK; tanto es así que, debido a ello, la administración le negó el registro de ésta, en consideración a la oposición que la titular de aquélla le planteó en el trámite respectivo.

En relación con la primera de las circunstancias planteadas, ha de atenderse a los lineamientos jurisprudenciales dados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, sobre la notoriedad de la marca y la protección de la misma, a propósito de la interpretación prejudicial del artículo 83, literal d, de la Decisión 344, a saber:

“... son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad. En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son.

El artículo 83, literal d de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido “En el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Al glosar el contenido y alcance de la calidad de la marca notoria de un signo distintivo, el tribunal ha sostenido que:

“Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria”.

La protección jurídica que se brinda por la legislación comunitaria a las marcas notorias es especial y mucho más amplia que la que se otorga a las que no lo son. En efecto, una marca común está protegida, por lo general, dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado; al paso que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.

Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria”.

A la Sala no le cabe duda alguna de que la marca OLD PARR (mixta), cuyo registro se otorgó mediante el acto acusado, es una marca notoria, tanto en su parte nominativa o expresiva como en su parte gráfica, que para el caso está compuesto por la botella de forma semicuadrada que se describe en la solicitud, a cuyo modelo adjunto a la misma se remite la resolución demandada.

Su notoriedad se debe precisamente a la amplia difusión que ha tenido tanto internacionalmente como en el país en un determinado grupo de consumidores. Es conocida ampliamente y desde vieja data por la mayoría de los consumidores de los productos de la clase 33, debido a su profusa y añeja difusión publicitaria y a su intenso uso en un sector de dicho grupo de consumidores.

Demostrativo de ello es el abundante acervo probatorio que se arrimó al proceso, compuesto por certificaciones sobre la comercialización del mismo, provenientes de, entre otras, de las cadenas de almacenes Éxito, Cadenalco y Carulla, sobre la antigüedad y los volúmenes de mercadeo del whisky con la marca OLD PARR, así como por publicaciones de reconocido prestigio en el sector social que suele consumir el producto distinguido por la marca en cuestión, como Diners, Clase Empresarial, Dinero y Cromos, en las que se difunde publicitariamente dicha marca, con las cuales, según se dijo, coinciden los dos testimonios recibidos en el plenario, los cuales le merecen credibilidad a la Sala, por las razones antes dichas.

El señor Hernando Herrera Beltrán, manifiesta que la marca OLD PARR en Colombia es competencia de las marcas manejadas por la compañía para la cual trabaja, las cuales son Jhonie Walker y Buchanas, y que conoce el whisky marca OLD PARR, desde su juventud (el expositor dice tener 55 años) y posteriormente porque vivió en Inglaterra, donde es un producto bandera dentro de los whiskys escoceses, y que la persona que originó el nombre está enterrada en la basílica de Westmister, donde sepultan todos los personajes del Reino Unido. Así mismo, que el envase, cuyas características describió en detalle, se viene utilizando desde 1871, fecha en que los hermanos Greenlees sacaron el producto al mercado. Desconoce desde cuando se vende dicho producto en Colombia (fls. 512 y 513).

El señor John Donald Philips, a su turno, informa que el mentado producto se distribuye en Colombia desde hace 30 o 40 años, y que tiene renombre en algunas áreas de este país, como es el departamento del Cesar, donde aún la ciudad de Valledupar se llama Valle de Old Parr. Se vende en muchos otros países, siendo de su conocimiento Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, en el Reino Unido y México. En estos países los ha visto y los ha consumido. También en países del Medio Oriente, como Japón, donde es conocido como la marca del primer emperador; en los cuales se vende con la misma presentación y envase (fl. 519).

Por consiguiente, la marca OLD PARR (mixta), aun desde antes de su registro, goza de especial protección en el derecho comunitario, de forma que prevalece sobre marcas que guarden semejanza con ella o que se le opongan y que no tengan igual entidad, más si no se hallan registradas, como es el caso de la marca LORD PARK».

(Sentencia de febrero 3 de 2000. Expediente 3973. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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