Sentencia 4018 de diciembre 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

IMITACIÓN DE PRESTACIONES MERCANTILES

Casos que no constituyen competencia desleal.

EXTRACTOS: «Decídese el recurso de casación interpuesto por la sociedad demandante Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Ltda. “Eduardoño”, contra la sentencia pronunciada el 28 de septiembre de 1999 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, dentro del proceso ordinario seguido por aquella contra Nicolás Bolívar Guerrero Estupiñán.

Antecedentes

1. En demanda presentada el 7 de octubre de 1994 y aprehendida para su conocimiento por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, impetró la sociedad accionante que se declarase que su demandado incurrió en competencia desleal al producir y comercializar en el mercado nacional botes acuáticos “copiados de los modelos de Eduardoño” y que, en consecuencia, se le condenara a repararle a esta los perjuicios materiales y morales sufridos, estimados en $ 40.000.000 (daño emergente y lucro cesante), o la mayor o menor cantidad que en el plenario se demostrare, así como a la destrucción de los elementos empleados por el demandado para la producción de las lanchas, que este deberá efectuar dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o que, en su defecto, se facultara a la actora para que le fueran entregados por quien los tuviera en su poder. Pidió, además, que se conminara al accionado para que bajo el apremio de multas sucesivas de $ 100.000 diarios convertibles en arresto, se abstuviera en el futuro de reincidir en actos de competencia desleal.

2. Como soporte fáctico de este petitum, la actora alegó, en resumen, los siguientes hechos:

2.1. El objeto social de Eduardoño comprende, entre otras actividades, las de importación, exportación y compraventa de vehículos acuáticos, incluidos sus motores, repuestos, accesorios y partes, así como el agenciamiento y representación de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a su fabricación y comercialización, desarrolladas a través de diferentes establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Buenaventura y en otras del país.

2.2. Desde su constitución como sociedad, la demandante ha intervenido en la producción y comercialización de botes acuáticos deportivos y de pasajeros, sus motores, accesorios y mantenimiento. Ha sido pionera en la utilización de la fibra de vidrio en su fabricación, habiendo introducido de forma exclusiva en el mercado y comercio nacionales de botes acuáticos para pasajeros y carga, el producto denominado “Sardinata” casco 12 pies, en las versiones estándar y con cubierta, de donde ha derivado significativos resultados económicos.

2.3. Hasta el mes de julio de 1994, Eduardoño había fabricado 630 unidades de las mencionadas naves, caracterizadas por tener 12 pies, 3.70 metros de eslora; 0.45 metros de punta; 1.28 metros de manga; 80 kilos de peso aproximadamente y carga útil de 235 kilos. El demandado se dio a la tarea de producirlas en fibra de vidrio con destino al mercado del Pacífico, utilizando un molde tomado del correspondiente a la expresada referencia, de manera que las que hace y vende en aquella región, con algunos cambios pequeños, intrascendentes e imperceptibles, son su reproducción y copia, pues son visualmente idénticas o similares a aquellas, amén que técnicamente constituyen una réplica, en especial, lo concerniente a la denominada parte ‘útil’, de la que depende el éxito de su navegabilidad.

2.4. De esta forma, Eduardoño ha venido padeciendo un indebido desplazamiento de su clientela, como consecuencia de la grave confusión experimentada por los consumidores del producto, la que se extiende a los expertos en la materia. El proceder utilizado por el demandado contraviene las buenas costumbres y es antiético, lucrándose indebidamente del buen nombre, los méritos y el esfuerzo empresarial de la demandante, aplicado durante más de 20 años de continua labor de introducción y acreditación de aquel en el mercado colombiano, con el consiguiente detrimento patrimonial, originado, entre otros factores, en la creciente disminución de la clientela, unido a la falta de venta de las barcas y de sus accesorios y servicios de mantenimiento, y el congelamiento de hecho de los precios o dumping.

3. Con la demanda solicitó la accionante el embargo y secuestro de las unidades fabricadas por el demandado junto con los elementos utilizados en su producción, cuyo decreto ordenó el juez a quo.

4. El demandado replicó la demanda oponiéndose a las pretensiones; frente a los hechos negó la gran mayoría, dijo no constarle unos y desconocer el carácter de tales a otros y solicitó condena en costas y perjuicios en su favor.

Afirmó ser un reconocido comerciante inscrito en la Cámara de Comercio de Buenaventura, dedicado artesanalmente en esa ciudad a la construcción y reparación, por encargo, de lanchas y botes desde hace 30 años, habiendo aplicado la tecnología de fibra de vidrio, de origen alemán, a partir de 1992, desde cuando ha fabricado 5 unidades de aquellos, con base en planos de su propia invención y sin poder alcanzar un nivel de tecnología y producción equiparables a los de la actora, como para que pudiera endilgársele su pretensión de hacerle competencia, así fuese en grado mínimo. De otra parte, negó que pudiera haber confusión entre su producto y el de la sociedad demandante, por ser diferentes en su presentación y acabados, teniendo el del segundo logotipo y marca de fábrica, como elementos facilitadores de su reconocimiento.

5. La primera instancia se definió con la sentencia del 9 de junio de 1998, denegatoria de las pretensiones y de la condena en perjuicios solicitada por el demandado. Apelada por ambas partes dio lugar a la confirmatoria proferida por el juzgador ad quem, con la disidencia de uno de los integrantes de la Sala.

La sentencia del tribunal

1. Explicó el juzgador que la normatividad aplicable al litigio puesto a su consideración era la contenida en los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, por ser la vigente al tiempo de la ocurrencia de los hechos en que fueron soportadas las pretensiones, y no la prevista en la Ley 256 de 1996, que posteriormente reguló el tema en referencia.

Añadió que en la “realidad económica” se producen actos de competencia desleal como los previstos en los numerales 1º, 4º, 5º y 9º del artículo 75 del Código de Comercio, a los que se refieren los “puntos” expuestos en la demanda.

Tras resumir los presupuestos de hecho de cada uno de ellos, el fallador invocó, sin comentarlos, algunos extractos jurisprudenciales según los cuales son tres las fases distintivas de la competencia desleal: la ejecución de actos con potencialidad para generar confusión, desviación o desorganización; la real ocurrencia de dichos fenómenos y la existencia de perjuicios cuya “sustancia” está constituida por la conducta censurable del competidor, anotando que bastaba la ocurrencia de la primera de tales etapas para que se hiciera procedente la acción conminatoria que consagra el artículo 76, ibídem.

Acerca de la última de dichas fases, destacó que de conformidad con la doctrina de la Corte, la viabilidad de la acción de competencia desleal no está condicionada a que el demandante “haya experimentado un perjuicio similar y distinto del que de suyo encierran las prácticas mercantiles prohibidas”. Resaltó, a manera de ejemplo, cómo no es necesario que haya desviación de clientela, respaldando su aserto con cita fragmentaria de sentencia de esta corporación del 12 de noviembre de 1995.

2. Asentó, seguidamente, las siguientes deducciones:

2.1. “No puede hablarse de que porque un artesano con fundamento en un molde de un bote de una empresa demandante, haya producido de vez en cuando otros botes de igual dimensión, pero sin las características, calidad y distintivos de aquel, haya incurrido en competencia desleal por crear confusión con su competidor, como lo exige el numeral 1º del artículo 75; menos aun se puede afirmar que haya empleado medios o sistemas para obtener la desviación de la clientela de dicha empresa, cuando esto no está probado por parte alguna, pues por el hecho de que fabrique de vez en cuando esos botes y los venda en un lugar que ni es la sede de dicha empresa puede hablarse de tal fenómeno (C. Co., art. 75, num. 4º)”.

2.2. La doctrina contenida en el fallo dictado por la Corte el 26 de julio de 1996, no es aplicable al caso de mérito, en razón de no haberse hecho ninguna publicidad por parte del demandado en contra de alguna empresa fabricante de las embarcaciones.

2.3. Amén de lo anterior, el demandado tampoco acudió a “medios o sistemas encaminados a crear desorganización general del mercado”. Tal hipótesis solo se estructuraría en el caso de que la actividad desarrollada lo fuese a cierta escala, e inspirada en la intención de crear confusión y obtener aprovechamiento de esta, según la previsión del numeral 5º del artículo 75 del Código de Comercio.

2.4. Dijo el fallador que si bien constituye competencia desleal cualquiera de los procedimientos descritos en los 8 primeros numerales del artículo antes citado, cuando es contrario a las costumbres mercantiles, también es cierto que “no puede tenerse por tal el acto de un artesano que fabrica botes semejantes pero no iguales ni que se confundan con los de otra empresa”. Observó en que no se podía incurrir en la injusticia de “segarle la fuente de trabajo a una persona pobre que no le ha colocado distintivo, marca o apariencia que haga parecer un producto como igual al de su poderoso competidor, que en todo lo supera, en dominio del mercado y en la fama o prestigio de su embarcación”.

Partiendo de la posibilidad de que el “artesano” demandado hubiera empleado un molde que se ajusta a las dimensiones del elaborado por la sociedad demandante, manifestó que “si no sigue iguales características de este y según peritos a simple vista se notan las diferencias”, esa circunstancia, unida a la falta del ánimo de perjudicar al competidor “en el sentido de fabricar botes iguales a los de este”, truncaba la estructuración de la competencia desleal, “máxime cuando la empresa demandante tiene el suficiente poder económico para imponer por su calidad y capacidad de maniobra en el mercado, sus productos superiores en un todo a los rudimentarios que elabora quien trabaja artesanalmente”.

Con el propósito de reafirmar sus aseveraciones iniciales, el tribunal reparó en la prueba pericial recaudada por el juez a quo, de la que destacó la circunstancia de no haber sido objetada y la conclusión acerca de que los producidos por el demandado “no son iguales” a los fabricados por la accionante; que las diferencias “saltan a la vista, así el tamaño sea el mismo” y que “los expertos y a ello debe estarse el tribunal, conceptuaron que solo un ciego no notaría la diferencia entre los dos botes”.

3. Como consecuencia de lo discurrido, el sentenciador tildó de inconsulta, precipitada y sin fundamento la demanda instaurada. Y para abundar en razones, trajo a colación lo aseverado por el testigo Juan Camilo Quintero, propuesto por la actora y proclive al favorecimiento de su posición, en el sentido de no haber observado en el bote producido por el accionado ningún tipo de marca, siendo por ello que se percató de que no era de los fabricados por aquella.

Remató sus argumentaciones sobre el punto exponiendo que “dentro de una política de sana competencia es difícil que no haya copia de ciertas estructuras de botes o vehículos, pero si el producido no es igual por muchos otros aspectos, no hay apropiación o suplantación de la marca del competidor y si se le fabrica con diferencias que saltan a la vista, jamás podrá hablarse de competencia desleal y si solo vende de vez en cuando sus botes quien es acusado de tal acto, sin que se pruebe que trata de desviar la clientela de la empresa que lo demanda, es lógico que no pueda condenársele por tales motivos”.

4. Abordando otro aspecto del asunto, el tribunal echó de menos la prueba demostrativa de los perjuicios sufridos por la sociedad actora, a cuya condena aspiraba con fundamento en el artículo 76 del Código de Comercio, lo que significa que corriendo por su cuenta la carga de probarlos no la satisfizo, habiéndose limitado en este punto a formular simples afirmaciones sin el debido respaldo probatorio.

5. Ubicado en terreno similar, examinó el fallador la situación probatoria que se presentó en orden al establecimiento de los detrimentos patrimoniales causados al demandado con motivo de la práctica de las medidas cautelares, cuyo reconocimiento manda realizar el artículo 687 (ord. 10) del Código de Procedimiento Civil, como efecto de su levantamiento punto derivado de la absolución del demandado, omitido por el juez a quo y determinante de la modificación contenida en la sentencia dictada por el tribunal. Sobre este particular, adicionó que no le merecía plena aceptación el dictamen pericial practicado en segunda instancia, en lo atinente a la estimación efectuada por los expertos acerca del número de unidades (una mensual) dejadas de producir por el accionado durante todo el tiempo de vigencia de las cautelas, en atención a desbordar la realidad procesal resultante de su propia confesión, expuesta en la contestación de la demanda, en el sentido de que en 2 años y 5 meses había construido 5, sin que fueran de ignorar los demás tópicos del dictamen exentos de error.

El sentenciador tomó esa cantidad como referente, a fin de establecer una producción mensual de 1,90 botes, para fijar el quantum de los perjuicios ateniéndose al valor unitario asignado por los auxiliares de la justicia que, descontados los gastos, fue de $ 1.476.180. De esta manera, coligió que del 1º de marzo de 1995 al 1º octubre de 1999, dejaron de producirse 8,871 botes, cantidad que —utilizada como factor de la indicada suma de dinero— arrojaba un producto de $ 13.095.192, equivalente a la condena que fulminó por el expresado concepto.

(...).

Se considera

1. Para dar respuesta cabal y satisfactoria a las trasuntadas acusaciones de la censura se hace necesario dilucidar previamente si, como desde los albores del litigio se plantea, la imitación de una prestación mercantil era considerada en el régimen del Código de Comercio (arts. 75 a 77), entonces en vigor, un acto, per se, de competencia desleal, es decir, si en el aludido estatuto el hecho de imitar a un competidor estaba perentoriamente prohibido por constituir, en sí mismo examinado, un acto ilícito.

El esclarecimiento de la reseñada cuestión tiene como punto de partida el contexto jurídico delimitado por los siguientes vectores: De un lado, que no había entrado aun en vigencia la Ley 256 de 1996, que sienta como principio rector en el punto, con las obvias salvedades que allí se anotan, que es libre la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas. En efecto, prescribe el artículo 14 de dicho estatuto que

“La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo las que estén amparadas por la ley.

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”.

Es palpable, subsecuentemente, que dicho estatuto establece como línea de principio que es libre y, por ende, lícita, la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales, salvo las excepciones allí previstas, entre ellas, por supuesto, las relacionadas con derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial, regla que, incluso, comprende los casos de la denominada “imitación servil”, esto es, aquella que es exacta y minuciosa, hipótesis en la cual ella se reputará desleal cuando “genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación”, o cuando “comporte el aprovechamiento indebido de la reputación ajena”. Sin embargo, y esto es particularmente relevante, es tan vigoroso en dicha ley el referido principio que, inclusive, en virtud de la prescripción contenida en el penúltimo inciso del reseñado artículo 14, cuando sean inevitables los riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena, queda excluida la deslealtad de la conducta.

Como ya quedara dicho, el citado estatuto no había entrado aun en vigor para la época en la que ocurrieron los hechos que aquí se examinan, pero no por eso deja de reflejar la percepción jurídica más actual de la materia.

El otro factor a tener en consideración para dilucidar los señalados cuestionamientos, es el concerniente con los mandatos asentados en la materia por la Constitución Política de 1991 que, sin lugar a dudas, le imprimió una nueva percepción a las mencionadas reglas del Código Mercantil. Por supuesto que el artículo 233 de la Carta Política, consagra que “la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”, y que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”; de ahí que el Estado, “por mandato de la ley”, deba impedir “que se obstruya o restrinja la libertad económica” y evitar o controlar “cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”, directrices a las que hay que añadir las asentadas, entre otros, por el artículo 336 ejusdem, orientadas a restringir la existencia de monopolios y, desde luego, por el artículo 88 el cual, para efectivizar la libertad de concurrencia, prevé una acción popular.

Por supuesto que esa particular protección de la libre competencia tiene como estribo las bondades que de ella emanan y que se evidencian en el eficiente funcionamiento de los diferentes mercados y en la posibilidad que le brindan al consumidor de escoger entre diversas cantidades y calidades de productos y servicios, y gozar de las últimas innovaciones a mejores precios, amén que estimula a los empresarios para aumentar su eficiencia, sin olvidar que propende por la protección del interés público materializado en el beneficio que obtiene la comunidad de una mayor calidad y mejores precios; y, en fin, porque fomenta el respeto al principio constitucional a la igualdad.

“La libre competencia —tiene dicho la Corte Constitucional—, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los diferentes mercados.

La conservación de un sano clima agonal entre las fuerzas económicas que participan en el mercado, redunda en enormes beneficios para el consumidor que podrá escoger entre diversas cantidades y calidades de productos, y gozar de mejores precios y de las últimas innovaciones. Por su parte, los empresarios, si los mercados son abiertos y transparentes, se ponen a cubierto de conductas abusivas y encontrarán siempre un incentivo permanente para aumentar su eficiencia. La competencia, como estado perpetuo de rivalidad entre quienes pretenden ganar el favor de los compradores en términos de precios y calidad, al mediatizarse a través de las instituciones del mercado, ofrece a la constitución económica la oportunidad de apoyarse en ellas con miras a propugnar la eficiencia de la economía y el bienestar de los consumidores (…). Entre los distintos modelos de organización del mercado, la Constitución ha optado por uno que privilegia la libre competencia, para lo cual se reserva a la ley, vale decir, al gobierno democrático, la función de velar por que se configuren las condiciones que lo hacen posible (…).

… La economía de mercado es un elemento constitutivo de la constitución económica de cuyo funcionamiento adecuado depende la eficiencia del sistema productivo y el bienestar de los consumidores; … la competitividad y la soberanía de los consumidores, son elementos que sin una activa y transformadora acción estatal de tipo corrector, fácilmente decaen y pierden toda incidencia, pudiendo fácilmente ser sustituidos por la unilateralidad de las fuerzas predominantes en el mercado y por el alienante y desenfrenado consumismo de masas; … la importancia de mercados libres, competitivos y transparentes, justifica la permanente acción estatal dirigida a que estas características se mantengan o se impongan, en la medida en que ello sea posible, con el fin de preservar la libertad de opción de los individuos y la existencia de un proceso económico abierto y eficiente” (sent. C-535/oct. 23/97)

Puestas así las cosas, aflora diáfanamente que la interpretación de las reglas relativas a la competencia económica en general y de la competencia desleal en particular, ya sean las contenidas en el Código de Comercio, o en estatutos posteriores, debe nutrirse de las reseñadas directrices constitucionales, lo que ha de llevar al intérprete a privilegiar, entre otros principios, el de la libertad económica y empresarial, el de la libertad de concurrencia en el mercado de todos los interesados, y a destacar el enunciado conforme al cual la protección constitucional gira prioritariamente en torno a la protección de la transparencia, eficiencia y competitividad del mercado, junto con la protección de la persona del competidor.

Desde esa perspectiva constitucional reluce palmario, entonces, que la regulación de la competencia desleal está enmarcada en la de la competencia económica, y que esta última está enderezada a consolidar mercados competitivos y a reprimir toda práctica anticompetitiva, todo ello con miras a hacer efectivo el derecho a la libre concurrencia, a asegurar la posibilidad de cualquier persona para acceder al mercado de bienes o servicios, a velar por la eficiencia del mercado y, en general, a impulsar el desarrollo económico del país.

2. Teniendo como derrotero los criterios anteriormente asentados, aborda la Corte la exploración de la cuestión atrás enunciada, esto es, la concerniente con que pueda calificarse la imitación de una prestación comercial como esencialmente desleal, ora por tratarse de un acto “parasitario” de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, ora por constituir, en sí mismo, un acto de confusión o, en fin, en una conducta indebida de desviación de la clientela.

Independientemente de que las reglas que van a asentarse, o por lo menos algunas de ellas, sean o no valederas para toda clase de creaciones, considera la Sala necesario puntualizar a manera de prolegómeno que el examen que en esta providencia se emprende, tiene como supuesto, dadas las particularidades del caso, que el objeto de la imitación en cuestión es una creación material, vale decir, una prestación encaminada a resolver o mejorar la satisfacción de una necesidad o una fruición de los consumidores. Como es sabido, a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que están enderezadas no a la satisfacción de necesidades técnicas o estéticas de las personas, sino a diferenciar, mediante los signos distintivos pertinentes, las distintas ofertas de quienes concurren al mercado.

Hecha la anterior precisión, considera la Corte, que ni en la reglamentación de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, ni, mucho menos, en la prevista en la Ley 256 de 1996 (que como ya quedara dicho asienta como principio, con las salvedades pertinentes, el de la libertad de imitar), la imitación de las creaciones de los competidores genera per se un acto de competencia desleal. Por supuesto que no existe mandato legal alguno que contenga de manera explícita semejante prescripción, ni ella tampoco está implícita en el ordenamiento.

En efecto, si bien es cierto que la aludida regulación de la materia en el Código Mercantil está notoriamente inspirada en una concepción “corporativa” o “profesional” de la competencia desleal, particularmente inclinada por ende, a la protección del competidor (que al tenor de esa codificación debía ser comerciante), de su trabajo y sus creaciones, no es menos cierto que, como ya se dijera, la Constitución de 1991, con los criterios ya reseñados, le infundió un nuevo espíritu a esa normatividad, poniéndola más a tono con una concepción “social” de la competencia, modelo conforme al cual cobran particular relevancia el derecho a competir, la eliminación —en lo posible— de las restricciones a la libre concurrencia, la protección de la eficiencia del mercado y la reducción de los monopolios.

Por consiguiente, cuando no existen, o han expirado, derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial —y esta premisa es particularmente trascendente—, no es posible prohibir, meramente por ser tal, la imitación de una prestación mercantil, habida cuenta que, de un lado, se tornaría inútil la regulación relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que suele ser de carácter temporal y restrictiva en la materia, para dar cabida, por vía de una supuesta prohibición derivada de los supuestos mandatos de competencia desleal, a una protección superlativa y perpetua, con la concerniente formación de monopolios no solo no amparados por la ley, sino, en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraría la reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la medida en que por la senda de una hipotética proscripción de la competencia desleal se podría obtener la protección de creaciones que son dominio público por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad (v. gr., los relativos a la novedad de la creación o a la actividad inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondría en entredicho la seguridad jurídica, toda vez que los competidores no sabrían a qué atenerse pues la regla en el punto es que una creación puede ser libremente imitada a menos que goce de un derecho de exclusividad.

Otro tanto hay que decir si el derecho de exclusividad existió pero caducó, pues en tal caso, al prohibir tajantemente su imitación, se estaría extendiendo de manera indebida e ilimitada el plazo de protección propio del derecho de propiedad industrial derivado de un derecho de exclusiva.

“Precisamente —afirma Pedro Portellano Díez (“La imitación en el derecho de la competencia desleal”, Civitas, págs. 65 y ss.), la descripción de la patente tiene como finalidad que después del monopolio la generalidad pueda aprovechar la invención. Tras la caducidad ya no podrá considerarse la competencia como una competencia entre un imitador y un inventor, sino como la competencia entre dos competidores que han hecho uso de la libre técnica. Además, caída en el dominio público la regla técnica objeto de la patente, la forma de la construcción es libremente imitable si sobre ella no recae un derecho de exclusiva (…).

En conclusión, pues, las tres hipótesis examinadas (caducidad del derecho de exclusiva por transcurso del plazo legal de protección; regla técnica o formal útil que cumple los requisitos objetivos para la concesión de un derecho de exclusiva, pero respecto a la que se omite solicitar la concesión del derecho; regla técnica o forma útil que no cumple los requisitos objetivos de la legislación especial) han de ser tratadas exactamente de la misma manera, es decir, considerando que la imitación es leal… Por consiguiente, una apelación a la explotación del esfuerzo ajeno en los términos descritos debe rechazarse porque a través de ella convertiríamos el derecho de la competencia en un instrumento de protección de las reglas técnicas o de las formas útiles que no cumplieran los requisitos —objetivos o formales— fijados por la normatividad ad hoc. Se olvidaría, entonces, la justificación que subyace a la existencia de leyes que crean y regulan los derechos de exclusiva, que consideran protegibles ciertas creaciones sobre la idea de que han requerido elevados costos de producción (aunque, por supuesto, no es requisito de la concesión del derecho de exclusiva, esto es, no se emplea el criterio del costo de producción, sino únicamente el del resultado). Este es un punto en el que la doctrina del derecho comparado se muestra hoy casi unánime”.

No puede decirse que la tesis que aquí se prohíja implica un freno a la innovación porque, de un lado, esta encuentra suficiente y merecido estímulo mediante los derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial que le conceden al creador un monopolio temporal que muy seguramente le permitirá no solo recuperar los costos sino, también, obtener las utilidades económicas que incentivan los procesos creativos; y de otro lado, porque, dejando de lado la protección derivada de los derechos de exclusividad, las reglas del mercado privilegian al pionero, ora porque le permiten posicionar delanteramente su producto, ora porque como la emulación de su prestación no suele ser inmediata, le es dado amortizar los gastos de su inversión, o ya, porque igualmente se ve forzado a innovar a partir de su creación con miras a no verse superado por los demás participantes, quienes a su vez, sea oportuno destacarlo de paso, también estarán estimulados a innovar para adelantársele al pionero. En fin, la imitación, por el contrario, favorece y fortalece la competitividad.

Inclusive, las concepciones económicas modernas suelen explicitar diversas razones orientadas a justificar, con las excepciones de rigor, la posibilidad de imitar las prestaciones ajenas, inclusive a pesar de que esa imitación sea fiel y milimétrica (en tal sentido, a manera de ejemplo, el art. 14 de la L. 256/96). Se dice, en tal sentido, como ya quedara dicho, que gracias a la imitación se facilitan los procesos de asimilación de las innovaciones, los cuales, además de expandir el mercado, incrementan nuevos procesos de creación porque los competidores, con miras a conquistar las ventajas de los pioneros querrán innovar a su vez; así mismo, porque la imitación, en cuanto genera estandarización, comporta una reducción de los costos de producción y la consecuente reducción de precios, beneficios que igualmente se desgajan del hecho de que conduce a la multiplicación de mano de obra especializada. En síntesis, pues, como la imitación se erige como un factor de eficiencia del mercado no suele ser hoy reprimida de la manera tajante por la que aboga la censura.

3. Tampoco puede decirse que la imitación sea un acto que envuelva, esencialmente, confusión o que ineluctablemente tenga aptitud confusoria. Existe confusión, como es sabido, cuando un acto es idóneo para provocar en el consumidor error acerca de la procedencia de un producto o servicio que se ofrece en el mercado. Y al respecto es oportuno hacer dos puntualizaciones: la primera, que es suficiente que el producto tenga aptitud para confundir, así no se pruebe que la confusión realmente se produjo; y la segunda, que entratándose de creaciones materiales, en línea de principio, el riesgo de confusión adquiere significado en cuanto concierna con el aspecto externo (las formas) del producto o el de su envase o envoltorio.

Asentado lo anterior, no sobra reiterar una vez más que, dejando de lado las hipótesis en las que el derecho de exclusividad es justificado, la monopolización de creaciones materiales, restringe notoriamente la libre concurrencia del resto de los competidores a un costo verdaderamente relevante. De ahí que no sea conveniente acudir a las reglas de competencia desleal para crear monopolios o cuasimonopolios no previstos realmente por el ordenamiento, con la consecuente reducción del campo de libertad de competencia, deflación que solamente puede justificarse en muy estrictas condiciones.

La cuestión, que aquí resulta descollante porque así aparece planteada desde los preludios del litigio, consiste en establecer si el demandado incurrió en un acto de competencia desleal generador de confusión o con idoneidad para causarla, simplemente por haber imitado (cuestión que no se duda y que aparece radiante en el proceso) “la llamada parte útil de un bote, que es la fundamental para su navegabilidad”, es decir, las formas técnicas que son necesarias para obtener la adecuada navegabilidad del bote o, por lo menos, para hacerla más óptima.

Se entiende por formas técnicas necesarias

“… aquellos elementos que resultan imprescindibles para la consecución del objetivo técnico que precisamente dicha forma busca. De manera casi unánime se considera que es libre la imitación de los elementos de una forma que sean técnico-necesarios. La razón de la libre imitabilidad de las características y elementos técnicamente necesarios no estriba en el hecho de que no puedan ser reconocidos en el mercado como procedentes de un concreto competidor y que, por esa razón, no sea conceptualmente posible que su imitación provoque confusión. Semejante visión correspondería a una concepción apriorística de lo que posee fuerza distintiva y de lo que carece de ella. Si una determinada forma, por ejemplo, ha sido durante un cierto período de tiempo producida por un único empresario debido a la existencia de un derecho de patente o de modelo de utilidad, difícilmente puede negarse que los consumidores no se habrán habituado a asociar dicha forma con una empresa concreta, aun cuando desconozcan su nombre. Y tampoco podría negarse que habrá confusión si esa forma es imitada una vez caducado el derecho de exclusiva por transcurso del plazo legal de protección. Pues bien, la razón de que se niegue a una forma técnicamente necesaria la registrabilidad como marca —y, subsiguientemente, la deslealtad de su imitación— es que lo contrario provocaría la posibilidad de proteger una forma circunvalando los requisitos, formales y materiales, y los límites a la protección establecidos en el derecho de patentes y de modelos de utilidad. Si la imitación en estos casos produjera confusión, esta habría de valorarse como un mal menor a corto plazo para los consumidores, que se ve sobradamente compensado con la ausencia de perjuicios para el interés de los competidores en la utilización de dichas formas, lo que repercutirá favorablemente en una intensificación de la competencia. No puede ser ilícita la imitación de formas necesarias, pues de lo contrario se sustraerían del acervo de formas disponibles aquellas que no cumplen las condiciones establecidas en el derecho de patentes y de modelos para la concesión de un derecho de exclusiva, lo que sin duda tendría un efecto altamente pernicioso sobre el progreso” (Pedro Portellano Díez, ídem, pág. 441).

Por consiguiente, si la forma carece de las condiciones reclamadas por el ordenamiento para ser protegida como patente o como modelo de utilidad, o si teniéndolas, el derecho de exclusividad ya caducó, ella es de dominio público, motivo por el cual, no le es dado al interesado pretender monopolizarla porque ello comportaría una durísima y arbitraria restricción de la competencia.

En sentido similar se pronuncia Tulio Ascarelli (“Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”, Bosch, 1970, pág. 208), quien refiriéndose incluso a la imitación milimétrica, asevera que

“Algunos, autorizadamente, sostienen que la imitación servil constituye, por sí misma, un acto de concurrencia desleal en cuanto contraria a los principios de la corrección profesional; otros sostienen, en cambio, que la imitación servil solo puede ser reprimida si constituye un medio de confusión entre los productos y, por tanto, si se da esta posibilidad de confusión; esta es la tesis jurisprudencial dominante.

A mi entender, esta es la tesis fundada, tanto como exegética como sistemáticamente (…). Sistemáticamente, parece pacífico que de la disciplina de la concurrencia desleal no se derivan derechos absolutos sobre determinadas creaciones intelectuales; y tal sería, precisamente, la forma de un producto. Tales derechos solo se derivan de la disciplina de los bienes inmateriales y por eso solo existe en el ámbito de los bienes inmateriales legalmente reconocidos, de modo que, fuera del ámbito de la tutela de los modelos, la forma no puede ser protegida en sí misma, pudiendo únicamente prohibirse su utilización como instrumento de confusión entre productos diferenciables. Y, en efecto, adhiriéndose a la primera de las dos tesis antes mencionadas en material de imitación servil y no a la segunda como hemos hecho, implícitamente vendría a reconocerse (y por tiempo indeterminado) una protección sobre el aspecto formal de un producto, análoga a la prevista por la disciplina de los modelos (si bien por tiempo determinado y en relación con la expedición de una patente); aludiendo, además, como fundamento de dicha tutela a los principios de corrección profesional se daría a estos un alcance normativo no basado ya en la protección de la lealtad de la concurrencia.

Por eso se niega la posibilidad de la (ilícita) imitación servil ante aquellas formas que el uso común ha convertido en generales o que conciernen al propio producto por su composición o su función, admitiendo su posibilidad solo frente a formas originales y, en cuanto a tales, diferenciadas, precisamente por el peligro de confusión; esta posibilidad de confusión es lo que constituye la fuente de la deslealtad”.

Es palpable, en el asunto del que ahora se ocupa la Corte, que el demandante no adujo, ni acreditó, la existencia de una protección de esa especie, por supuesto que la inscripción de la marca “Sardinata”, que distingue a su producto no comporta la protección del modelo industrial del mismo.

Otro tanto habría que decir si la imitación hubiese recaído sobre aspectos que aun cuando no fuesen necesarios para cumplir la finalidad técnica de la forma, sí estuviesen enderezados a optimizar su utilización; desde luego que no podría estigmatizarse al empresario acucioso que tiene en cuenta el estado de la técnica para poder satisfacer la finalidad del consumo, ni puede obligársele a que modifique el producto en detrimento de su calidad o de un encarecimiento del precio. Los mandatos constitucionales que estimulan el desarrollo y la competitividad legitiman la imitación de aquellas creaciones que carecen de los requisitos necesarios para la obtención de un derecho legal de monopolio. A los participantes en el mercado les es dable tomar como base de su producción el estado de la técnica de una forma barata. De manera que muy a pesar de que pudieran existir otras formas para lograr el mismo fin, al imitador no se le pueden imponer los costes de buscar otra solución técnica.

Puestas así las cosas, se impone inferir que tampoco es desleal, per se, la imitación de los aspectos formales necesarios o condicionados que carecen de derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial.

4. Y si bien esta corporación, con miras a interpretar las reglas de los artículos 75 y siguientes del Código de Comercio, ha seguido los derroteros de la Carta Política de 1991, particularmente vigorosos en punto de la protección del derecho a la competencia, no es menos cierto que la doctrina nacional, aun en vigor la Constitución de 1886, ya había asentado reglas muy similares. Valga traer a colación el criterio del autor Manuel Pachón, quien al glosar la decisión adoptada por un tribunal en un caso que guarda alguna similitud con el de esta especie, precisó que:

“Frente al hecho reconocido por el tribunal de que sobre los esquemas de los formatos no existía un derecho de exclusión de los terceros, ya que no estaban protegidos por derechos de autor (la L. 86/46 exigía el registro como medio para acreditar la propiedad literaria y artística), ni como derecho sobre patente o modelo industrial o marca, resulta exacto ubicar el problema en el campo de la competencia desleal, ya que se trata de un problema de confusión entre productos.

El interrogante que no se formuló el tribunal, es el de si existe competencia desleal cada vez que alguien copia el producto de una empresa rival cuando ese producto no está protegido por un monopolio temporal. No haber considerado este aspecto es la gran falla de la sentencia, y allí se presenta un total desacuerdo con la jurisprudencia de los tribunales extranjeros, que por la extensión del trabajo no comentaremos.

Debemos ahora preguntarnos si las conclusiones a que llegan los tribunales extranjeros pueden aplicarse en Colombia y la respuesta es que sí. En efecto, el artículo 32 de la Constitución garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada. El artículo 31 ibídem prohíbe el establecimiento de monopolios para cosas distintas de las obras públicas y los inventos útiles; el artículo 35 protege la propiedad literaria y artística por la vida del autor y ochenta años más, siempre que se cumplan las formalidades legales.

Interpretadas las tres normas en su conjunto, se debe concluir que una obra no protegida por patente o por derecho de autor está en el dominio público y por tanto puede ser copiada por cualquier persona sin que interese quién la hizo por primera vez.

En cuanto se refiere a la confusión de un producto no protegido por la ley de patentes o de derechos de autor, la única limitación a la copia la constituyen las normas sobre competencia desleal, que no pueden entenderse aisladamente de los textos constitucionales citados anteriormente, de ahí, que para que exista competencia desleal se requiera, el haber producido una confusión efectiva entre los productos por la existencia de formas casi idénticas, acompañadas de maniobras tendientes a inducir en error a los adquirientes de las formas, error consistente en que se pueda pensar que los productos del demandado eran fabricados por el actor, o sea un passing off.

Como quiera que lo único demostrado en el proceso era la igualdad de las formas, y como tal acto de copia era lícito, se debía llegar a la conclusión de que no existía competencia desleal, pues el demandado tenía derecho a hacer un producto exactamente igual al que originalmente había hecho el demandante (Revista Colombiana de la Propiedad Industrial Nº 3, año 1991).

5. Si las cosas son de ese modo, vale decir, si la imitación de una prestación, abstracción hecha de las hipótesis de protección de los derechos de exclusividad, no comporta en sí misma considerada un acto de competencia desleal, aspecto sobre el cual descansan, en lo medular, las acusaciones del recurrente, particularmente las contenidas en el cargo segundo, deviene refulgente, de un lado, que el tribunal no incurrió en el yerro jurídico que se le imputa por no haber acogido el discernimiento expuesto por la censura; y, de otro, que resultan irrelevantes, con algunas salvedades, las recriminaciones de índole fáctico que se le enrostran enderezadas como estas únicamente a subrayar la existencia de la referida imitación.

Si bien es posible imitar prestaciones ajenas, en las condiciones aludidas, ello no significa que le sea dado al competidor confundir al consumidor (aseveración que se hace dejando de lado la prescripción contenida en el inciso tercero del artículo 14 de la reseñada Ley 256 de 1996 porque, como ya se advirtiera, no viene al caso); es decir, para decirlo tajantemente, se puede imitar pero no confundir. Por consiguiente, resta únicamente por examinar si a pesar de que la imitación de una forma técnica no comporta, en sí misma, un acto de competencia desleal, sí podría serlo el que el producto final genere confusión, o sea idóneo para suscitarla, por carecer de los elementos diferenciadores pertinentes.

Con miras a dilucidar tal cuestión de cara al asunto que aquí se considera, es tangible que tratar de encontrar que el tribunal incurrió en error de hecho cuando, con sustento en el dictamen presentado por los “peritos marítimos”, estimó que no obstante la similitud entre las dimensiones y las formas hidrodinámicas de unos y otros artefactos, las diferencias entre los botes fabricados por el demandado y los construidos por la parte actora eran tan grandes que los hacía inconfundibles, resulta un designio francamente muy arduo de lograr, como quiera que en el susodicho dictamen, no objetado, por cierto, expresamente se dijo que “se nota a simple vista que los acabados, calidad del material y distribución del bote de Eduardoño son superiores en todo aspecto a los del bote del señor Guerrero”, y que debido a la inferior calidad del bote del demandado, “no es posible confundir un bote fabricado por él con uno de Eduardoño” (cdno. 3, fls. 15 y 16), para luego, al aclarar ese dictamen, enfatizar en que si bien la forma exterior de los cascos es igual, salvo la proa, el interior de los mismos es muy diferente, por vía de ejemplo, “el bote del señor Guerrero tiene más bancadas (3) mientras el tipo Sardinata solo dos” y al paso que el primero carece de “refuerzos interiores”, el segundo sí cuenta con ellos, para rematar, en forma que no admite la menor duda, que “solo un ciego no notará las diferencias entre ambos botes”, y que, esto después de hacer referencia a la fotografía nº 8 adosada a la experticia, “no se necesitan fundamentos técnicos sino ojos para apreciar las diferencias” (cdno. 1, fls. 162 y 163).

Ciertamente, como lo aseguraron estos peritos, los asertos por ellos ofrecidos, encuentran indiscutida corroboración en las fotografías que para el efecto acompañaron, las comprendidas entre los números 6 a 16, de las que en especial la Corte resalta las distinguidas con los números 6, 8, 11 y restantes, puesto que reflejan diferencias inocultables en torno, a manera de ejemplo, a la calidad de los acabados, pues en mucho los de Eduardoño superan los efectuados por su contraparte y al diseño interior de los botes, frente al cual la banca adicional que se insertó en el construido por el demandado determina una indiscutida diferencia, la que se acrecienta con la ausencia de los llamados “refuerzos interiores”, cuya visibilidad, y por ende su notoriedad, es patente, con relación a los botes confeccionados por la parte actora (ver fotografías 11 y 12).

Pero, además, en casos como el de esta especie muy difícilmente puede darse una imitación confusoria, habida cuenta que el demandado se dedica a la fabricación artesanal de los botes, por pedido de los clientes, es decir, que no los introduce directamente en el mercado, razón por la cual el adquirente, esto es, el consumidor, tiene perfectamente claro que no se trata de una prestación originada en otro competidor, particularmente, en el demandante, inferencia a la que es menester agregar que quien los adquiere no los destina a la reventa, o por lo menos tal cosa no se alegó ni se probó, de modo que terceros adquirentes pudieran confundirse.

Colígese de todo lo dicho que los cargos no pueden abrirse paso».

(Sentencia de casación, 19 de diciembre de 2005. Expediente 4018. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Octavio Munar Cadena).

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