Sentencia 4127 de junio 11 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCAS FARMACÉUTICAS

CRITERIOS PARA COMPARAR SIGNOS SIMILARES

EXTRACTOS: «El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ciertamente, establece el derecho para cualquier persona de registrar como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, y la marca DERMALEX tiene, en efecto, todos estos atributos.

Pero sucede que tal derecho no sólo se encuentra regulado por dicho artículo, sino por otras normas propias del régimen jurídico marcario, según las cuales su consagración no es absoluta e ilimitada, por cuya razón su ejercicio y otorgamiento en concreto tiene, entre otras, las limitaciones señaladas en el literal a del artículo 83 ibídem, a cuyo tenor no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o cuya semejanza a una marca cuyo registro haya sido otorgado o solicitado con anterioridad, pueda inducir al público a error, siempre y cuando se trate de distinguir los mismos productos o servicios, o que respecto de éstos el uso de la marca pueda inducir al mentado error.

De suerte que la violación del artículo 81 guarda relación estrecha con la del literal a del artículo 83 de la Decisión 344 en cita, y la de éste a su vez depende de si entre las marcas DERMALEX (cuyo registro pide la actora) y DERMADEX (solicitada con anterioridad), existe semejanza suficiente para inducir al público a error, hipótesis que constituye el meollo del asunto por ser la base de los actos acusados, y su pretendida inexistencia el fundamento de la demanda. Por lo tanto el examen ha de centrarse en este punto.

A este efecto, han de precisarse, en primer término, las características de las marcas enfrentadas, encontrándose que ambas son denominativas y que con ellas se busca distinguir la misma clase de productos, los de la clase 5ª, por ser marcas farmacéuticas. Para su comparación, además de los parámetros aplicables al cotejo de toda marca (clase o tipo de marcas), y en especial de las denominativas, el tribunal señala por vía de interpretación prejudicial las siguientes orientaciones específicas:

En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en comparación, lo cual supone una excepción al principio de que el examen comparativo ha de atender una simple visión de conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Estos sufijos o prefijos son, entre otros, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, derma, efor.

Respecto del rigor comparativo en este tipo de marcas, el tribunal comenta tres posiciones, de las cuales opta por la de que “en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (fl. 233).

Con los anteriores derroteros doctrinarios del tribunal, se tiene entonces que estándose frente a marcas que, como lo dice la actora, comparten el radical o prefijo “derma”, y cuyo objetivo común es la distinción de productos de la clase 5ª, la comparación ha de hacerse atendiendo solamente las derivaciones de cada una de ellas, o sea, LEX de DERMALEX (marca solicitada por la actora), y DEX, de DERMADEX (marca solicitada con anterioridad), toda vez que el acto acusado se estimó que entre ellas “...existen similitudes que inducirían al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público”, de donde halló que la marca solicitada se hallaba comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a del artículo 83 en cita.

A efectos de dicha comparación, es menester acudir a los tres criterios señalados por el tribunal en la interpretación prejudicial ya citada, a saber, la confusión visual, que radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma; la confusión auditiva, en el que juega papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación y, por último, la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real mismo, de modo que no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos. De ellos advierte el tribunal que para que la confundibilidad impida el registro marcario, es suficiente que lo sea dentro de uno de tales parámetros.

La Sala estima que para ser coherente con la premisa específicamente relacionada con las marcas farmacéuticas, atrás enunciada, este último criterio (ideológico) debe desestimarse, dada la necesaria similitud conceptual surgida de la raíz común.

Para el caso, atendiendo la terminación de cada una de las palabras constitutivas de las marcas referidas, LEX y DEX, la Sala estima que entre las marcas enfrentadas, descontando la confusión ideológica que ya de por sí genera la raíz común derma, de dermis, piel, concurren los dos criterios iniciales —visual y auditivo— que pueden originar la confundibilidad de las mismas, en grado tal que, ciertamente, los impide coexistir en el mercado.

Desde el punto de vista visual, y dado que las marcas son denominativas, la confundibilidad nace ante todo de la identidad en dos de las tres letras o grafemas, como son las letras EX, de suerte que unidas a la raíz común DERMA, se acrecienta la semejanza de ambas terminaciones, y resulta ser una semejanza predominante frente a la diferencia entre las letras L y D por el predominio de espacio visual de aquéllas.

Desde el punto de vista auditivo se da otro tanto, habida consideración de la igualdad en la posición de las dos letras comunes, y del hecho de que ambas palabras son graves y la letra sobre la cual recae el acento prosódico, o sea la letra tónica, es también igual y ocupa la misma posición, esto es, la letra E de cada terminación. Aquí el sonido de la letra D, por ser un sonido suave y estar entre las mismas vocales (“a” y “e”), en una pronunciación rápida de la palabra completa tiende a confundirse con la letra L, y viceversa.

Por consiguiente, la aplicación de las disposiciones comunitarias invocadas como violadas, como se hace en el acto acusado, corresponde a la situación examinada. Al no configurarse la infracción de las mismas, el cargo habrá de desestimarse».

(Sentencia de junio 11 de 1998. Expediente 4127. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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