•Sentencia 4128 de mayo 27 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL NO DEPOSITADO

DEBE INVOCARSE OPORTUNAMENTE

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Ref.: Expediente 4128. Acción de nulidad contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actor: Floriberto Ríos Vásquez

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Procede la Sala a decidir el proceso ordinario de única instancia que, en ejercicio de la acción de nulidad, instauró Floriberto Ríos Vásquez, mediante apoderado, contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. Demanda

I.1. Pretensiones.

La parte actora solicita que se acceda a las siguientes pretensiones:

Nulidad de la Resolución 6900, de 18 de marzo de 1996, expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió en favor de Jorge Enrique Méndez el registro de la marca nominativa rioflex, por el término de diez (10) años; y,

Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 185.391, de 18 de marzo de 1996.

I.2. Hechos de la demanda.

El actor es propietario del establecimiento de comercio rioflex, inscrito en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio el día 29 de agosto de 1995, bajo la matrícula número 661820, cuya actividad es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y agua fría, quien además se inscribió como comerciante en la misma fecha, con matrícula número 661818. Desde esa fecha ha explotado comercialmente su actividad, logrando posicionar su producto en el mercado, a través de la creación de una clientela que lo consume y distingue por el nombre rioflex.

El nombre comercial adoptado por el demandante está íntimamente ligado a su nombre y apellido, tal como se aprecia al ser desglosado de la siguiente manera: la partícula rio corresponde al apellido Ríos; la partícula fl corresponde al nombre Floriberto, adicionado a su vez por la partícula ex, que constituye la característica de flexibilidad del producto comercializado.

El tercero interesado, Jorge Enrique Méndez Segura, quien es titular de las marcas Acoflex y Bideflex, a pesar de ser conocedor de la actividad comercial desarrollada por el demandante y del nombre empleado por éste, solicitó el 5 de diciembre de 1995 el registro de la marca rioflex para distinguir productos de la clase 11, el cual le fue concedido por medio del acto acusado, con registro distinguido con el número 185.391, por el término de diez (10) años.

I.3. Fundamentos de derecho.

El acto acusado viola los artículos 586, ordinal 3º, 603 y 607 del Código de Comercio, y artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así:

El ordinal 3º del artículo 586 del Código de Comercio, cuyo texto consagra la no registrabilidad de marcas que se asemejen en forma que puedan inducir al público en error, fue violado porque en el asunto sub examine se dan los presupuestos de irregistrabilidad allí contemplados, como son: a) La marca cuya anulación se pretende no sólo se asemeja sino que es idéntica al nombre comercial; b) Es obvio que induce al público en error debido precisamente a su identidad; c) La identidad se da frente a un nombre comercial utilizado anteriormente por un tercero, y d) La marca fue registrada para la misma actividad y clase de productos a que está destinado el nombre protegido.

El artículo 603 del Código de Comercio, en cuanto el acto acusado viola flagrantemente los derechos sobre el nombre comercial rioflex, adquiridos por el primer uso dado por el actor al mencionado nombre, pues el primero en el tiempo es el primero en derecho, máxime si existe norma expresa que así lo consagre.

El tercero interesado ha hecho caso omiso de la prohibición consagrada en el artículo 607 ibídem, relacionada con el uso de un nombre comercial ya utilizado para el mismo ramo de negocios, amén de que el infractor era conocedor de la existencia y utilización del nombre antes de radicar su solicitud de registro.

En cuanto a la violación del literal b del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el actor se remite a las circunstancias analizadas para la violación del numeral 3º del artículo 586 del C. de Co.

Y respecto del artículo 128 ibídem, con el acto acusado se viola la protección al nombre comercial a que están obligados los países miembros y a la cual tiene derecho el actor.

II. La contestación de la demanda

Notificada la demanda, ésta fue contestada por la entidad demandada así como por el tercero interesado, en los términos siguientes:

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio.

El acto administrativo impugnado fue expedido por la entidad demandada con plena competencia para conceder el registro de la marca solicitada, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria, en especial la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante la cual se regula la materia.

Según se desprende de la actuación administrativa surtida dentro del correspondiente expediente administrativo, se tiene que la parte demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca rioflex (nominativa), dentro del término legal establecido para las oposiciones en las normas legales vigentes; además, es inequívoco que a la fecha de la expedición de la resolución acusada la parte demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca rioflex para amparar productos de la clase 11 o de una solicitud presentada con anterioridad a la del tercero interesado.

De otra parte, el demandante no interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto acusado, así como tampoco solicitó ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión rioflex.

II. 2. El tercero interesado.

En cuanto a la presunta violación de los artículos 586, 603 y 607 del Código de Comercio, el tercero interesado observa que la semejanza aducida entre marca y nombre comercial queda desvirtuada por el uso anterior que él hizo como marca del término oflex y porque el nombre comercial como causal de irregistrabilidad no sólo requiere de su preexistencia sino, además, debe estar registrado o solicitado su registro con anterioridad, puesto que por sí mismo no constituye derecho de propiedad industrial y precisamente por ello la superintendencia no lo tuvo en cuenta, pues carecía de requisitos formales y de su correspondiente inscripción en los libros de propiedad industrial. Sin el cumplimiento de los requisitos anteriores, el derecho al nombre comercial debe apreciarse como una simple expectativa, por lo cual no se pudo conocer su existencia y mucho menos violar las normas citadas, las cuales debieron ser invocadas por la parte actora a través de oposición.

En cuanto a los artículos 83, literal b, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considera el tercero interesado que la parte actora ignora que el artículo 20 del Decreto 117 de enero 14 de 1994, reglamentario de dicha decisión, estableció los requisitos que deben tener los nombres comerciales y las enseñas, sin los cuales el derecho invocado no tiene amparo en la ley marcaria vigente, tal como sucede en el caso del demandante, así como también acaece cuando el artículo 102 ibídem ampara los derechos conferidos por la marca y que en cierta forma es prioritario (por ser la ley especial), frente a la ley genérica o general establecida por el Código de Comercio. De ahí que el tercero interesado sí se lesionaría de llegar a desconocerle sus derechos de exclusividad sobre la denominación “oflex”, amparado por el precitado artículo 102. Como fundamento de su argumentación, el tercero cita la providencia de 17 de marzo de 1995, Sección Primera del Consejo de Estado, expediente número 2988, en donde se debatió el registro del nombre comercial alcatraz contra el registro de la marca consistente en la misma denominación.

III. Los alegatos de las partes

Llegado el momento procesal oportuno, las partes alegaron de conclusión, así:

III.1. El apoderado de la parte actora reitera los puntos de vista de la demanda y agrega que los artículos 586, numeral 3º, del Código de Comercio y 83 literal b de la Decisión 344 establecen de manera clara como causal de irregistrabilidad de una marca, el hecho de que ella sea idéntica o se asemeje “... a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”, tal como sucede en el asunto sub examine, pues la marca impugnada es absolutamente idéntica al nombre comercial registrado por el demandante en la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá.

En el mismo orden de ideas, de acuerdo con el artículo 603 del Código de Comercio, “los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro”, por lo cual el registro demandado viola los derechos adquiridos de la actora.

Los mismos argumentos esgrimidos para demostrar la violación del artículo 586 del Código de Comercio son suficientes para considerar violada esta norma.

En cuanto al artículo 128 de la Decisión 344, cuyo texto prescribe que “el nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro”, el acto acusado viola la norma citada porque la entidad no cumple con su obligación de proteger el nombre comercial preexistente.

III.2. El apoderado del tercero interesado retoma sus argumentos en cuanto que la violación de las normas invocadas supone que el nombre comercial haya sido depositado previamente ante la división de propiedad industrial, inscripción y depósito que no hizo oportunamente el actor.

Agrega que no obstante los testimonios citados como prueba del uso anterior sobre el nombre comercial rioflex a favor del demandante, no se ha desvirtuado el derecho prioritario que tiene el tercero, de más de 10 años, sobre la denominación acoflex y que también resulta lesiva porque pretende un derecho de exclusividad sobre el 80% de una marca registrada, esto es rioflex vs. acoflex.

Agrega que pretender que la simple inscripción en el registro comercial o mercantil del nombre rioflex, efectuado en la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, o el uso del mismo en desarrollo del objeto social, pueda válidamente constituirse en derecho oponible a otro de propiedad industrial, sin haberse inscrito previamente, es algo que la ley no permite, pues el artículo 47 dispone que las normas del capítulo sobre registro mercantil se aplicarán exclusivamente a dicho registro, sin perjuicio de las inscripciones exigidas por leyes especiales.

Finalmente, por tratarse de casos similares, solicita que se tengan en consideración los fallos proferidos en los expedientes 238 y 2988.

IV. El concepto del agente del Ministerio Público

La Procuradora Novena Delegada ante la corporación es partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Respecto al cargo de violación del artículo 586, ordinal 3º, del Código de Comercio, estima que no tiene vocación de prosperidad, pues dicho artículo no se encontraba vigente cuando se expidió el acto administrativo acusado.

En relación con la violación de los artículos 603 y 607 del Código de Comercio y 83 literal b y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considera el Procurador Delegado que la autoridad competente en Colombia para proteger un nombre comercial es la Superintendencia de Industria y Comercio, pero el cumplimiento de tal función demanda tener conocimiento de la existencia del mismo, como en efecto lo indicó el Consejo de Estado en auto de 24 de marzo de 1994, de la Sección Primera, expediente 2766, consejero ponente Dr. Miguel González Rodríguez. Dicho conocimiento se obtiene por el depósito del respectivo nombre, que hace el interesado ante la mencionada entidad, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 20 del Decreto 117 de 1994.

En el caso objeto de estudio, el demandante tiene registrado el nombre del establecimiento comercial rioflex ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 29 de agosto de 1995. Sin embargo, no existe prueba que demuestre que haya efectuado el depósito del nombre comercial ante la superintendencia, para así obtener su protección respecto de terceros, razón por la cual la entidad no tenía conocimiento de su existencia y no pudo, en consecuencia, al expedir el acto acusado, desconocer las normas citadas como vulneradas.

V. Decisión

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes

Consideraciones

Solicita la parte actora la declaratoria de nulidad de la Resolución número 6900, de 18 de marzo de 1996, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca rioflex para distinguir productos de la clase 11 de la clasificación internacional de Niza, en favor de Jorge Enrique Méndez Segura, por solicitud que éste hiciera el día 5 de diciembre de 1995, y que, como consecuencia de ello, se cancele el correspondiente certificado de registro, pues el actor considera ser el propietario de un establecimiento de comercio del mismo nombre, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio el día 29 de agosto de 1995, fecha en la cual también se inscribió como comerciante.

La entidad demandada objeta las pretensiones de la demanda, en cuanto a que la parte actora no se opuso a la solicitud de registro de la marca rioflex, ni, a la fecha del acto acusado, era titular de un registro marcario anterior sobre la marca rioflex así como tampoco había solicitado ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o enseña en que se destaque la expresión rioflex.

Considera el tercero interesado, de su parte, que sin el cumplimiento de los requisitos de los nombres comerciales y enseñas, previstos en el artículo 20 del Decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el derecho invocado no tiene amparo en la ley marcaria vigente. Además, que el artículo 102 ibídem, por ser ley especial, ampara prioritariamente los derechos conferidos por la marca, frente a la ley genérica prevista en el Código de Comercio, amén de que la semejanza aducida queda desvirtuada por el uso anterior de parte del tercero del término oflex.

V.1. La no oposición del demandante.

La Sala observa que ha sido reiterada la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogida además por la corporación, en el sentido de que la falta de intervención del demandante como opositor al registro de la marca, no exime a la oficina nacional competente de la obligación legal de hacer el estudio completo de registrabilidad, ni ello constituye óbice para que el interesado pueda posteriormente controvertir la presunción de legalidad del acto acusado ante el órgano judicial competente. En efecto, considera el tribunal en su interpretación prejudicial que “La norma contenida en el artículo 96 impone ... la obligación de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que procede tanto en el caso de haberse presentado observaciones, como aquel en que no se hubieren hecho. La inexistencia de observaciones por lo tanto ... no exime al administrador de la exigencia del examen de registrabilidad en la forma y en el fondo para que sea éste, según su criterio, quien determine otorgar o denegar el registro de la marca, ciñéndose a las disposiciones sobre registrabilidad de la misma contenidas en el artículo 81 de la decisión comentada ...”.

V.2. Las marcas rioflex y acoflex.

Considera el tercero interesado que por ser titular de la marca acoflex, el nombre comercial rioflex no resulta exclusivo, pues el tercero tenía el previo uso y la exclusividad sobre la denominación “oflex”, por lo que desconocer esta prioridad por la inventiva de anteponerle la expresión “ri” a la denominación” “oflex”, carece de la originalidad que se aduce. Un derecho de más de 10 años sobre la marca “acoflex” es mayor que otro de 4 meses que en forma dolosa se pretende sobre el nombre “rioflex”, más si se tiene en cuenta que el demandante pretende derecho de exclusividad sobre el 80% de una marca registrada, como es la expresión “oflex”.

La Sala estima que el razonamiento expuesto por el tercero interesado es inaceptable, pues el método comparativo que utiliza para establecer la confundibilidad o no de unas marcas exige que la comparación de los nombres se haga de conjunto y no en la forma seccionada, como lo pretende el impugnante. Sobre este punto anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “Debe rechazar ... este tipo de argumentaciones porque con ellas se están segmentando los signos denominativos para derivar de ellos una nueva denominación no protegible por carecer de asidero jurídico alguno y además porque dentro del proceso administrativo interno no se enfrentaron los signos rioflex y acoflex, de manera que su comparabilidad está por fuera de cualquier examen por parte de la administración o de la autoridad nacional competente”.

V.3. Las marcas y los nombres comerciales.

Para que un nombre comercial sea amparado por la legislación y, en consecuencia, pueda ser considerado como causal de irregistrabilidad de una marca, debe asemejársele en forma tal que el uso de ésta, de acuerdo con el literal b del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pueda inducir al público a error. Prescribe dicha norma:

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

La protección del nombre comercial de que habla el literal b de la norma precitada debe entenderse en concordancia con el artículo 128 ibídem, como quiera que ese artículo exige que la protección del nombre comercial se haga efectiva sin obligación de depósito o registro. Dice el artículo 128 de la Decisión 344 lo siguiente:

“El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro...”.

En la interpretación prejudicial rendida en este proceso (27-IP-98), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al fijar el alcance de esa norma, dijo:

“El artículo 128 de la decisión en comento, referido al nombre comercial, consagra como disposición novedosa la de que los países miembros deben proteger el nombre comercial sin la obligación de depósito o de registro, pero a continuación y en forma aparentemente contradictoria señala que en el caso de (sic) la legislación interna contemple un sistema de registro, se aplicarán las normas del capítulo sobre marcas. La duda está planteada pues, en términos de qué cosa sucede con la protección del nombre comercial cuando la legislación interna establece la posibilidad de dotarlo de un sistema de registro. Pues debe entenderse, claro está, que ese sistema de registro es el mismo establecido para la propiedad industrial en lo referente a marcas puesto que esa es la materia que regula la Decisión 344”.

Agrega el tribunal que

“De lo anterior cabe concluir que la remisión a la ley interna que hace tanto el artículo 83 literal b de la Decisión 344 como su artículo 128 no implica, sin embargo, que el ordenamiento jurídico comunitario esté cediendo a la aplicación del principio de prelación o de precedencia del derecho de integración sobre el derecho interno, sino que el legislador andino ha permitido aplicar al nombre comercial el sistema de registro marcario, con lo cual se puede facilitar el reconocimiento público del nombre comercial y asegurar su protección” (Las negrillas no son del texto).

Posteriormente, al referirse al artículo 8º del Convenio de París, en vigor para los países miembros, siguiendo la orientación doctrinal trazada por Hermenegildo Baylos Corroza, en su Tratado de derecho industrial, respecto de la obligatoriedad de proteger el nombre comercial sin necesidad de registro, aplicable al precepto legal contenido en el artículo 128 de la Decisión 344, cuando afirma que “al declarar el artículo 8º del convenio, que se protegerá el nombre comercial sin necesidad de registro, hay que entender que ello supone atribuir al nombre no registrado una protección plena que lógicamente implica la obtención del derecho exclusivo a su uso” el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina comenta que

“De acuerdo con la doctrina podría concluirse entonces que la protección del nombre comercial puede obtenerse por una doble vía: por el uso y por la inscripción o registro en la oficina nacional competente, pero que no hay precedencia, prelación o privilegio alguno entre una y otra forma de protección, sino que ambas tienen la misma validez si cumplen con los requisitos exigidos, y, finalmente que la solución al conflicto en el tiempo entre estos signos se determinará por la aplicación del principio prior tempore potior iure”.

Indica lo anterior que el nombre comercial que reúna los requisitos que lo caractericen como tal, gozará de la protección del ordenamiento jurídico, bien por el uso o bien por la inscripción o registro en la oficina nacional competente.

V.4. El uso del nombre comercial.

En el mismo orden de ideas, considera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que el requisito del uso o de la utilización del nombre como modo o forma de adquirir el derecho a la protección industrial está implícitamente aludido en el artículo 128 de la Decisión 344, cuando esta norma señala que el nombre comercial deberá protegerse sin obligación de depósito o de registro, y en dicho sentido resulta aplicable a la Decisión 344, en el contexto del asunto examinado, la interpretación prejudicial que sobre el anterior artículo 117 de la Decisión 313 hizo el tribunal en el proceso 20-lP-97, caso manuelita, en cuanto al uso del nombre comercial, cuando allí dijo:

“... La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el inciso tercero del artículo 117 de la Decisión 313, el cual si bien dispone “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el capítulo de marcas de la presente decisión, en lo que fuere pertinente ...”, permite sin embargo complementar el régimen de la protección del nombre comercial con la “reglamentación” que para el efecto establezca la legislación de cada país miembro. Existe una expresa remisión, en este caso, a la legislación nacional la que se aplicará en todo cuanto no contradiga a la comunitaria, por estar revestida de su carácter preeminente y de aplicación directa... si la legislación nacional prescribió el registro como medio de obtener protección, dicho registro no será en todo caso constitutivo del derecho, sino un medio eficaz de prueba de su uso...

Esa remisión a la legislación nacional ... debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos. Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el Iiteral b del artículo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error. No habla esta norma de un nombre “registrado”, sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial...

De lo anteriormente expuesto se deduce sin lugar a dudas que el registro no es obligatorio en el derecho comunitario andino, que basta con el uso del nombre comercial para que éste tenga derecho a la protección industrial y que en presencia de conflicto entre una marca y un nombre comercial, éste se ha de resolver por la aplicación del principio in dubio pro signo priori que le otorga al nombre comercial prioridad sobre la marca en el caso de que el propietario de aquel demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca”.

V.5. La legislación nacional.

Las normas pertinentes del Código de Comercio prescriben:

“ART. 603.—Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

ART. 604.—Si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la oficina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito.

ART. 605.—El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

El concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina prevé que el derecho de protección de un nombre comercial pueda lograrse mediante el uso y el registro o depósito de dicho nombre, pero que cuando la legislación nacional establece este último procedimiento debe entenderse que no tiene carácter constitutivo del derecho sino que se convierte en un medio eficaz de prueba del uso. Es esta la posición recogida por la legislación nacional, cuando no se admite el registro y el depósito como generadores de derechos respecto del nombre comercial, pero se le asigna al depósito del nombre el valor de prueba en relación con el uso, con el carácter de presunción en el sentido de que el depositante usó el nombre desde el día de la solicitud.

V.6. El caso sub judice.

Considera la parte actora que tiene mejor derecho que el tercero interesado sobre el nombre rioflex porque lo inscribió en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., el día 29 de agosto de 1995, bajo la matrícula 661820, antes de que el tercero solicitara el día 5 de diciembre de 1995 ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca rioflex para distinguir productos de la clase 11 de la clasificación internacional de Niza, esto es, aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, etc., y, en especial, para distinguir un acondicionador o acople flexible para instalaciones o acometidas sanitarias de todas clases, la cual le fue otorgada mediante el acto acusado.

La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto acusado con fundamento en la consideración, entre otras, de que el demandante no solicitó ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión rioflex.

La Sala estima que en el asunto analizado la solicitud de protección del nombre comercial que formula la parte demandante, con fundamento en el registro de un nombre comercial en la Cámara de Comercio, no es atendible porque el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tiene establecido que cuando la legislación interna contemple un sistema de registro para la protección del nombre comercial se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de dicha decisión.

El ordenamiento jurídico colombiano, mediante el artículo 603 del Código de Comercio, después de consagrar la adquisición de los derechos sobre el nombre comercial como consecuencia del primer uso, establece la posibilidad de que se solicite el depósito y el inciso 2º del artículo 605 ibídem, consagra como medio probatorio acreditante del uso de un nombre comercial su depósito, pues desde la solicitud de éste se presume que el depositante ha hecho uso de dicho nombre.

Las normas de derecho marcario establecen que el estudio de registrabilidad de las marcas se verifica mediante la confrontación que la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio hace del nombre o signo marcario solicitado con aquellas marcas ya registradas, lo cual tiene lugar oficiosamente o a solicitud de parte interesada. Para efectos de la intervención de terceros, la legislación ha previsto la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, de manera que éstos puedan oponerse cuando se ha incurrido en alguna causal de irregistrabilidad.

La publicación de la solicitud de registro de una marca tiene la finalidad de que los titulares de marcas similares o terceros interesados se opongan cuando se ha incurrido en causal de irregistrabilidad de la misma, sin que ello sea óbice para que, después de surtido el procedimiento administrativo respectivo, puedan operar los correspondientes mecanismos de control. Y ello es así porque la superintendencia lleva el registro de todas las marcas protegidas, de manera que su obligación legal es la de evitar que se registren marcas que puedan conducir al público consumidor a error.

En tratándose de la protección de nombres comerciales, la situación es diferente porque, como ya se ha dicho, el derecho sobre el nombre comercial se genera en el uso, pues su depósito o registro constituye apenas prueba del uso del mismo. Pero la protección de ese derecho debe, por razones elementales de seguridad jurídica para los titulares de marcas, invocarse en el momento de publicación de la solicitud de éstas en la Gaceta de Propiedad Industrial, si es que el nombre comercial no ha sido previamente depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Precisamente, la publicidad de la solicitud busca, de una parte, informar al público que el registro de una marca ha sido solicitado, y, de otra parte, darle alguna certeza al derecho del solicitante.

Una interpretación que permita a los propietarios de nombres comerciales no depositados invocar, en cualquier tiempo, causales de irregistrabilidad respecto de marcas ya registradas, no en proceso de registro, introduciría un elemento de inseguridad jurídica en el campo marcario, pues ningún registro de marca tendría certeza alguna por causa de la existencia eventual de nombres comerciales no registrados, con características similares al signo marcario en cuestión.

La Sala considera que el derecho al nombre comercial se genera en el uso, pero que el propietario debe invocar su protección frente a la solicitud de registro de una marca en el curso del correspondiente procedimiento administrativo y, en especial, cuando se efectúa la publicación de la solicitud del signo marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial. De otra manera, si el nombre comercial no ha sido depositado y su propietario no se ha opuesto, la superintendencia no tendría elementos de juicio para el análisis de la eventual irregistrabilidad de la marca solicitada.

Resulta así que el cargo de violación de los artículos 83, literal b y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 586, ordinal 3º, 603 y 607 del Código de Comercio no se presenta, pues si se está en presencia de un nombre comercial no protegible por cuanto su protección no se invocó oportunamente o por no haberse realizado el correspondiente depósito que demostrara su uso, habrá de denegarse la pretensión de la actora, ya que el examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente presupone un nombre comercial protegido y el registro de una marca que con él se confunde, lo cual no acaece en el asunto sub examine.

Dadas las anteriores consideraciones, en acuerdo con el concepto del agente del Ministerio Público, habrán de denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉNGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓNDENASE, en costas a la parte demandante. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 27 de mayo de 1999.

Juan Alberto Polo Figueroa; P residente—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Libardo Rodríguez Rodríguez—Manuel S. Urueta Ayola.

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