•Sentencia 4132 de febrero 25 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

FECHAS DE EXPEDICIÓN Y DE VENCIMIENTO PARA EFECTOS DE LA RENOVACIÓN

EXTRACTOS: «A través de la Resolución 5339 de 29 de febrero de 1996, la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación de la actora(*) al registro de la marca mixta SUPER SAC MANIJAS en favor de Altalene S.A., para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

(*) La parte actora es Cartón de Colombia S.A. (N. del D.).

Para adoptar la decisión antes mencionada, la entidad pública demandada tuvo en cuenta lo siguiente:

Que la sociedad actora como titular de la marca SUPERSAC para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 formuló observaciones a la solicitud de registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (mixta) presentada por Altalene S.A., porque este signo es confundible con aquél dada su identidad o similitud gráfica, fonética y literal.

Que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable al caso en estudio, no se configuró ya que la actora tuvo vigente el registro de la marca SUPERSAC, certificado número 122841, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1992 hasta el 6 de diciembre de 1993, luego no se daban los supuestos fácticos de la citada norma.

Que no existen semejanzas que puedan inducir al público a error porque en la marca SUPER SAC MANIJAS predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

De tal manera que la controversia se circunscribe a establecer si la actora tenía o no vigente el registro de la marca SUPERSAC, pues de ello depende la causal de irregistrabilidad, como se desprende del texto del artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es del siguiente tenor:

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Ahora, la norma comunitaria antes transcrita debe analizarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 99 ibídem, ya que, de conformidad con los cargos de la demanda, la demandada desconoció que durante el período de gracia el registro de la marca conservaba su plena vigencia.

El referido artículo 99, prevé:

“La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los países miembros. Durante el plazo referido, el registro de la marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia...”.

Según se afirma en la demanda, a la actora se le concedió el registro de la marca SUPERSAC a través de la Resolución 8940 de 6 de diciembre de 1988 (fl. 31).

Cabe advertir que cuando se expidió la citada resolución el término para la concesión del registro marcario era de 5 años. De ahí que en la Resolución 5339 acusada se afirme que la marca de la actora estuvo vigente hasta el 6 de diciembre de 1993.

De acuerdo con el texto del artículo 99 antes citado el término para solicitar la renovación del registro marcario es “dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro”; pero el titular de la marca “gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro”. “...Durante el plazo referido, el registro de la marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia”.

Es del caso tener en cuenta que la citada disposición también estaba consagrada en los mismos términos en el artículo 88 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartegena, que estaba vigente cuando precluyó el término de 5 años del registro concedido a la actora.

Aplicando el tenor literal de tales disposiciones a los hechos que interesan al proceso se tiene que si a la actora se le concedió el 6 de diciembre de 1988, por 5 años, el registro de la marca Supersac, dicho término vencía el 6 de diciembre de 1993. Y la solicitud de renovación debió formularla a más tardar el 6 de junio de 1993; no obstante ello durante el término comprendido entre el 6 de diciembre de 1993 y el 6 de junio de 1994 tenía un plazo de gracia dentro del cual conservaba plena validez la marca.

Conforme obra a folio 173 la actora solicitó el 21 de julio de 1994 el “re-registro” de la marca Supersac, que se interpreta como renovación, esto es, cuando conforme al tenor literal del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el plazo de gracia para que la marca conservara su validez ya había vencido.

El fundamento de la demanda descansa en el hecho de que, a juicio de la actora, no obstante el tenor literal del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe entenderse que el término previsto para los efectos del plazo de gracia no debe tenerse en cuenta desde la fecha de expedición del acto administrativo que concedió el registro, sino desde la de notificación del mismo.

Para la Sala no le asiste razón a la actora, pues la referida norma comunitaria es muy clara cuando señala que el plazo de gracia de 6 meses se contará “a partir de la fecha de vencimiento del registro”. Y cuando se expide el acto administrativo por el cual se concede un registro marcario por determinado tiempo, sean 5 años o 10, la fecha de vencimiento coincide con la de la expedición, pues no podría ser de otra manera ya que las autoridades administrativas no pueden saber en qué fecha se van a notificar los interesados. Obsérvese cómo algunos actos administrativos que conceden registros marcarios señalan expresamente la fecha cierta de vencimiento, la cual coincide con el día y mes de la fecha en que se expidió dicho acto. Otros, como ocurre con la resolución acusada, expresamente señalan: “VIGENCIA: Diez años contados a partir de la fecha de la presente resolución” (fl. 52).

Y si la norma comunitaria prevé que los seis meses de plazo de gracia para proteger la marca se cuenten a partir de la fecha de vencimiento del registro, es esta fecha cierta la que debe tenerse en cuenta y la que, por lo demás, no se le notifica al interesado separadamente sino conjuntamente con el acto de concesión del registro marcario.

En la interpretación prejudicial 21 IP-98 que se rindió en este proceso, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al precisar el alcance del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señaló:

“...Los requisitos exigidos por el artículo 99, para poder renovar una marca son, en primer lugar, que se haya presentado la respectiva solicitud seis meses antes de la finalización del período de duración o inclusive dentro del período de gracia, consistente en seis meses contados desde la fecha de vencimiento del registro.

Este plazo de gracia, tiene efectos importantes para el titular de la marca; pese a haber fenecido el plazo de concesión del registro, éste tendrá su “plena vigencia” durante el transcurso de ese período.

Para efectos de lo anotado precedentemente, corresponde dejar establecido que el registro número 122841 de la marca Supersac en favor de la sociedad Cárton de Colombia S.A. por el período corriente del 6 de diciembre de 1988 al 6 de diciembre de 1993 oportunidad en que no se solicitó su renovación en tiempo y forma,... habría caducado, máxime si la solicitud de un renuevo de la marca Supersac de la sociedad Cartón de Colombia S.A. data de 21 de julio de 1994, o sea más de 6 meses.

Continuando con el criterio de nuestra jurisprudencia, en este aspecto debemos referirnos al proceso 1-IP-94, G.O. 164 del 2 de noviembre de 1994, en el que el tribunal consideró que:

“Como puede apreciarse de la lectura de las señaladas normas comunitarias, coincide en general el espíritu de éstas con los principios básicos que regulan la conformación del acto administrativo, los cuales postulan que la notificación, la publicación o el registro, formalidades obviamente “posteriores” al nacimiento del acto, condicionan su eficacia mas no su validez...”.

...CONSIDERANDO, por tanto, y así lo interpreta el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que el plazo de vigencia de una marca sólo puede ser concretado por el acto administrativo de concesión... Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado por aquella norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia concesoria”. (fls. 272 a 274).

Entonces, como quiera que cuando se expidió el acto expreso acusado, esto es, el 29 de febrero de 1996, la actora no tenía derecho alguno sobre la marca Supersac, pues en el período de gracia dentro del cual conservaba plena vigencia su registro marcario no había presentado la solicitud de renovación, ello descarta la transgresión del artículo 83, literal a, de la Decisión 344.

Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de febrero 25 de 1999, Expediente 4132. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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