Sentencia 4164 de mayo 18 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

LA DENOMINACIÓN “TV CABLE” DEVINO EN EXPRESIÓN GENÉRICA

EXTRACTOS: «La sociedad T.V. Cable Limitada, por conducto de apoderado, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos, proferidos dentro de los expedientes administrativos números 300.772, 300.771, 300.769 y 300.700, por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad TV Cable Promisión S.A., con domicilio en la ciudad de Bucaramanga (Santander):

a) Resolución 8849 de 19 de noviembre de 1991, por medio de la cual se concedió el registro de la marcas PROMISIÓN (mixta), clase 38. La respectiva demanda se radicó bajo el número 4164;

b) Resolución 8850 de 19 de noviembre de 1991, por medio de la cual se concedió el registro de la marca PROMISIÓN (mixta), clase 41. La correspondiente demanda se radicó bajo el número 4173;

c) Resolución 8848 de 19 de noviembre de 1991, por medio de la cual se concedió el registro de la marca PROMISIÓN (mixta), clase 35. La demanda respectiva fue radicada bajo el número 4174; y

d) Resolución 4269 de 21 de noviembre de 1994, por medio de la cual se concedió el registro de la marca PROMISIÓN (mixta), clase 42. La demanda se radicó bajo el número 4186.

Solicitó, igualmente, la cancelación de los certificados de registro números 139.258, 139.259 y 139.257, todos de fecha 19 de noviembre de 1991, y 172.674 de 21 de noviembre de 1994, los cuales corresponden, en su orden, a las marcas relacionadas en los literales anteriores.

(...).

V. Consideraciones

1. La acción incoada.

La Sala interpreta la presente acción como la de nulidad autorizada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que no es una acción popular, sino que requiere de interés directo en la causa, es decir, de un derecho subjetivo que origine o determine interés en el accionante en relación con el acto demandado. Este requisito, en la presente causa, se cumple de manera indiscutida, debido a la condición de titular del registro de la marca T.V. CABLE LIMITADA, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42, que ostenta la sociedad demandante.

2. El núcleo del problema.

Vistas en conjunto las posiciones de las partes, el meollo de la cuestión litigiosa radica en la registrabilidad, como marca, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza, del signo PROMISIÓN más gráfica (mixta), al estar, por una parte, de por medio la expresión T.V. CABLE, insertada en la parte gráfica de la marca, como elemento destacado de la misma, y, por la otra, corresponder al nombre y enseña comercial ya depositados y a las marcas registradas, T.V. CABLE (mixta), para distinguir los mismos servicios, de propiedad de la actora, T.V. CABLE (mixta), para distinguir los mismos servicios, de propiedad de la actora, T.V. Cable Limitada, según es indicado en los hechos de esta providencia.

En efecto, el ataque que se le hace a aquélla tiene como razón determinante su confundibilidad con la segunda marca en mención, de modo que la solución del problema requiere, ante todo, despejar este punto, materia del tercer cargo, lo cual, a su vez, presupone precisar el carácter de cada signo. Del resultado de este análisis dependerá, en alto grado, la suerte de los cargos primero y segundo, en cuanto tienen que ver con los atributos del signo PROMISIÓN más gráfica, para ser registrada como marca para distinguir los referidos servicios de la clase 38.

3.La posición jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A propósito de la interpretación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, pertinente al punto de la confundibilidad de las marcas, el tribunal pone de presente los siguientes lineamientos:

En el presente caso se observa que de las denominaciones confrontadas, se identifica como elemento común a ambas la denominación T.V. CABLE, de la cual el juez consultante tendrá que determinar si la misma constituye un auténtico ejemplo de lo que en derecho marcario es una marca débil, es decir, de aquellas que con el paso del tiempo se han convertido en denominaciones de uso común para los productos que protegen.

De los hechos parece desprenderse que la marca T.V. CABLE fue utilizada en Colombia a partir del año de 1987 por la sociedad Gramacol Grabaciones Modernas de Colombia S.A., más tarde por T.V. Cable Limitada, de lo cual habría que determinar si dicha denominación en ese momento y en ese mercado, efectivamente era una marca débil que, sin llegar a ser un signo genérico ni uno descriptivo, podía, sin embargo, ser susceptible de registro.

Corresponde también al consultante determinar, tomando en cuenta la evolución tecnológica y la difusión que en ese campo —transmisión televisada por cable— se ha producido, si la denominación T.V. CABLE ha pasado a ser común, es decir, genérica, y, por tanto, no susceptible de apropiación por una sola persona.

De llegarse a tal conclusión, acota el tribunal, habrá que determinar si cabe el uso por varias personas de la denominación T.V. CABLE por ser de uso común, siempre y cuando la forma en que se la presente, proporcione el grado de distintividad suficiente respecto de marcas propiedad de terceros.

Concluye anotando que, en consecuencia, lo que en definitiva le corresponde al juez nacional es el determinar si entre las marcas confrontadas existe, respecto de la forma en que se representa la denominación T.V. CABLE y los demás elementos que integran el conjunto marcario del signo PROMISIÓN (mixta), el grado de distintividad suficiente como para permitir que éste continúe en el mercado.

Y como apreciación suya, el tribunal expone que es de destacar que la denominación T.V. CABLE evidentemente ha devenido en una expresión de uso corriente para denominar usualmente el servicio de transmisión de la televisión por cable, la cual ha sido aceptada por la administración como componente accesorio o explicativo de la marca PROMISIÓN (mixta).

Señala que lo anterior lleva a que, según el inciso e del artículo 82 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente “en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos que se trate”, lo cual significa que no puede haber uso exclusivo ni excluyente de las denominaciones de carácter genérico que designen o describan de modo común o usual los productos o servicios de que se trate.

4.Examen de los cargos.

Hecha la anterior precisión, se procede al examen del fondo del asunto planteado, sobre el cual la Sala empieza por decir que, como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la expresión T.V. CABLE, hoy tiene notoriamente claro carácter genérico, toda vez que se emplea para denominar usualmente el servicio de transmisión de la televisión por cable, o por suscripción.

Así las cosas, en relación con la misma vale aplicar las reglas pertinentes a los signos de esta naturaleza, como son las de que no son registrables si la marca consiste únicamente en dicho signo, por tanto, no son susceptibles de uso exclusivo y excluyente por persona alguna; y, en sentido contrario, pueden ser registrables siempre y cuando estén acompañados de elementos que le den suficiente distintividad frente a otras marcas que utilicen el mismo signo para distinguir productos de la misma clase, o que guarden relación con ellos.

De suerte que el problema se reduce a establecer si la marca atacada tiene o no el elemento adicional que le dé a la expresión T.V. CABLE la cualificación necesaria para poder ser utilizada en la misma, pudiéndose observar al respecto que sí lo tiene, y que éste viene dado por la palabra PROMISIÓN, la cual no es descriptiva ni evocativa del mismo servicio, es decir, no es una palabra que se utilice para designarlo, o para describir sus características.

Por lo tanto, la palabra PROMISIÓN hace que la marca pueda coexistir en el mercado para distinguir los servicios de televisión por cable, o técnicas similares, no obstante utilizar en la parte gráfica la expresión T.V. CABLE, ya que tiene la fuerza de distintividad suficiente frente a otros, actuales o futuros, oferentes de tales servicios.

Situación diferente sería la de que la marca estuviera constituida única y exclusivamente por la expresión T.V. CABLE, ya que, entonces, sí sería irregistrable al momento presente, y no por el hecho de que la actora tenga registrada a su favor una marca conformada por ella, sino porque estaría incursa en la causal descrita en el literal d del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, según el cual no podrán registrarse como marcas, las que “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designaro para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

Ha de ponerse de presente que, no obstante estar registrada la marca T.V. CABLE en cabeza de la actora, para distinguir servicios de las clases 16 y 38, amén de tener depositada la expresión como nombre y enseña comercial hoy, por haber devenido en genérica esta expresión, no puede ser de uso exclusivo por parte de aquélla, sino que puede ser usada por cualquier persona que ofrezca los mismos servicios, siempre y cuando le aplique el elemento de distinción antes comentado, esto es, tanto en cuanto no consista exclusivamente en ella. Por esta circunstancia, su marca ha devenido en una marca débil, que si bien en el momento en que fue registrada podía tener algún grado de distintividad debido a que por ese entonces no era de uso común en Colombia, hoy se encuentra expuesta a enfrentarse a marcas que incorporen la expresión como elemento constitutivo de las mismas, por lo ya dicho. Al respecto no interesa que la marca T.V. CABLE (mixta) hubiera o no adquirido el carácter de marca notoria, ni de que esté depositada como nombre y enseña comercial.

A lo anterior cabe agregar que no es cierto que haya identidad entre la marca atacada y la marca de propiedad de la actora, por cuanto la palabra PROMISIÓN hace la diferencia necesaria con la marca de la cual es titular la actora. Al efecto, es irrelevante que la marca PROMISIÓN (mixta), utilice en su parte gráfica la denominación en discordia: T.V. CABLE, y que ésta corresponda al nombre comercial y a la marca de la firma demandante.

Lo analizado evidencia que las resoluciones acusadas no se encuentran en oposición alguna con las normas invocadas como violadas, y ello determina la no prosperidad de las acciones incoadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de mayo 18 de 2000. Expedientes acumulados 4164, 4173, 4174, 4186. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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