•Sentencia 4212 de mayo 20 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

UTILIZACIÓN DE TÍTULOS DE OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS

EXTRACTOS: «La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca terminator solicitada por la actora para amparar productos comprendidos dentro de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 porque, a su juicio, el signo corresponde al título de una obra cinematográfica de un autor distinto de la peticionaria, cuyo consentimiento no se acreditó en el expediente, razón por la cual se presenta la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Prevé la citada disposición comunitaria:

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

En relación con el alcance de esta disposición precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial número 32-IP-97 rendida en este proceso:

“ ... lo que la Decisión 344 prohíbe en el literal g del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor (...).

Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción “Caballo Viejo”, pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.

Así como el título está vinculado a una obra, la marca lo está con un producto o servicio, al punto que, salvo en el caso de las marcas notorias, una misma marca puede tener diferentes titulares cuando dicho signo distintivo es registrado por cada uno de ellos para distinguir productos o servicios pertenecientes a clases diferentes, siempre que no se genere confusión con el registro (...).

De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última.

Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

— Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

— Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más —extremando el rigor en el análisis—, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier otro producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del título de una obra (...).

Como consecuencia de lo expuesto, considera el tribunal que la intención de la prohibición contenida en el literal g del artículo 83 de la Decisión 344, no puede ser otra que la de prohibir el registro como marca del título de una obra cuando éste se encuentre protegido por el derecho de autor, es decir, cuando tenga también características de originalidad.

Por tanto, la prohibición marcaria para el uso del título de una obra no puede ir más allá de la reconocida por el derecho de autor, vale decir, la del uso del mismo título para distinguir otra obra, sea o no del mismo género, según lo que disponga la ley del país donde se reclame la protección...”.

De los apartes que han quedado transcritos infiere la Sala que, en el caso sub examine no se configura la causal de irregistrabilidad que tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para denegar la solicitud de la actora, por lo siguiente:

La disposición contenida en el artículo 83, literal g, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protege: el derecho de autor que tenga un tercero sobre el título de una obra literaria, artística o científica, cuando no ha mediado su consentimiento para la utilización del mismo, entendido el título, según la interpretación prejudicial que antecede, como el título y la obra misma; y el riesgo de confusión que tal utilización pueda generar en el público consumidor.

Partiendo la Sala de la premisa de que en tratándose de obras cinematográficas el título “terminator” es original y que como tal es objeto de protección por el derecho de autor, la utilización del mismo para amparar productos veterinarios, farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), etc., a que se refiere la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, que fue respecto de la cual se solicitó el registro, no crea riesgo de confusión alguno ya que es muy remota la posibilidad de que el público consumidor de estos productos pueda suponer que el autor de la obra cinematográfica tiene relación con los mismos.

Este elemento del riesgo de confusión cobra connotación en estos casos y, particularmente, en el de la protección del derecho de autor, pues, como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si se obvia tal elemento en el análisis que debe hacerse cuando de causales de irregistrabilidad se trata, se estaría creando la figura de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”, que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor, y ello daría lugar al monopolio absoluto de las marcas, para lo cual sólo bastaría crear una obra, ponerle un título más o menos original y acudir sistemáticamente a las oficinas de derechos de autor, lo cual pondría en peligro el sentido del derecho marcario.

Así las cosas, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 49049 de 30 de noviembre de 1994, expedida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1677 de 8 de agosto de 1996, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la misma entidad.

2. Como consecuencia de la declaratoria anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a conceder en favor de la actora el registro de la marca terminator, para amparar productos de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, a que alude la solicitud formulada dentro del expediente administrativo 364962, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de mayo 20 de 1999. Expediente 4212. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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