Sentencia 4554 de junio 22 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NOMBRES COMERCIALES

PROTECCIÓN CUANDO SON NOTORIAMENTE CONOCIDOS

EXTRACTOS: «El Instituto de Seguros Sociales a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta corporación contra la Resolución 22789 de 31 de octubre de 1996, “por la cual se concede un depósito”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (fls. 42 a 49).

1. Que se violó el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta los literales c, d, e y h del citado artículo, que prohíbe registrar marcas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

Que, la Asociación Nacional de Usuarios del ISS —ANUISS— no representa el sector de usuarios del Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual el uso que está haciendo de la sigla “ISS” es indebido, debido a que puede prestarse a engaño tanto para los medios de comunicación como para el público. En el lenguaje corriente, la utilización de la sigla “ISS”, es indicativa de los bienes y servicios que ofrece el Instituto de Seguros Sociales, empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional.

2. Se violó el artículo 83, ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca “DATAISS”, no tuvo en cuenta las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a, b, d y f del precitado artículo.

Que, “ANUISS” está transcribiendo e imitando el signo del “ISS” lo cual induce en error a los usuarios.

Que el Instituto de Seguros Sociales, para el uso de su nombre, por lo renombrado y notorio, no necesita registro en actividades específicas, pues es un nombre que se viene utilizando desde el año de 1946, con las finalidades de ley que le corresponden; y la utilización por parte de “ANUISS”, para hacer competencia por medio de propaganda laudatoria de uno de sus productos, crea confusión entre el público que puede creer que es un producto autorizado y calificado previamente por el ISS, sin que ello sea cierto.

Que el signo otorgado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio fue “DATAISS”, sin embargo, los nombres que se presentan al público, son “DATAISS 96” y “DATAISS PLUS”, los cuales no corresponden a la realidad de lo que ofrecen, pues su producto o servicio es propio del ISS y no de la enseña conferida.

3. Que se violó el artículo 113, ibídem, por cuanto el literal c del mencionado artículo indica que la autoridad competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca cuando éste se haya obtenido de mala fe, considerándose casos de mala fe, entre otros, cuando un representante, distribuidor o usuario haya obtenido el registro, de una marca confundible con otra, sin el consentimiento expreso del titular, lo cual ocurrió en el caso sub examine.

4. Que se violó el artículo 128 ibídem por cuanto el nombre comercial debe ser protegido sin obligación de depósito o registro. Los derechos sobre el mismo se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, y en la misma forma, el depósito o la mención de depósito, no constituyen derecho sobre el nombre.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

(...).

En relación con el fondo del asunto, la Sala hace las siguientes precisiones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, al referirse al artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, llama la atención sobre el hecho de que debe analizarse si en la acción ejercida, al tenor de dicha disposición, hubo previo agotamiento de la vía gubernativa.

Sobre el particular, la Sala reitera lo manifestado en sentencia de 18 de noviembre de 1999 (expediente 4683, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa), en el sentido de que por tratarse de una acción de nulidad no es menester el previo agotamiento de la vía gubernativa, a menos que el interesado hubiera intervenido en el trámite administrativo, por ejemplo, formulando observaciones, y éstas le hubieran sido denegadas, caso en el cual sí está obligado a cumplir con dicho presupuesto. Pero esta no es la situación que se presentó en el caso sub examine.

En lo tocante al nombre comercial y su protección, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que le fue solicitada, expresó:

“La protección al nombre comercial se otorga por los países miembros sin que exista obligación de depósito o de registro, ya que sólo basta el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad...” (fl. 237).

El actor básicamente fundamenta la demanda en la notoriedad de su nombre, por lo cual aduce no requerir registro en actividades específicas.

La Sala comparte el criterio del agente del Ministerio Público en cuanto a que la sigla ISS en nuestro país identifica al Instituto de Seguros Sociales; es decir, que forma parte de un nombre comercial notoriamente conocido.

Ahora, ciertamente, la mencionada expresión es la que se resalta en el acto administrativo de depósito. En efecto, se observa a folio 2 que el depósito recae sobre la enseña comercial “DATAISS” destacándose en “negrillas” la sigla “ISS” y, como quiera que dentro de las actividades que con tal enseña se busca identificar, están las relacionadas “con la fabricación, venta y distribución de software autoliquidador de aportes al ISS y demás EPS....”, estima la Sala que la identidad del signo “ISS”, desde el punto de vista fonético, ortográfico y visual, de la enseña “DATAISS” con el que se distingue al Instituto de Seguros Sociales, puede inducir al público a error en cuanto a la procedencia del producto o servicio, esto es, que el consumidor desprevenido puede llegar a creer que está autorizado por el mencionado instituto.

De tal manera que no existe duda en cuanto a que el registro contenido en el acto acusado contraviene el artículo 83, literal b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por tal razón es viable acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de junio 22 de 2000. Expediente 4554. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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