Sentencia 4360 de enero 27 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RÉGIMEN COMUNITARIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

COMPETENCIAS RESIDUALES NORMATIVAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS

EXTRACTOS: «El acto acusado. El Decreto 698 de 1997, señala que:

“ART. 1º—El derecho conferido por el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para importar productos o servicios, no cesará, si con posterioridad a la importación el titular de la marca da inicio a su uso en el territorio nacional.

ART. 2º—Los productos o servicios que se introduzcan al territorio nacional en ejercicio del derecho de importación que confiere el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberán indicar de manera clara y expresa tanto en la publicidad que se haga de los mismos como en los empaques, etiquetas y en los demás elementos de identificación las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público sobre el país de origen y el nombre del fabricante del producto o servicio de que se trate.

PAR. 1º—La Superintendencia de Industria y Comercio, con base en las facultades de protección al consumidor, señaladas en los artículos 14 y 32 del Decreto 3466 de 1982, podrá ordenar las modificaciones a la publicidad, a los empaques, etiquetas y demás elementos de identificación e imponer las sanciones que fueren necesarias a efectos de lograr la identificación correcta de los productos o servicios por parte del consumidor.

PAR. 2º—Las mismas disposiciones serán aplicables al titular de la marca registrada en Colombia cuando éste la comience a usar en fecha posterior a la importación de productos o servicios identificados con la misma marca de uno cualquiera de los países miembros.

ART. 3º—Comuníquese el presente decreto a la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Por su parte, la norma reglamentada es del siguiente tenor:

“ART. 107.—Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

VIII. 2. La interpretación 28-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Luego del análisis de los hechos puestos de presente, concluye el tribunal comunitario:

“1. Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. Empero, aun reuniendo los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2. Conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro que le permite al titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor a quien protege en esencia el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.

3. El principio de libre circulación de mercancías en la subregión andina sólo puede ser afectado por el ejercicio del derecho exclusivo al uso de la marca, cuando el titular de ésta pruebe su utilización en el país miembro al cual se pretende realizar la importación.

4. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344; en el primero de ellos como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares. La prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito indispensable previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares.

5. Las importaciones de productos provenientes de otros países miembros de la subregión con marcas idénticas o similares a las de una marca registrada en el país miembro al cual se realiza la importación, gozan de legitimidad y no podrán ser restringidas por el país importador, cuando la marca registrada localmente no esté siendo utilizada. En consecuencia, no podría prohibirse la importación de productos con marcas idénticas o similares cuando el titular de la marca registrada no la esté utilizando en el territorio del país importador.

6. El campo de aplicación del artículo 107 de la Decisión 344 es el del territorio de un país miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marcas idénticas o similares, otorgadas en otros países de la subregión a nombre de titulares distintos.

7. La facultad que permite el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de ejercerse siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra.

8. El artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, que supone que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

9. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario relativas al régimen de propiedad industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registros de marcas y señalan específicamente los procedimientos para su cancelación, anulación o renovación, siendo vedado a los países miembros establecer requisitos adicionales o procedimientos distintos a los contemplados en dicho ordenamiento; mucho menos so pretexto de desarrollar las atribuciones conferidas a ellos en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344”.

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Sala procede al análisis de los cargos formulados en la demanda, teniendo en cuenta la interpretación anterior, así:

VlII. 3. Primer cargo

Según el demandante, el Decreto 698 de 14 de marzo de 1997 debe ser anulado porque con su expedición se desconoce la competencia exclusiva que el numeral 24 del artículo 150, en concordancia con los artículos 122 y 123, de la Constitución Política, le otorga al Congreso de la República para legislar sobre propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.

El Decreto 698 de 14 de marzo de 1997, “por el cual se reglamenta el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y, en especial, de las que le confieren los artículos 143 y 144 de la precitada Decisión 344.

Las disposiciones mencionadas, señalan:

ART. 143.—Los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la presente: decisión. En estos casos, los países miembros se comprometen a informar a la comisión acerca de estas medidas.

ART. 144.—Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por la legislación de los países miembros”.

Además de los artículos invocados en el acto acusado, la Sala tendrá en cuenta el artículo 5º del Tratado de 28 de mayo de 1979, mediante el cual se crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto prescribe que “Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”. De no tenerse en cuenta dicha norma el análisis del cargo sería incompleto.

El ordenamiento jurídico comunitario, como es sabido, se configura como un conjunto de normas cuyos sujetos activos y pasivos son los Estados miembros y sus ciudadanos, dotado de órganos propios con poderes soberanos en ciertas materias específicas y en donde sus miembros han cedido parcialmente la soberanía nacional en los ámbitos que se han reservado a la autoridad comunitaria. Sin embargo, los países miembros conservan competencias residuales o complementarias de naturaleza legislativa que deben ejercer conforme a la política legislativa común. Es por lo anterior que se ha señalado que las partes que conforman la comunidad sólo pueden actuar, en adelante, como gestores del interés común, dejando de lado el criterio tradicional de soberanía excluyente para reemplazarlo por el de soberanía compartida en cada materia, lo que se ajusta más al concepto actual de derecho comunitario.

Las normas de esa naturaleza han encontrado ubicación en el ordenamiento supranacional que conlleva, además de su aplicación inmediata y directa en el orden jurídico interno de cada Estado miembro de la comunidad, la responsabilidad que implica para ellos mismos su desobedecimiento o el de los particulares que se hallen en su territorio, haciéndose necesario, por tanto, la adopción de medidas que propendan por la buena ejecución de las normas de alcance supranacional que, para el caso en estudio, están previstas dentro de las facultades que los artículos 143 y 144 le atribuyen a los Estados miembros del Acuerdo de Cartagena, en materia de capacidad para legislar subsidiariamente y de fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial. Pero, además de esa competencia subsidiaria, los Estados miembros están facultados, conforme a los términos del artículo 5º del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para “...adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento ...” del derecho comunitario.

De manera que si no hubiera vacío legislativo en el campo específico del derecho marcario, en los términos del artículo 144 de la Decisión 344 de 1993, siempre tendrán los países miembros la capacidad de producir normas, en la medida de la necesidad, tendientes al cumplimiento del derecho comunitario, las cuales tienen naturaleza reglamentaria. Debe entonces distinguirse en este punto lo que es materia de naturaleza legislativa, que corresponde a la competencia legislativa subsidiaria, de aquélla de carácter reglamentario.

Las normas que se produzcan en el campo reglamentario, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, deben entenderse, dentro de una interpretación sistemática, como medidas de fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial a que se refiere el artículo 143.

Ahora bien, estando claro que el ordenamiento jurídico subregional permite que en determinadas circunstancias se haga uso de esa potestad reglamentaria, es del caso analizar si al expedirse el Decreto 698 de 1997 el Gobierno Nacional se mantuvo dentro de los limites propios de una reglamentación tendiente a asegurar el cumplimiento del derecho comunitario, o, por el contrario, si transgredió la legislación comunitaria y la interna, o ambas. Según el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, los países miembros se comprometen a aprobar y someterse a un “... régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías” y a adoptar “... las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la comisión”, régimen éste que, en la materia ya mencionada, ha sido desarrollado por medio de distintas decisiones expedidas por la comisión, en donde debe incluirse, entre otras, la pluricitada Decisión 344. En virtud del citado Acuerdo de Cartagena, la competencia que nuestra Constitución Política atribuye al órgano legislativo en materia de propiedad industrial, patentes y marcas (C.P. art. 150-24), ha sido transferida al legislador subregional, siendo éste quien debe determinar los parámetros jurídicos dentro de los cuales han de desarrollarse, en el marco del Pacto Andino, las actividades propias de la libre circulación de mercancías que existe en los mercados comunes, dentro de los términos previstos en el artículo 144, arriba citado. Pero si la facultad que la Constitución Política le atribuye al Congreso Nacional para legislar en el campo de que se ha venido hablando ha sido transferida a la autoridad comunitaria, ¿en quién recaen, entonces, las facultades que consagran los artículos 143 y 144 de la Decisión 344?

Para dilucidar el interrogante planteado, la Sala observa, como se ha dicho, que pueden presentarse dos hipótesis. Una, encaminada a suplir los vacíos no regulados por las normas comunitarias, lo cual tiene lugar a través del ejercicio de la facultad contenida en el artículo 144, ya varias veces citado. Se trata de una legislación complementaria, que debe ser expedida por el Congreso de la República.

La otra facultad, prevista en el artículo 143, dispuesta para cumplir con la obligación de fortalecer la normatividad andina, debe interpretarse en concordancia con el artículo 5º del tratado que crea el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, en cuanto le impone a los países miembros la obligación de “adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”, lo cual significa que dichas facultades, sin lugar a dudas, corresponden al ejecutivo por ser este órgano el titular de la potestad reglamentaria, según así lo dispone el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

La Sala en pasadas oportunidades, como es el caso de las providencias de 28 de febrero de 1991 (Exp. núm. 836, Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez), Sentencia de 10 de noviembre de 1992 (Exp. núm. 2009, Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), se ha pronunciado sobre el particular. En efecto, en la primera de las sentencias citadas la Sala ha sostenido lo siguiente:

“... Las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena son actos de categoría legal en nuestro régimen interno, sometidos, por lo mismo, al régimen propio de las leyes en todo aquello que no sea incompatible con la normatividad superior del derecho comunitario andino. De tal manera que a pesar de que las decisiones de la comisión surgen originalmente como normas integrantes del derecho comunitario andino, en virtud de su carácter vincular para los países miembros se convierten también en legislación nacional.

Concordantemente con lo anterior, para la Sala es perfectamente posible y jurídico que el Presidente de la República pueda ejercer respecto de las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el poder reglamentario que le ha sido otorgado por el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Política, en la medida en que el ejercicio de esa potestad se haga necesario para la cumplida ejecución de esas normas de categoría legal...” (Sent. feb. 28/91, Exp. núm. 836, M.P. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

En el mismo sentido, en la sentencia de 10 de noviembre de 1992, la Sala retomó lo dicho en auto de 27 de julio, dentro del mismo proceso, en relación con un caso similar al sub judice, en los siguientes términos:

“Al señalar la Decisión 313 para los países miembros, como Colombia, un régimen común de propiedad industrial, resulta claro que, al tenor del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, tiene un carácter legal y por tal razón es perfectamente posible y jurídico que el Presidente de la República pueda ejercer la potestad reglamentaria...”.

En el caso que ocupa la atención de la Sala es de señalar que por medio del Decreto 698 de 14 de marzo de 1997, el Gobierno Nacional reglamenta el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, que viene de citarse, el Presidente de la República está facultado para reglamentar las decisiones comunitarias, incorporadas al derecho interno, en ejercicio de su potestad reglamentaria, teniendo presente la necesidad del cumplimiento de las normas comunitarias y en búsqueda del fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial.

Con apoyo en los conceptos expuestos, habrá de concluirse que la expedición del acto acusado se hizo en ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República en la materia, de manera que, desde este punto de vista, mal pudo violarse el numeral 24 del artículo 150 constitucional en concordancia con los artículos 122 y 123, ibídem.

De otra parte, la Sala observa que el ejecutivo, en uso de la potestad reglamentaria a que ya se hizo referencia, desarrolla mediante el decreto acusado los criterios que la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala en el artículo 107 de la Decisión 344, como es la defensa de los consumidores respecto de la confundibilidad de los bienes o servicios que se pueden ver comprometidos dentro de la hipótesis contemplada en el citado artículo, para obligar a los titulares de los registros a identificar plenamente la procedencia del bien o del servicio. Ese mismo principio está contenido en el decreto demandado en nulidad, acompañado de la designación del organismo interno competente para ordenar la puesta en marcha de la medida.

Además, también se precisa, en el ámbito jurídico interno, qué pasa cuando se trata del uso posterior de la marca en el evento de que, sin estar prohibido por el artículo 107 de la Decisión 344, se haya usado esa marca por quien no es su titular, viéndose obligado el importador a utilizar con toda claridad los mismos criterios de inconfundibilidad ya señalados y, por último, se dispone que se informe al órgano comunitario competente sobre la reglamentación adoptada. Esa obligación de información al órgano comunitario se encuentra prevista en el artículo 3º del acto acusado, cuando dispone que el decreto sea comunicado a la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Fluye de lo anterior que el cargo de incompetencia del Presidente de la República para proferir el acto acusado y, en consecuencia, de usurpación de competencias legislativas, no prospera, dado que las normas comunitarias tienen la categoría de normas supranacionales obligatorias y fuerza normativa de ley, lo cual las hace susceptibles de ser reglamentadas por el Gobierno Nacional, obviamente, sin exceder los límites fijados por la ley que se reglamenta, que para el efecto sería la norma comunitaria, tal y como quedó señalado.

VlIl. 4. Segundo cargo

Para el demandante, el decreto acusado en nulidad transgrede los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto que hubo extralimitación de funciones en el uso de la potestad reglamentaria.

El análisis del presente cargo debe tener en cuenta que los artículos que se señalan como vulnerados confieren, según se vio al analizar la primera acusación, la facultad de los países miembros para que mediante sus legislaciones internas fortalezcan las medidas que adopte el ente supranacional y regulen los asuntos no comprendidos en la precitada decisión.

Al respecto, la Sala tendrá en cuenta las directrices dadas por el Tribunal en su interpretación prejudicial (proceso 28-IP-99), cuando dice, en relación con la aplicación directa y preferente del derecho comunitario, acogiendo los principios de la sentencia del 17-III-95 (proceso 10-IP-94), que

“... no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos...” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella...” debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la decisión supranacional. (Subraya El Tribunal)”.

En el asunto sub examine, no se trata de legislación complementaria, que verse “... sobre asuntos no regulados en absoluto por la comunidad”, cuya competencia correspondería al Congreso de la República. En cuanto al artículo 143, continúa el Tribunal, éste contempla la facultad de “fortalecer el régimen de propiedad industrial mediante normas legales internas”, sin que dichas normas puedan modificar o alterar lo que ya está comprendido en la norma comunitaria.

La Sala considera que la referencia a la legislación interna a que aluden las normas citadas, comprende en sentido amplio la producción jurídica del Congreso de la República, así como la del Presidente de la República y la de la autoridad nacional competente, de manera que cuando hay vacíos legislativos la competencia será del Congreso de la República, pero que cuando se trata de la expedición de medidas necesarias para el cumplimiento de las normas comunitarias, caso en el que no puede hablarse de vacío legislativo, como sucede en el sub judice, la competencia será del Presidente de la República, por tratarse de actos propios de la potestad reglamentaria.

De otra parte, en cuanto se refiere a la presunta extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, la Sala observa que la norma reglamentada, esto es el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, inciso 3º, prescribe que, en materia de registros sobre marcas idénticas o similares a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, “... no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita... cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador...”, texto éste que fue reglamentado por la norma acusada en el sentido de que el derecho conferido “... para importar productos o servicios no cesará, si con posterioridad a la importación el titular de la marca da inicio a su uso en el territorio nacional”.

La Sala considera que el decreto que se controvierte no constituye legislación complementaria o subsidiaria, en los términos del artículo 143, sino desarrollo natural de la potestad reglamentaria en cuanto señala la consecuencia del no uso de las marcas frente a la importación de bienes o productos que se identifican con signos similares o idénticos, teniendo presente la finalidad de la norma, cual es la necesidad de conciliar derechos que eventualmente puedan entrar en conflicto, como son los de libre circulación de los bienes y servicios, protección de las marcas y buena fe en las relaciones comerciales. El Presidente de la República, en uso de su poder reglamentario, busca la operatividad de la norma reglamentada y en ese sentido fortalece los derechos de propiedad industrial.

El contenido del acto acusado no contradice la norma comunitaria que reglamenta, pues ésta condiciona los derechos del importador a que la marca no esté siendo utilizada en el respectivo país, sin excluir el derecho por el eventual uso posterior que de ella haga su titular. El no uso de una marca por su titular en un determinado país miembro genera derechos para los importadores de productos o servicios idénticos o similares, los cuales no pueden estar condicionados a la simple voluntad del titular que no esté haciendo uso de la marca, tal como lo reconocen los artículos 107 de la Decisión 344 y 1º del decreto acusado.

Debe tenerse en cuenta, además, que el decreto acusado no introduce un nuevo caso de coexistencia de marcas, sino que ésta se encuentra prevista en el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344. En efecto, dicha norma prevé, de una parte, los acuerdos de comercialización de mercancías o servicios entre titulares de marcas idénticas o similares, con el cumplimiento de ciertos requisitos y, de otra parte, contempla también una modalidad de coexistencia de marcas, generada, no en un acuerdo de voluntades sino como sanción al no uso de una de ellas, pues el inciso 3º de la norma comentada constituye una excepción al principio general consagrado en el inciso 1º, como también la constituyen los acuerdos de comercialización.

No se trata, en consecuencia, en el asunto sub examine, de un recorte de la protección jurídica de la marca, pero si así fuera, éste sería producto de la voluntad del legislador comunitario, no del decreto que reglamenta dicha norma. Se trata, sí, de una forma de garantizar la fluidez del intercambio de bienes y productos, que puede verse seriamente entrabada con la protección de marcas que no se usan en el mercado.

En consecuencia, no prospera el segundo cargo.

VlIl. 5. Tercer cargo.

Para el actor, el Decreto 698 de 1997 vulnera los artículos 81, 102, 104, 107 y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los artículos enunciados de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagran el derecho del titular de un registro marcario a usarlo y explotarlo exclusivamente en el mercado conformado por los países miembros del Pacto Andino. Ese derecho a la exclusividad conlleva la prohibición de que un tercero, sin el consentimiento del propietario, utilice o aplique un signo semejante para comercializar productos o servicios idénticos o, al menos, similares. Se entiende que tales derechos se refieren a los titulares que han usado dichos registros, no a quienes no lo han hecho.

La exclusividad a que se ha hecho referencia tiene, como ya se ha dicho, la excepción introducida por el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344, cuyo objeto es armonizar la titularidad de la marca con la obligación de su uso, circunstancia que se torna en una condición para la consolidación del derecho allí contenido, siendo por ello mismo que la decisión aludida contempla las sanciones en que incurren quienes no hacen uso real y efectivo de su marca, como sería la pérdida del derecho a esa exclusividad.

No puede afirmarse que el decreto acusado establece un nuevo caso de coexistencia de marcas porque, como lo dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 28-IP-99, rendida con ocasión de este proceso, las reglas generales de la titularidad exclusiva de las marcas y la de la no coexistencia en un mismo territorio de registros marcarios idénticos o similares que identifiquen productos iguales o similares tienen excepciones, como son los acuerdos de comercialización, previstos en los dos primeros incisos del artículo 107 de la Decisión 344, y “una segunda solución que es la que se contempla en el tercer inciso del artículo 107, con la finalidad de hacer que la prohibición de comercialización (importación) cese y se restablezca el imperio de la regla general de la libre circulación de mercancías”, por causa de la no utilización de la marca correspondiente por parte de su titular, lo cual indica que puede surgir en esta segunda hipótesis otro caso de coexistencia de marcas.

La Sala considera que el Decreto 698 de 1997 tiene por objeto aclarar y precisar que la restricción a que se hizo mención en el párrafo precedente, es decir, la limitación del derecho a la exclusividad del titular de la marca por falta de uso, tiene un carácter ilimitado e irreversible, lo cual, en lugar de comprometer el derecho a la propiedad marcaria, hace posible el libre tránsito de mercancías y servicios dentro del territorio de los países andinos, principios éstos reproducidos en la norma acusada y que, a no dudarlo, se convierte simplemente en el instrumento interno propio para hacer aplicable la norma comunitaria que garantiza la libre circulación de productos o servicios.

Finalmente, se observa que dicha reglamentación permite la coexistencia del derecho al uso de marcas similares, salvaguardando de la confusión al público consumidor, en acuerdo con lo previsto por las normas reglamentadas.

Tampoco prospera el tercer cargo.

VlIl. 6. Por último, la Sala estima que el decreto acusado no viola el numeral 1º del artículo 150 constitucional, como considera el coadyuvante de la demanda, pues no pretende convertirse en una decisión interpretativa sino que busca la debida y necesaria ejecución de la norma que se reglamenta, dentro de los límites propios de esa potestad presidencial; ni tampoco introduce una causal adicional a las formas propias de extinción del derecho al uso exclusivo de una marca, pues es el artículo 107 de la Decisión 344 el que prevé dicha causal, limitándose el decreto a establecer su operatividad. Tampoco estima la Sala que se hayan violado interpretaciones prejudiciales dadas con anterioridad, por las razones expuestas en el análisis del segundo cargo, amén de que esta decisión sigue los lineamientos sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el asunto sub judice.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase»

(Sentencia de enero 27 de 2000. Expediente 4360. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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