Sentencia 5392 de agosto 10 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 5392.

C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción: Nulidad.

Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Santafé de Bogotá, D.C., diez de agosto del dos mil.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Esta corporación en sentencia de 30 de marzo del presente año (exp. 5393, Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A., C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), se pronunció en relación con un asunto muy similar al que ahora ocupa su atención.

En efecto, tanto en el proceso en el cual se dictó la mencionada sentencia, como en éste, están involucradas las mismas partes, por hechos y circunstancias parecidas, comoquiera que se presenta un conflicto en relación con las mismas marcas “Finesse” y “Fitnes”, sólo que respecto de productos que amparan clases diferentes.

Es decir, que la única diferencia que se presenta en los dos procesos es que en el radicado bajo el número 5393 la marca cuestionada se otorgó para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 29, en tanto, que en éste se confirió para los de la clase 32.

De manera pues que habida consideración de la similitud en los hechos y fundamentos de derecho de las demandas; en los argumentos del tercero con interés directo en el proceso al dar contestación a las mismas; y en los alcances que de las normas comunitarias aplicables al caso fijó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en ambos procesos, la Sala en esta oportunidad prohíja las precisiones que allí se hicieron, para reiterarlas.

Dijo la Sala en la citada sentencia:

V. Consideraciones

“... 2. La cuestión de fondo.

El meollo del problema planteado en la litis radica en establecer si son o no confundibles los signos Fitnes (marca mixta) y Finesse y, por consiguiente, si es o no posible que se conceda el registro de la marca Fitnes (mixta), para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad Societe des Produits Nestle S.A., atendiendo las razones de la oposición ejercida por la actora contra la respectiva solicitud de registro, y que corresponden a la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud de encontrarse registrada con anterioridad, a nombre de ésta, la marca denominada Finesse, para distinguir la misma clase de productos.

3. La jurisprudencia comunitaria.

Sobre los aspectos comprendidos en dicho problema, la interpretación prejudicial allegada al caso, en lo relativo al estudio de marcas semejantes, indica que un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería de la distintividad necesaria que es condición sine qua non para poder considerarlo como marca, y sobre este aserto trae jurisprudencia suya sentada en el proceso 43IP-98, de 19 de marzo de 1999.

Así mismo, señala que el cotejo o comparación entre dos marcas opuestas debe iniciarse con la identificación de la clase de marca. Respecto del caso, comenta que la marca Fitnes tiene cierta característica de marca mixta, por tener intercalada una N mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras e y s, de la forma característica de la conocida marca Nestle; y que en las marcas mixtas se debe examinar cuál de los elementos es el predominante, siendo por lo general la parte denominativa la que tiene importancia.

Así las cosas, dice que para el análisis fonético se deben observar las siguientes reglas:

Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor.

Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

A los anteriores lineamientos, la Sala adiciona los que ha recogido en providencias anteriores sobre casos similares al presente(1), como son los siguientes:

(1) Ver sentencias de 28 de enero de 1999, expediente 3977, actora Sociedad Creaciones Caracolle Ltda. de 14 de octubre de 1999, expediente 4644, actora Alpina productos alimenticios: de 3 de febrero de 2000. Expediente 5198, actora sociedad Frisby Limitada magistrado ponente. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro;

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

— Que aprecie la semejanza deberá colocarse en el logar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

— Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Examen de los cargos.

Como se puede apreciar, la cuestión propuesta implica un análisis pormenorizado de los campos que pueden producir confusión en las marcas, como son el visual, provocada por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético, y si es del caso, el ideológico o conceptual.

Siguiendo las reglas precedentes, la Sala tiene las siguientes apreciaciones sobre la situación planteada en el proceso:

4.1. La clase de las marcas enfrentadas.

En cuanto a la clase de las marcas enfrentadas, ha de decirse que ambas son denominativas, no obstante que la marca Fitnes tiene determinado diseño por el cual fue registrada como marca gráfica, como fue descrita en la interpretación prejudicial, para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, adoptada en el artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

Amerita tratarse como marca denominativa, por las razones expuestas en la demanda, es decir, porque el componente que predomina es el literal o la expresión nominal, pues, por un lado, la parte gráfica está basada en el mero diseño de la expresión Fitnes; y, por el otro, la parte nominativa es la de mayor importancia, ya que la gráfica no tiene un significado propio, aparte de la posible evocación de la marca Nestle por virtud del trazo de la letra N, ya que la gráfica es la misma denominación o expresión de la marca, o sea, se confunde con ésta.

En consecuencia, ha de partirse de la base de que las marcas comparadas son ambas denominativas, de donde les son aplicables las reglas atrás relacionadas.

4.2. Comparación fonética.

En estas circunstancias, y pasando a la comparación en el campo fonético, ocurre que tienen dos vocales iguales (I y E), acompañadas de un número de letras que en su mayoría son comunes, de las cuales, las comunes se encuentran en el mismo orden y posición o muy próximas, como es el caso de las letras F e I, que tienen la misma posición, y las letras N, E y S, que están en igual orden, aunque su posición respectiva está medida por la letra T de la palabra Fitnes, de suerte que la única letra diferente es ésta.

Pasando a sílaba tónica, sucede que como no son vocablos del idioma español, no se les puede aplicar las reglas de éste, con miras a determinar la posición de la sílaba tónica en cada uno de ellos.

Por lo tanto, habrá de atenderse a la práctica o al uso hasta ahora dado a uno de ellos, como es el vocablo Finesse, según la cual, la sílaba tónica tiende a ser la última, conformada por la fusión de las dos últimas (Nesse), de donde la pronunciación conocida es finés.

Del otro vocablo hasta ahora no es conocida una pronunciación predominante, de modo que existe la posibilidad de que se pronuncie como aguda o como grave, esto es, con la sílaba tónica en la última o en la primera, siendo más probable que lo sea en forma aguda por la asociación o semejanza en la escritura con la palabra Finesse.

Para el efecto, hay que reiterar que los vocablos en estudio no corresponden al idioma español por lo que, en principio, pueden aparecer como signos artificiosos o caprichosos, y por ello no es posible aplicarles las reglas gramaticales de dicho idioma, en lo que a la escritura se refiere; empero, sí las relativas a la fonética, atendiendo el uso que de la misma se tiene conocimiento.

Si se mira el número de sílabas, se observa que la palabra Finesse está formada por tres sílabas ortográficas: FI, NE y SSE, pero resulta que, según la práctica, inducida por la publicidad, esta estructura no se conserva en el campo fonético, puesto que las dos últimas tienden a pronunciarse como una sola, o sea como NESS, de modo que termina sonando como Finess, con acento en la última (finés), es decir, se reduce a dos sílabas fonéticas.

A su turno, la denominación Fitnes tiene dos sílabas tanto en su escritura (sílabas ortográficas), como en su fonética, de suerte que auditivamente ambas marcas resultan igualadas en sílabas.

4.3. Comparación visual.

Esta semejanza, a diferencia de lo que ocurre en el campo de la fonética y de la escritura, puede aparecer atenuada por la forma o el diseño que presenta la marca Fitnes, que atrás aparece descrita, y que, como anota el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la forma de la letra N evoca la marca Nestle.

Pero, el campo fonético se comporta de manera diferente debido a lo inicialmente expuesto, puesto que la comparación dentro del mismo muestra identidad de la última sílaba, y mucha semejanza en la primera, puesto que siendo la sílaba “fit” la primera del signo Fitnes, la letra “t” no tiene relevancia por cuanto su sonido tiende a perderse por estar antepuesta otra consonante, por consiguiente, al pronunciarse de manera rápida, como suele ocurrir en la relación de mercadeo, puede desaparecer fonéticamente y, por consiguiente, la sílaba puede terminar sonando como FI.

De modo que existe una alta probabilidad de que las sílabas de ambas palabras terminen oyéndose como iguales o idénticas.

4.4. Comparación conceptual.

En el conceptual, como se dijo, son expresiones que no corresponden o no existen en nuestro idioma, de donde resultan ser signos fantásticos, cuya connotación surge por efectos de su uso en el mercado y en relación con los productos o servicios que distinguen. Es así como en el mercado, y en virtud de la publicidad, en nuestro medio la palabra Finesse ya se asocia o se identifica con un producto que contribuye a adelgazar o a mantener una figura delgada; de modo que cualquier palabra que se le asemeje tiene la posibilidad de despertar la misma idea y, por lo tanto, evocar también el signo Finess.

Dicho de otra forma, en principio no habría de por medio una idea o concepto determinado que contribuya a su diferenciación, de suerte que por no ser parte del lenguaje común y corriente, el consumidor tendría el doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos, lo cual conlleva a que aprendida una, la mención o lectura de la otra la evocaría, más cuando ambas se buscan asociar con productos de la misma clase, y sucede que ya la expresión Finesse, por razones de la publicidad y del consumo, está asociada o despierta la idea de algo que ayuda a mantener una figura corporal delgada, por consiguiente, el uso de un vocablo parecido en un producto igual evocaría el que surge de la marca Finesse.

Cabe decir, entonces, que la ausencia de significado propio en la lengua española, facilita la asociación o confundibilidad entre ambas denominaciones, ya que sólo adquieren sentido en el mundo del mercado, por consiguiente, la una se convierte en la referencia única de la otra.

4.5. Comparación respecto de los productos.

A lo anterior cabe agregar que ambos signos están destinados a distinguir productos de la misma clase, como son los de la clase 29, a saber:

“Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos”.

4.6. Conclusión.

Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas como conjunto de letras, al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo parecido, dada la semejanza anotada en su escritura y más en su fonética, que es de tal grado, que cabe en los primeros niveles de la escala que en este ámbito relaciona el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según los cuales, en su orden, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce, desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor; y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Esta impresión de conjunto, tanto visual como fonética, puede ocasionar que la diferencia que se da por la letra t y por la forma de la letra N, en la marca Fitnes, se reduzca a tal grado que resulte desplazada o eliminada por los efectos de los ingredientes semejantes en ambas marcas. En una lectura rápida o al pronunciarse de golpe, pueden llegar a verse u oírse iguales, mucho más por la identidad en los productos que representan.

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca FitNes, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29, guarda estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética, con la marca registrada Finesse, para distinguir productos de la misma clase, sin que las diferencias que ofrecen en el campo gráfico sean suficientes para hacerla distinta de ésta.

De modo que el riesgo de confusión entre las marcas Finesse y Fitnes (mixta) es alto, tanto, que la coexistencia de los mismos en el mercado puede inducir a error al consumidor, pese a que éste tiene cierto grado de especialidad, dado el sector socio-económico a que pertenece.

Siendo así, la concesión del registro de la marca Fitnes (mixta), para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, a favor de Societe des Produits Nestle, contraviene las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en especial el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, razón por la cual los cargos prosperan. Como consecuencia, se declarará la nulidad de los actos acusados...”.

Cabe resaltar que el hecho de que los actos aquí acusados amparen productos comprendidos dentro de la clase 32 no impide que resulten válidas las consideraciones precedentes, pues dicha clase se refiere a “Cerveza, Ale y Porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, es decir, que tales productos, van dirigidos a un público consumidor común que al seleccionarlos no está pendiente de prestar mayor atención y, por lo mismo, fácilmente se puede ver inducido a error, dada la similitud que se puso de manifiesto, entre las marcas en conflicto; y atendiendo al hecho de que ambos fueron registrados para la misma clase 32.

Acorde con lo que ha quedado reseñado, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DECRETASE la nulidad de las resoluciones 27388 de 28 de octubre de 1997, “por la cual se resuelve un recurso de reposición, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 3461 de 14 de septiembre de 1998, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro expedido en favor de Societe des Produits Nestle S.A.

Publíquese un extracto de esta sentencia en la gaceta de propiedad industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2000».

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