Sentencia 5511 de agosto 28 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

COMPARACIÓN DE SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO

EXTRACTOS: «La Sala decide, en única instancia, el proceso de la referencia, promovido por el ciudadano Raúl Valbuena Sarmiento contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de la marca mixta ONE STEP UP, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

I. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes:

I.1. Pretensiones.

Que declare la nulidad de las resoluciones 690 de 21 de enero y 24167 de 22 de septiembre, ambas de 1997 y proferidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, 4227 de 19 de noviembre de 1998, del superintendente delegado para la propiedad industrial (E) de la mencionada entidad, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la observación formulada por el actor al registro de la marca mixta ONE STEP UP, solicitado por Carlos Humberto Candamil Gómez, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.

Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la división de signos distintivos de la mencionada superintendencia declarar fundada la demanda de observaciones presentada por él; cancelar el certificado de registro Nº 215.916, correspondiente a la mencionada marca, así como publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte.

I.2. Los hechos y omisiones de la demanda.

En los hechos relevantes de la demanda se relata que el 22 de agosto de 1991 Carlos Humberto Candamil Gómez solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ONE STEP UP, para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, trámite al cual le correspondió el expediente administrativo número 92.346.049.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Raúl Valbuena Sarmiento, por intermedio de apoderado, presentó demanda de observaciones en su contra con base en la marca SPRING STEP, clase 25, certificado de registro número 86.670 vigente hasta el 14 de noviembre de 2000, así como en el depósito del nombre comercial SPRING STEP, certificado de registro número 2025, con vigencia indefinida mientras perdure el establecimiento.

Surtido el trámite de la oposición, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 690 de 21 de enero de 1997, por la cual declaró infundada la observación formulada y concedió el registro de la marca ONE STEP UP a favor del solicitante, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, decisión contra la cual el actor interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, resueltos, en su orden, mediante las resoluciones 24167 de 22 de septiembre de 1997 y 4227 de 19 de noviembre de 1998, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa.

(...).

V. Interpretación prejudicial

En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que:

“1. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el determinante.

3. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

4. El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

5. El ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

6. No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable.

8. Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre las mismas, tanto entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre las marcas en disputa, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

9. En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonéticos o auditivos, gráfico u ortográfico y conceptual o ideológico, pero conducida por la impresión unitaria que cada marca en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

10. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los países miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro.

De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente.

11. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o la reputación de aquélla.

12. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los países miembros. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará el peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

13. El lema comercial es un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretende el registro de un lema comercial, deberá especificarse la marca con la cual se usará” (fls. 170 a 172).

VI. Consideraciones

VI.1. Naturaleza de la acción.

Conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, es evidente que la accionante lo tiene.

VI.2. Análisis de los cargos.

Las marcas enfrentadas son ONE STEP UP (mixta) y SPRING STEP (nominativa), para cuya comparación se tratarán ambas como nominativas, toda vez que el elemento gráfico de la primera no tiene relevancia representativa en el conjunto de la misma, de suerte que la parte denominativa es la destacada, por ser el que tiene posibilidad de identificar el producto respectivo. Ambas distinguen productos de la clase 25.

Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras de idioma extranjero, cuyo significado no es de conocimiento común o popular, situación en la cual dichas marcas se deben considerar como de fantasía o caprichosas, según lo indica la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina en el numeral 7º de las conclusiones antes transcritas de la interpretación prejudicial traída al sub lite.

En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético, pues el conceptual es irrelevante debido al carácter preanotado.

Así las cosas, para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual, así:

a) Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, a saber:

1. Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En este caso los signos ONE STEP UP y spring step, sólo tienen en común una vocal, la E, ubicada en distinto orden, en cuanto en uno pertenece a la primera (ONE) y a la segunda palabra (STEP), y en el otro a la segunda palabra (STEP), luego no se cumple esta regla.

2. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Como quiera que las palabras de ambas marcas son de idioma extranjero y no son de dominio popular, no es posible establecer este punto de comparación, pues no se tiene una regla que permita determinar la sílaba tónica, y su acentuación depende de cada persona que la pronuncie, aunque las expresiones SPRING STEP muy probablemente se pronunciarán como agudas, esto es, con la última como sílaba tónica, y si el signo ONE STEP UP se pronunciara de la misma forma, se tendría que en las palabras distintas de STEP las sílabas tónicas no serían idénticas, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. En consecuencia, no se cumple esta regla.

Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, puesto que pronunciadas de un solo golpe no hay sílaba tónica igual, amén de que la ubicada en primer lugar difiere de una a otra denominación.

3. Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que, bajo el supuesto atrás señalado, no hay una sílaba tónica única, pues los signos están conformados por varias palabras, y en sólo una de ellas (STEP) es igual, de modo que en las demás es divergente.

De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica.

b) En el campo ortográfico se aprecia que los signos están formados por un número de palabras y de sílabas diferentes, de las cuales la última en ambas denominaciones es distinta, ya que en una es UP y en la otra es STEP, cuya diferencia es notoria. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos:

— La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

— Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos ONE STEP UP y SPRING STEP son visualmente diferentes por su escritura.

c) En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones caprichosas, pues se componen de palabras de idioma extranjero que no son de dominio o conocimiento común, luego no hay forma de establecer una idea o concepto que permita compararlas en este campo.

d) En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca ONE STEP UP, no se violaron las invocadas en la demanda, porque atendida la diferencia anotada puede coexistir en el mercado con la marca SPRING STEP sin que puedan inducir al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como marca. No aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos, según lo prescrito en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que a la letra dice:

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Finalmente, si se atendiera la similitud alegada por la actora, consistente en que ambas marcas usan la palabra STEP y en que traducida al castellano ella significa paso, se tendría que quien la utilice como parte de una marca para distinguir productos de la clase 25 no podría aducirla para oponerse al registro de otra marca que también la contenga, pues teniendo en cuenta ese significado resulta evocativa de esos productos, ya que la clase 25 incluye botas, zapatos y zapatillas, pues de hecho es directa o natural la relación entre pasos y tales bienes. Por consiguiente, la actora no puede oponerse al registro de la marca ONE STEP UP por la sola circunstancia de que la marca de su propiedad, SPRING STEP, contiene la palabra STEP, luego no puede invocarla para sustentar la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en relación con aquélla.

Por la razones expuestas, la Sala desestima los cargos, por lo que se deberán negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Por no haberse utilizado, devuélvase a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de agosto 28 de 2003. Expediente 5511. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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