Sentencia 5824 de noviembre 26 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

USO DE EXPRESIONES DESCRIPTIVAS

EXTRACTOS: «Se persigue la nulidad de la Resolución 16953 de 26 de junio de 1997, de la jefe de la división de signos distintos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro, por el término de diez (10) años, de la maraca mixta FAMILIA2 EN 1 a favor de la sociedad Productos Familia S.A. para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

(...).

3. El problema principal.

La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo FAMILIA2 EN 1 , o en su defecto la parte 2 EN 1 , es registrable como marca para distinguir productos de la clase 16 y, dependiendo de ello, si la decisión acusada viola o no el (sic) los artículos 81 y 82, literales a y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4. Examen de la cuestión planteada.

Al efecto, se advierte que la marca, apreciada en conjunto, es FAMILIA2 EN 1 , la cual contiene un elemento alusivo a un concepto que si bien no es descriptivo ni evocativo de los productos ofrecidos, puede ser utilizado para referirse a las características con que se ofrecen esos productos, en especial el papel higiénico, consistente en la expresión 2 EN 1, que en el caso de ese producto tendría la virtud de denotar la cantidad de su contenido, como justamente se utiliza en el caso de la marca acusada según las explicaciones dadas por las partes, y en ese sentido resulta una expresión que puede ser usada libremente, de donde sería registrable solo como complemento de una marca distintiva de esos productos.

De modo que el problema se reduce a establecer, en primer lugar, si el conjunto marca FAMILIA2 EN 1 es registrable como marca para distinguir productos de la clase 16 y, en segundo lugar, si la expresión 2 EN 1 puede ser utilizada como parte de esa marca, pudiéndose observar que el todo de la citada marca cumple con los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como son los de ser perceptible, ya que puede ser apreciado visual y auditivamente; susceptible de representación gráfica, por cuanto es expresable en formas a partir de su escritura, y suficientemente distintivo en relación con otras marcas y registradas o solicitadas anteriormente para registro, según lo constató la entidad demandada. Además, no se evidencia que esté incursó en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344, pues según se anotó, no está constituido únicamente por el elemento descriptivo, sino que éste se usa como complemento de otro elemento que visto en sí mismo no aparece que sea de uso prohibido para marcas.

En esas circunstancias, la unidad marcarla en comento cumple con la principal función de toda marca, cual es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor, tal como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad en sus conclusiones antes transcritas. Luego la expresión FAMILIA2 EN 1 es registrable como marca.

En lo concerniente al uso de la expresión 2 EN 1 como parte de dicha marca, la Sala no halla que se oponga a las normas marcarias invocadas como violadas por haberse concedido el registro de la misma, pues en ellas no se prohíbe que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas como parte de un conjunto marcario, sino que incluso son de uso libre en esas condiciones, como se advierte en la interpretación prejudicial al señalar que “El titular de una marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de este y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio”.

Lo que prohíben dichas normas, específicamente el artículo 82, literal d, en cita, es que los signos que se pretendan registrar como marca “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” (destacado de la Sala), es decir, que la marca esté conformada únicamente por una expresión que en el comercio sirva para denotar cualquiera de los referidos aspectos de los productos o servicios que con ella se quiera ofrecer en el mercado, como sería el caso de una marca de papel higiénico compuesta sólo por la expresión 2 EN 1 si ella es alusiva a esa condición cuantitativa del producto, como es la intención con la marca acusada.

De modo que con esa connotación solo puede ser utilizada como elemento adicional o complementario de un signo marcario, pero sin carácter exclusivo ni excluyente, por cuanto entra a ser parte de la caracterización cuantitativa del producto y cualquier productor de los referidos bienes puede ofrecerlo en la misma condición, pues las características de los productos no son apropiables con la marca. Lo único apropiable es la marca.

Por ende, dicha expresión 2 EN 1 puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que acompañe a un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí la existencia de varias marcas que la contienen, según consta en el expediente, con diferentes propietarios o titulares. En consecuencia, el acto acusado no contraviene ninguna de las normas invocadas en los cargos de la demanda.

Conviene advertir que según lo expuesto, quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones de uso libre como parte de una marca se expone a tener una marca débil, por cuanto con esta no puede impedir que tales signos o expresiones sean usadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien.

Por lo tanto, el signo FAMILIA2 EN 1 resulta registrable para distinguir productos de la clase 16, entre ellos papel higiénico, por cuanto no está constituido exclusivamente por la expresión 2 EN 1, sino que este aparece adicionado al vocablo FAMILIA, y de esa forma reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se observa que esté incursa en causal de irregistrabilidad, en consecuencia, no se configura la violación de los artículos 81 y 82, literales a y d, ibídem, de donde no hay lugar a la anulación del acto acusado, por lo cual se han de negar las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de 26 de noviembre de 2004. Expediente 1999-05824-01. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

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