Sentencia 5898 de octubre 4 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 5898

Consejera Ponente:

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Advanced Total Marketing System Inc.

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

La parte demandada motivó la decisión de negar el registro de la marca mixta Altima, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“El punto a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en virtud de la cual cuando los signos que se presentan “...se asemejan de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos..., respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

“En el análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, considerando los hechos dentro del presente asunto, es importante tener en cuenta a priori lo dicho por la doctrina y jurisprudencia sobre los criterios para determinar la similitud o no que pueda existir entre los signos.

La administración considera que la marca debe cumplir la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario. Esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La mencionada confusión puede presentarse en forma directa o indirecta. A ese respecto ver lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso 09-Ip-94.

Por la confusión directa se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos.

Establecido el punto de la importancia de que no coexistan signos confundibles en el mercado es procedente establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en discusión.

Tratándose del riesgo de confusión directa, debe resaltarse las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia.

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno). Tratado de marcas de fábrica y de comercio, Editorial Robi. Buenos Aires, pág. 351 y ss.

“De acuerdo con las pautas antes señaladas la administración considera que entre las marcas en confrontación Altima y Alpina existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares. En consecuencia esta delegatura considera que del examen de los signos en confrontación Altima y Alpina en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado”.

En la interpretación prejudicial de las normas del ordenamiento comunitario andino, cuya violencia se aduce en la demanda, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena concluyó lo siguiente:

“1. Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios con su respectivo registro como marcas.

2. Para que los fines de las marcas se cumplan no se debe otorgar el registro a signos en los que se presente el riesgo de confusión, debiendo la oficina nacional competente efectuar el análisis de confundibilidad y en caso de determinarse que ésta existe, negar al registro del signo solicitado con posterioridad.

3. Antes de efectuar el examen de registrabilidad de las marcas, el juez nacional debe determinar la clase de marcas constituidas por los signos enfrentados, tomando en cuenta que las marcas denominativas, son aquellas que pueden estar compuestas por palabras con significado conceptual o no; mientras las marcas mixtas a más del elemento denominativo tienen un elemento gráfico.

4. Al efectuar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se debe determinar cuál es el elemento preponderante, para de esta manera establecer la existencia o no del riesgo de confusión”.

El texto de la norma que la parte demandante estima como violado por el acto acusado, es el siguiente:

“Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Artículo 83.

Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al púbico a error”;

Teniendo en cuenta las transcripciones anteriores y de manera especial la norma cuya violación se alega, y las conclusiones de la interpretación prejudicial que de la norma de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena efectuó el Tribunal de Justicia, procede la Sala a pronunciarse respecto a los cargos propuestos en la demanda, así:

En el sub judice, el superintendente de Industria y Comercio estimó que entre la marca cuyo registro se solicitó por parte de la actora “Altima” (mixta) para distinguir productos de la clase 29 internacional, y la registrada por la sociedad opositora “Alpina” para distinguir productos de la misma clase, existen “semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares”. Por lo tanto, concluyó que “del examen de los signos en confrontación Altima y Alpina en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado”.

La actora, por su parte, estimó que la decisión del Superintendente de Industria y Comercio, transgredió el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por indebida interpretación, pues a su juicio, no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en dicha disposición porque de tal causal surgen varios supuestos fácticos. Que en las dos marcas las diferencias saltan a la vista, y que la Superintendencia de Industria y Comercio no consideró la totalidad de elementos integrantes, sino las partes aisladas, debiéndose tener en cuenta los elementos característicos de cada denominación, que marcan la primera impresión o impacto en el consumidor.

Para resolver la controversia así planteada, la Sala, habrá de adoptar los parámetros señalados en la interpretación efectuada por el Tribunal Andino de Justicia, que tienen que ver con aspectos relacionados con la confundibilidad marcaria (similitud y riesgo de confusión); marcas confrontadas (denominativas y mixtas); y, reglas para realizar el cotejo marcario de signos denominativos y mixtos.

Sobre el primer aspecto la interpretación prejudicial retoma lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia en la sentencia proferida el 24 de marzo de 1995 (proceso 09-IP-9), en donde al respecto, se precisó:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto puede ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase”.

Respecto a la similitud y riesgo de confusión, el tribunal se refiere a las consecuencias de autorizar el registro de un signo con riesgo de confusión, como que “se contradice el fin de las marcas y su registro carecería de utilidad”, aspectos sobre los que precisa lo siguiente:

“La marca busca proteger la inversión efectuada por su titular en la obtención de una clientela, lo cual lo ha hecho a través de la publicidad, marketing, atención a sus clientes y todos los beneficios propios del producto, lo cual le hace acreedor de una preferencia del público consumidor. “La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra. Es esta propiedad la que la ley protege en primer término” (...).

“Esta identificación que se logra a través de la marca, es lo que permite al empresario competir, constituyéndose en medio para la protección de las sanas prácticas comerciales —lealtad entre comerciantes—, lo cual, además le permite a su titular proteger sus intereses económicos, ya que no corre el riesgo de que alguien aprovechándose indebidamente del prestigio o de sus esfuerzos por dar a conocer en el mercado su marca, obtenga un beneficio indebido e injusto, y lo que es peor aún, que perjudique a la marca registrada, porque si el producto imitador, es de mala calidad el público consumidor también lo asociará con la marca imitada y no lo volverá a adquirir”.

En relación con las marcas confrontadas, puso de manifiesto que debe tenerse en cuenta que en las marcas enfrentadas se encuentra una denominativa, es decir, la que únicamente está compuesta por palabras, y la mixta que tiene un elemento denominativo y otro gráfico, definiéndolas en los siguientes términos:

“Las marcas denominativas, verbales o nominales, como ya señalamos, son aquellas que están compuestas por un signo acústico resultado de la combinación de letras o palabras que forman un conjunto pronunciable que puede tener un significado conceptual (ante lo cual estaríamos ante marcas evocativas o sugestivas) o carecer de él (como es el caso de marcas de fantasía o caprichosas).

Las marcas mixtas son aquellas que no sólo se encuentran conformadas por un solo elemento denominativo o gráfico, sino que se halla conformada por los dos elementos, es decir, un elemento gráfico y un elemento denominativo.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento denominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. Se ha reconocido que en las marcas mixtas se debe identificar al elemento característico el cual en la generalidad de los casos es el nominativo, y se procederá de la siguiente manera:

“Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el nominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos”. (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 4.IP-88).

Respecto a las reglas para realizar el cotejo marcario, retomó los criterios expuestos por ese tribunal en sentencias del 16 de diciembre de 1991 (pr. 4-Ip. 91); del 10 de mayo de 1985 (pr. 9-Ip-94); y del 7 de agosto de 1995 (proceso 04-IP-94), así:

“La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedará disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación. (...)

Si en la marca mixta predomina el factor gráfico, no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcaria”.

Y concluyó:

“Es misión del juez consultante el determinar el elemento característico, para de esta manera efectuar la comparación con el fin de establecer si existe el riesgo de confusión, o si éste no existe, y que en caso de ser así se deberá negar el registro; y que como se ha puntualizado en la presente ponencia no pueden existir dentro del sistema marcario marcas confundibles pertenecientes a dos titulares diferentes.

Este elemento resalta sobre el resto, convirtiéndose en la parte más distintiva de la marca y la que debe tener consideración especial en el examen de comparación.

En caso de determinarse que lo relevante es el elemento denominativo, se deberá aplicar las reglas que han sido desarrolladas por la jurisprudencia de este tribunal, recogiéndolas de la doctrina:

“En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de esta observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este tribunal:

1. Reglas para el cotejo marcario.

“Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (Breuer Moreno, “tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.):

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

— Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas;

— En relación con las cuales, este tribunal ha distinguido;

— La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

— Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

— En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

— Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (...)”.

De acuerdo con los anteriores parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena respecto de la interpretación prejudicial de la norma comunitaria involucrada en este proceso, la Sala, en primer lugar, advierte que el signo Altima (mixta), está conformado por un elemento denominativo (palabra) y uno gráfico (figura) que consiste “en una etiqueta con un degrado de color azul violeta al naranja, en el fondo una figura irregular color blanco en la cual se lee el nombre de la marca “Altima”, bajo ella una banderola color naranja con la leyenda “una mezcla natural de aceites de soya y girasol”, en su parte inferior se observan dos flores de girasol y soya”. (fls. 2 y 7 anexo Nº 1). De tales elementos resulta característico o predominante, el elemento denominativo, vale decir, la palabra “Altima”, cuyas letras en color negro sobresalen por su tamaño en un fondo de color blanco.

De este modo, no cabe duda que para determinar el “riesgo de confusión” con la marca “Alpina” de carácter denominativo siguiendo las orientaciones de la interpretación prejudicial, se hace necesario comparar las marcas en conflicto por sus elementos predominantes, que se repite, en el presente caso, son de naturaleza denominativa, porque en ambas prevalece como signos distintos las palabras “Altima” y “Alpina”.

Del cotejo en conjunto de las referidas marcas, para la Sala, como lo fue para el Superintendente de Industria y Comercio, “existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares”. Semejanzas que imposibilitan la coexistencia de las dos marcas en el mercado, porque es evidente que existe un riesgo de confusión, que impide el registro de la marca Altima, configurándose la causal establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, motivo por el cual el cargo de violación de esta disposición no tiene vocación de prosperidad.

Las consideraciones que anteceden son suficientes para denegar las súplicas de la demanda, toda vez que como ha quedado establecido el acto administrativo acusado se ciñe a la prohibición consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 4 de octubre de 2001».

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