Sentencia 6302 de enero 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCA DÉBIL

DEBE SOPORTAR EL REGISTRO DE OTRA MARCA PARECIDA

EXTRACTOS: «Según la Resolución 16228 de 18 de agosto de 1999 la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo nominativo Supervida para distinguir los servicios comprendidos en la clase 36 internacional, por considerarlo confundiblemente semejante con el elemento denominativo de la marca registrada Vida (mixta), y porque de coexistir en el mercado se induciría a error al consumidor, pues el superlativo super no es susceptible de apropiación y como tal no aporta suficiente distintividad al signo solicitado.

Los servicios comprendidos en la clase 36 internacional son: “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”.

La parte actora considera que al negar el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a de la Decisión 344, pues la expresión vida acompañada de sustantivos calificativos u otras expresiones es común a varias marcas registradas en la clase 36 y puede combinarse con otros elementos que formen un conjunto diferente.

El problema sustancial de la litis consiste en determinar si el registro de la marca Vida (mixta) para distinguir servicios de la clase 36 internacional es oponible a la solicitud de registro del signo Supervida para la misma clase; o si como lo aduce la actora, Vida (mixta) es una marca débil que debe soportar el registro de otras que se formen con esa expresión, pues esta no es susceptible de apropiación particular. De la respuesta a este interrogante dependerá que el signo Supervida se encuentre afectado o no por la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La citada norma prescribe:

“ART 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

El signo solicitado en registro es: Supervida

La marca que sirvió de fundamento a la negativa se representa así:

 

Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala, las marcas se tratarán como denominativas para su comparación, pues el elemento figurativo de la registrada no es el predominante.

A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado.

Ello explica que, como lo señala la actora, en la clase de servicios 36 internacional existan otros registros de marcas que se forman con la expresión vida, como los que cita.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a este respecto, ha puesto de presente:

“9. El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”.

Es cuanto ha ocurrido en este caso, donde el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común y que al mismo tiempo describe una característica del servicio de seguros, como es el sustantivo vida. No le asiste, entonces, razón a la entidad demandada, quien no puede privar a terceros del derecho a emplearlo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

Desde esta perspectiva, el signo Supervida resulta registrable pese a la existencia de otros registros de marcas formadas con la expresión vida pues, se reitera, tratándose de un sustantivo debe permitirse que cualquier empresario pueda emplearlo para evocar una característica de los servicios de la clase 36, y específicamente para sugerir que se trata de un seguro de vida.

Dados estos argumentos, no era dable a la Superintendencia de Industria y Comercio aducir la existencia del registro previo de la marca mixta Vida, como fundamento único para negar el registro de Supervida.

En esas circunstancias, y no siendo idéntico el signo Supervida a la marca previamente registrada ni imitación suya, no está afectado por la prohibición prevista en el literal a del artículo 83de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De otra parte, aunque es cierto que el superlativo super tampoco es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, su conjugación con vida origina una marca evocativa que tiene la aptitud suficiente para distinguir los servicios de la clase 36 internacional.

Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda. Así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de 22 de enero de 2004. Expediente 6302-01. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

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