Sentencia 6370 de marzo 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE UNA MARCA QUE CADUCÓ

MALA FE CUANDO QUIEN LA REGISTRA SABE QUE NO PODRÁ USARLA

EXTRACTOS: «3.1. Consta en autos:

— Que la actora, entonces denominada Licores del Departamento del Tolima, ostentó la titularidad del registro de la marca TAPA ROJA para distinguir productos de la clase 33, entre otros, en virtud del certificado 102992, hasta el 17 de mayo de 1993, y por no haberlo renovado oportunamente caducó en esa fecha y además la interesada no hizo uso del período de gracia que por seis (6) meses, después de esta última fecha, tenía para solicitar nuevamente el registro de la marca con preferencia frente a cualquier otro solicitante.

— Que el 9 de mayo de 1988, cuando aún tenía registrada a su nombre la marca TAPA ROJA para productos de la clase 33, la misma sociedad había solicitado a la División de Control de Normas y Calidades la licencia de fabricación para el producto “Aguardiente Tapa Roja”, la que previo examen de varias muestras de ese producto a la luz de la norma técnica respectiva le fue concedida con carácter permanente mediante la Resolución 1323 de 1990, sujeta a que anualmente solicitara a la misma dependencia el certificado de conformidad con la aludida norma técnica.

La facultad de otorgar tales licencias de fabricación y ejercer control y vigilancia sobre las mismas le fue suprimida a la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el Decreto 2153 de 1992, las cuales fueron sustituidas por el registro sanitario que debe otorgar el Invima, quien a solicitud de la misma sociedad le otorgó el número L-004585 mediante Resolución 5450 de 30 de noviembre de 1993. Es decir, que la licencia permanente fue sustituida por el mencionado registro sanitario.

— Que la solicitud del registro de la marca TAPA ROJA para productos de la clase 33 fue presentada por el señor Carlos Augusto Castro Restrepo el 11 de julio de 1997, es decir, un poco más de cuatro (4) años después de haber ocurrido la caducidad del registro que había sido concedido a la actora, de modo que desde ese tiempo había desaparecido y por ende no había marca con ese signo que le pudiera ser opuesta ya que el signo se había convertido en res nulliussegún lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El registro solicitado le fue concedido al señor Castro Restrepo mediante la aquí demandada Resolución 6687 de 13 de abril de 1998, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, contra la cual la actora interpuso extemporáneamente los recursos de reposición y en subsidio de apelación de allí que les fuera rechazado mediante Resolución 8326 de 4 de mayo de 1999.

— La Sociedad Fábrica de Licores del Tolima, con fundamento en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el 12 de enero de 1999 solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de dicho registro marcario, aduciendo al efecto que la marca registrada es idéntica al signo distintivo TAPA ROJA de esa fábrica para identificar productos de la clase 33, y que este tiene la calidad de marca notoria.

Esa solicitud fue decidida favorablemente mediante Resolución 28094 de 22 de diciembre de 1999 del jefe de la División de Signos Distintivos, al disponer cancelar el registro marcario en cuestión por considerar demostrada la calidad de notoria de la marca TAPA ROJA de la Fábrica de Licores del Tolima.

Pero tal proveído fue revocado por el Superintendente de Industria y Comercio con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el señor Castro Restrepo contra la misma, mediante Resolución 5514 de 22 de marzo de 2000, por la sencilla razón de que la marca TAPA ROJA no se encontraba registrada por parte de la Sociedad Fábrica de Licores del Tolima, pues al revisar los registros de propiedad industrial halló que esta tuvo registrada esa marca en Colombia, certificado 102992, hasta el 17 de mayo de 1993, en tanto que la acción de cancelación la promovió el 12 de enero de 1999, por lo que no era posible cancelar un registro con fundamento en un signo que no se encuentra previamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es lo que le confiere al titular el derecho a usar exclusivamente un signo. Por ello se abstuvo de examinar el punto de la notoriedad de la marca TAPA ROJA .

3.2. En esas condiciones, se concluye que:

3.2.1. El registro de que fue titular la actora no tenía efecto alguno que impidiera a cualquier persona solicitar y obtener el registro de ese signo como marca para distinguir productos de la aludida clase. Dicho de otra forma, la sola circunstancia de haber sido propietario de una marca cuyo registro se dejó caducar por falta de renovación no origina ningún derecho de preferencia para quien fue su titular.

3.2.2. La licencia de fabricación que le fue concedida en 1990 fue para efectos del producto en sí, esto es, atendiendo el contenido y calidad del mismo, de modo que ella no era más que una autorización para que lo elaborara, la cual por cierto fue sustituida por el registro sanitario que debe otorgar el Invima. No puede derivarse de ella protección o derecho alguno para el uso exclusivo de la marca, pues no es ese el propósito de la licencia o registro sanitario, sino la de permitir que la fabricación del respectivo producto, es decir, que obedece a razones de vigilancia y control sobre el producto y no a razones de protección de la marca.

3.2.3. Tampoco puede derivar derecho alguno de la Resolución 28094 de 22 de diciembre de 1999 del jefe de la División de Signos Distintivos, que canceló el registro marcario dado a Castro Restrepo, pues como atrás se expone fue revocada por el Superintendente de Industria y Comercio, luego no tiene ni tuvo vigencia alguna, ya que la revocación se produjo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra aquella.

En su interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta que

“La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro” (negrillas de la Sala).

Citando su propia jurisprudencia agrega que

“... El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro” (fl. 603).

3.2.4. En relación con el uso, se tiene que el nombre comercial es el único cuyo uso previo a la solicitud de registro como marca y sin necesidad de depósito o de registro es el que genera derecho de preferencia y se puede aducir para oponerse a dicho registro, según el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual no ocurre con el uso previo de un signo como marca, pues el derecho de propiedad de la marca únicamente surge en virtud de su registro como tal, lo que hace que el régimen marcario comunitario sea atributivo.

En este caso, la actora no ha acreditado que antes del registro acusado hubiera utilizado el signo TAPA ROJA como nombre comercial, y lo que consta es que su nombre comercial es y ha sido Fábrica de Licores del Tolima, en tanto que dicho signo lo ha usado como marca de los productos que fabrica: aguardiente y aperitivo, lo cual, según se advierte, no le otorga derecho alguno.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Señala que

“La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso”.

En ese orden, la licencia permanente que la superintendencia le había concedido a la actora en el año de 1990 para la fabricación del producto “Aguardiente Tapa Roja” correspondió a un producto distinguido con esa marca —la cual tiene registrada a su nombre en el momento en que presentó la solicitud de esa licencia— y no a un nombre comercial, de allí que esa circunstancia no tenga la virtud de otorgarle la propiedad de esa marca, la cual se supone previamente registrada, como en efecto lo estaba cuando solicitó la licencia. Por ende, esta no es título para impedir el registro de ese signo por un tercero; siendo, entonces, irrelevante que la entidad demandada hubiera considerado la aludida licencia en el examen de fondo de la solicitud de registro como marca del signo TAPA ROJA que hizo Castro Restrepo, y ello no es suficiente para dar como demostrado que la entidad no efectuó el examen de fondo que prevé el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3.2.5. En cuanto a sí se estaba ante una marca notoria de propiedad de un tercero al momento de la solicitud y del impugnado registro de la marca TAPA ROJA, se tiene que el artículo 83, literal d , de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

Del enunciado de esa disposición claramente emerge que la notoriedad se predica de una marca de propiedad de un tercero, es decir, de un signo que ha sido objeto de registro como tal y que ese registro se encuentra vigente, pues la marca la hace o la constituye el registro de un signo que reúne los requisitos para ello, lo cual significa que un supuesto obvio para que se dé el efecto que la norma prevé es que el signo del que se predique la notoriedad esté registrado como marca, es decir, que exista una marca de propiedad de un tercero, y que esa marca sea notoria. Si no hay marca propiamente dicha, por sustracción de materia jurídicamente no hay lugar a predicar notoriedad alguna, pues por definición esa condición se predica de una marca, esto es, de los elementos o signos que se encuentren registrados a ese título, sea denominativa, mixta o gráfica.

En el caso bajo examen se ha precisado que el registro de la marca TAPA ROJA en cabeza de la actora existió hasta el 17 de mayo de 1993, fecha en la cual caducó y por ende desapareció como marca registrada de propiedad de la actora, luego por sustracción de materia al momento en que el señor Carlos Augusto Castro Restrepo solicitó y obtuvo a su nombre el registro de la marca TAPA ROJA para distinguir productos de la clase 33 no era factible que hubiera una marca notoria registrada con esa misma expresión a favor de la demandante, para distinguir la misma clase de productos.

Luego, por iguales razones no es viable que en virtud del registro marcario censurado se violara el artículo 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que ni siquiera había derechos de terceros que proteger, ya que era inexistente el registro de una marca con el signo TAPA ROJA para distinguir productos de la clase 33, lo que a su vez excluía toda consideración sobre si era notoria o no.

3.2.6. En lo concerniente a la violación del artículo 113, literal c, ibídem por la obtención del registro con mala fe, conviene traer el texto de esa norma, así:

“ART. 113.—La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (...).

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiera sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”.

Al punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que “(...). La buena fe es conocida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”, y agrega que para el caso del registro marcario esta se tipifica en la realización de cualquiera de las acciones previstas en la norma citada “o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal” (fls. 601 y 602 - negrillas son de la Sala).

Es principio general del derecho, recogido en el artículo 83 de la Constitución Política, que la buena fe se presume, en tanto que, contrario sensu, la mala fe debe demostrarse.

En este caso, consta en el plenario, y así lo acepta el señor Carlos Augusto Castro Restrepo que él con su padre Carlos E. Castro Escobar “trabajaron arduamente en el montaje de lo que hoy se conoce con el nombre de Fábrica de Licores del Tolima, de suerte que la creación de la marca TAPA ROJA, que apenas es una pequeña parte de toda esa infraestructura, fue a su vez ingenio de quienes con su abnegada entrega y dedicación lograron la consolidación de la mentada empresa”. Así se lee en la contestación de la demanda por el apoderado del primero de los nombrados, en su condición de titular del registro marcario objeto del sub lite.

Lo anterior significa que Castro Restrepo tenía íntimo conocimiento de la relación de la actora con la marca TAPA ROJA y que si él intervino en la creación de dicha marca y en el montaje y consolidación de la referida fábrica, lo hizo para esta y no para sí, de modo que aunque no se señala la forma de vinculación con la misma para el efecto, se puede inferir de manera general que lo hizo en virtud de la prestación remunerada de sus servicios a dicha empresa, y por ende solo a ella deben corresponder los resultados de esos servicios.

También consta en autos que el referido ciudadano ha estado al tanto de la situación jurídica de la marca TAPA ROJA , la cual califica en la contestación de la demanda como una pequeña parte de la infraestructura de la fábrica montada por él, es decir, que era inherente a la actividad de esta.

A lo anterior se agrega que esa marca era usada por la fábrica para distinguir aguardiente y que este es su producto principal, el cual a su vez solo puede ser elaborado en Colombia mediante arbitrio rentístico a favor de los departamentos, constituido por la Ley 14 de 1983 en desarrollo del artículo 31 de la Constitución Política de 1886, hoy artículo 336 de la actual Constitución Política, es decir, que a los particulares no les está permitido producirlo y menos como actividad privada, de suerte que el particular que obtenga su registro como marca para distinguir aguardiente no puede explotarla o comercializarla, es decir, no puede obtener beneficios directamente de la elaboración del bien respectivo, sino de manera indirecta, especialmente mediante “licencia de uso”, que según se dice en la contestación de la demanda fue la forma en que el señor Castro Escobar se aprovechó de la marca en cuestión antes de que en marzo de 1983 fuera registrada en cabeza de la actora.

Habiendo sido adquirida dicha marca por la actora y luego caducado su derecho a partir de 18 de mayo de 1993 por no haber sido renovado su registro oportunamente, ciertamente la marca quedó formalmente en una situación de res nullius, y siguiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cualquier persona podía registrarla posteriormente, pero dada la comprobada asociación del producto que ella distingue con el objeto social de la empresa, quien lo hiciera no podía aspirar a nada distinto que a lucrarse de la actividad de dicha fábrica aprovechando una omisión o descuido de esta, pues el único beneficio que podría derivar sería el eventual cobro a la Fábrica de Licores del Tolima por el uso de la marca.

Quien a sabiendas de esa situación proceda a registrar la marca en comento, cuyo producto sigue fabricando quien era su propietario y que solo este puede fabricar legalmente de suerte que aquel no puede hacerlo a título personal, dado que por mandato constitucional ello se halla reservado al Estado por razones rentísticas, está realizando una acción que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede “significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal”, y que por lo mismo incurre en mala fe.

Y como tal comportamiento fue el que desplegó el señor Carlos A. Castro Restrepo al solicitar el registro a su nombre de la marca TAPA ROJA para distinguir aguardiente, producto de la clase 33 de la clasificación internacional de Niza, a sabiendas de que esa marca era la utilizada por la Fábrica de Licores del Tolima para distinguir el mismo producto, que para el efecto ella contaba con el registro sanitario respectivo, y que a él le está jurídicamente vedado fabricarlo, se concluye que en este caso actuó de mala fe, pues en palabras del tribunal muestra una “intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”.

La apariencia de legalidad justamente resulta de que por la comentada caducidad la marca pasó a ser una cosa formalmente sin dueño y por ende susceptible de ser registrada por cualquier persona, pero que dadas las circunstancias normativas y fácticas anotadas, solo quien pretendiera sacar provecho de esas circunstancias, por cierto a costa de la productora del bien ofrecido bajo la aludida marca, tendría interés en hacerse a su registro, de modo que en ese caso se falta a la buena fe que rige la vida en relación como limitación del ejercicio de un derecho subjetivo, y que en este caso tiene concreción jurídica en la norma comunitaria en comento.

En consecuencia es claro que el acto administrativo acusado se expidió con violación de dicha norma, esto es, el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, luego el cargo tiene vocación de prosperar.

3.2.7. En cuanto a la confundibilidad de las marcas enfrentadas, al no existir otra marca registrada con el mismo signo en cabeza de persona distinta a la propietaria de la aquí enjuiciada, no hay lugar a hablar de signos idénticos que generen la confusión o el engaño a los medios comerciales o al público, de que habla el literal h del artículo 82, como tampoco al lugar de origen mencionado en el literal d; al tiempo que el signo TAPA ROJA reúne los requisitos señalados en el artículo 81 para ser registrado como marca, y no está incursa en la causal de irregistrabilidad alegada por la actora con base en el artículo 82, literal l, atrás citado, pues los documentos a que se refiere esta norma son monedas o billetes de curso legal, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general, cuya reproducción en el signo que se pretende registrar es lo que prohíbe esa disposición.

En este caso, los hechos o circunstancias aducidas por la actora como constitutiva de esa causal de irregistrabilidad no corresponden en modo alguno a la reproducción de tales instrumentos o especies, ya que en la demanda se alude a que los documentos con los que el señor Castro Restrepo presentó la solicitud de registro corresponden a una reproducción de los documentos mercantiles utilizados por la accionante para distinguir, promocionar y, en general, comercializar el aguardiente que produce.

Igual situación se da respecto de la alegada violación del artículo 83, literal a de la Decisión 344, cuya infracción se deduce de que la fábrica demandante había tenido registrada la marca TAPA ROJA para identificar “bebidas alcohólicas”, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro del señor Carlos Augusto Castro Restrepo, lo cual no está previsto en dicho literal como causal de irregistrabilidad. Lo que este prohíbe es el registro como marca de un signo que sea idéntico o se asemeje a un signo cuyo registro como marca haya sido solicitado anteriormente o registrado por un tercero, y en el sub lite está claro que la actora no tenía lo uno ni lo otro, sino que el registro que había obtenido del mismo signo había desaparecido por efecto de la caducidad por su falta de renovación.

Por ende, no está demostrado que se configure la violación de las citadas disposiciones comunitarias.

3.3. En lo atinente a la violación del debido proceso por la no citación de la actora vale decir que el trámite de las solicitudes de registro de marca se rige por el derecho comunitario, y que en dicha regulación no se dispone que alguna persona determinada deba ser citada para el efecto, y en lugar de esa citación, en el artículo 92 de la Decisión 344 se preveía la publicación por una sola vez de la solicitud al inicio del trámite, en caso de que cumpliera los requisitos formales para que se le pudiera dar curso, después de lo cual se daba a los interesados un plazo de 30 días para que presentaran las observaciones al registro de la marca solicitada. En consecuencia, la alegada falta de citación personal a la actora no tiene asidero en la normativa comunitaria, sin que sea pertinente aplicar por remisión el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo por cuanto en ese aspecto no hay vacío que llenar en la regulación comunitaria.

Al haberse surtido la referida publicación, según consta a folio 104 del anexo 3 del plenario, a la actora se le garantizaron los derechos de audiencia y de defensa, y no hay datos de que se hubiera incurrido en alguna irregularidad que hubiera implicado violación de su derecho al debido proceso.

3.4. De tales consideraciones se deduce que el único cargo demostrado en el proceso es el de la violación del artículo 113, literal c, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual es suficiente para anular el acto acusado y ordenar la cancelación del respectivo certificado marcario, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

(...).

3. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 6687 del 13 de abril de 1998, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca nominativa TAPA ROJA a favor de Carlos Augusto Castro Restrepo para distinguir “bebidas alcohólicas”, productos comprendidos en la clase 33 de la clasificación internacional de Niza.

4. ORDÉNASE la cancelación del certificado de registro 07508, correspondiente a dicha marca».

(Sentencia de 3 de marzo de 2005. Radicación 11001-03-24-000-2000-06370-01. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

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