Sentencia 6418 de septiembre 11 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

COMPARACIÓN DE DOS SIGNOS EN EL ASPECTO ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO

EXTRACTOS: «Las marcas enfrentadas son XTEP (mixta), para distinguir productos de la clase 25, y STOP (nominativa) para productos de la clase 25, STOP (etiqueta), para productos de la clase 24, de la Clasificación Internacional de Niza, y de la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a actividades de las citadas clases de productos, para cuya comparación se tratarán ambas como nominativas, toda vez que el elemento gráfico de las mismas no tiene relevancia representativa en su conjunto, pues consisten en diseños específicos de la escritura del respectivo signo, de suerte que la parte denominativa es la destacada, por ser el que tiene posibilidad de identificar el producto respectivo.

Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, de las cuales cabe decir que el significado de XTEP no es de conocimiento común o popular, situación en la que se debe considerar como de fantasía o caprichosa, mientras el signo STOP sí es de conocimiento común teniendo en cuenta que popularmente se entiende como PARE, según lo indica la parte actora.

En estas circunstancias los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético, pues el conceptual es inexistente en el signo en cuestión debido a su carácter preanotado.

Así las cosas, para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual.

a) Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, de las cuales sólo se cumple la primera, a saber:

1. Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En este caso los signos XTEP y STOP, ortográficamente no tienen vocal alguna en común, y sólo la tienen en el campo fonético en virtud de los sonidos de las letras X y S de cada una, al ser pronunciadas antepuestas a TEP y a TOP respectivamente, de modo que se puede decir que no contienen vocales idénticas, pues tal identidad no se da en ambos campos objeto del cotejo, luego no se cumple esta regla.

2. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

No obstante que las palabras o expresiones de ambas marcas no son de idioma castellano, probablemente se tienda a pronunciarlas como agudas, esto es, con la última como sílaba tónica, de allí que se tendría que las sílabas tónicas serían TEP y TOP, pudiéndose observar que no son idénticas. En consecuencia, no se cumple esta regla.

3. Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, puesto que la sílaba tónica además de no ser la primera, pues en cada signo es la última, es diferente en una y otra.

4. Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que, según lo atrás señalado, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar sólo es coincidente en el campo fonético.

De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica.

b) En el campo ortográfico, como se ha advertido, son mayores las diferencias, ya que no tienen vocales idénticas. Lo único que tienen en común es el número de palabras y de sílabas, lo cual por sí solo no tiene efecto significativo en este aspecto. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos:

— La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

— Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos XTEP y STOP son visualmente diferentes por su escritura, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes.

c) En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones caprichosas, en especial el signo XTEP, pues constituyen expresiones que no corresponden a palabra alguna del idioma castellano, luego no hay forma de establecer una idea o concepto que permita compararlas en este campo, amén de que la expresión “STOP”, cuya traducción es PARE, resulta un signo débil.

d) En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca XTEP, para distinguir productos de la clase 25, no se violó la norma comunitaria invocada en el segundo cargo, el artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque atendida la diferencia anotada puede coexistir en el mercado con la marca STOP sin que induzca al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como marca. No aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos, según lo prescrito en la citada norma, que a la letra dice:

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Las razones expuestas son suficientes para desestimar los cargos, por lo que se deberán negar las pretensiones de la demanda, no sin antes aclarar que la situación analizada es distinta de la que condujo al consejero ponente del sub lite a salvar voto en el fallo que negó la solicitud de declaratoria de nulidad del acto que concedió el registro de la marca US TOP, de 28 de mayo de 1998, expediente 3701 (*) , consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, en el cual se confrontaron las marcas US TOP y STOP, por cuanto a la luz de las reglas aquí aplicadas, en ese caso se consideró que se presentaba semejanza gráfica, ortográfica y auditiva suficiente para generar confundibilidad entre dichas marcas, contrario a lo que ocurre en el asunto sub examine».

(*) Fallo publicado en J. y D., Nº 319, Pág. 877 (N. del D.).

(Sentencia de 11 de septiembre de 2003. Expediente 6418. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

SALVAMENTO DE VOTO

A mi juicio, debió hacerse lugar a la demanda, ya que el signo solicitado XTEP puede confundirse con la marca preexistente STOP, dada sus similitudes fonética y visual.

En el habla común, la «X» inicial se pronuncia como «s»: así, Xerox / serocs; xilófono / silófono; xandú / sandú; xenófobo / senófobo. Así también XTEP / STEP.

Igualmente en el habla común, las marcas enfrentadas suenan «estép» / «estóp», es decir que tienen el mismo número de sílabas (dos), formadas de las mismas consonantes dispuestas en un mismo orden (s / tp) y con la sílaba tónica al final. La semejanza fonética es patente.

Lo dicho sobre el igual número de sílabas y la identidad de consonantes demuestra su semejanza visual.

Los signos sólo difieren en una vocal (e / o). Luego son más las semejanzas que las diferencias.

Con todo respeto,

Camilo Arciniegas Andrade 

________________________________