Sentencia 6493 de febrero 19 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MARCA NOTORIA

PROTECCIÓN MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO DE LA CLASE EN QUE FUE REGISTRADA

EXTRACTOS: «Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por Papeles Nacionales S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a E.I. Du Pont de Nemours and Company el registro de la marca nominativa SUPPLEX para distinguir los productos comprendidos en la clase 24 internacional.

(...)

Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena la actora demostró la calidad de notoria que atribuye a su marca SUPER SUPLEX, registrada según certificado 161.146 de 28 de junio de 1994 para distinguir productos comprendidos en la clase 16 internacional. Respondido este interrogante, la Sala deberá entonces determinar si la marca nominativa SUPPLEX era o no registrable para distinguir “tejidos” productos comprendidos en la clase 24 internacional, según los literales a y d del artículo 83 de la misma decisión.

Las normas comunitarias preceptúan:

“DECISIÓN 344

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos (...).

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro (...).

ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

A juicio de la Sala, las pruebas documentales allegadas por la actora a la actuación administrativa concerniente a la solicitud de registro de la marca SUPPLEX demostraban plenamente —conforme a los criterios señalados en el artículo 84 de la Decisión 344— que su marca registrada SUPER SUPLEX es notoriamente conocida para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 internacional, en especial papel higiénico, en razón a la antigüedad en su uso continuo desde 1997 en el mercado.

En efecto, merece destacarse que para demostrar la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX en Colombia para distinguir productos comprendidos en la clase 16 internacional y, en particular, papel higiénico, Papeles Nacionales S.A. probó su antigüedad y uso continuo con las siguientes pruebas documentales:

a) Certificado expedido el 12 de mayo de 1999, por el revisor fiscal de Papeles Nacionales S.A. sobre el volumen de ventas de los productos distinguidos con la marca SUPLEX durante los años 1997 y 1998, el cual ascendió a $ 804.850.226 y a $ 2.016.922.210 respectivamente.

b) Certificado expedido el 12 de mayo de 1999, por el revisor fiscal de Papeles Nacionales S.A. sobre el volumen de ventas de los productos distinguidos con la marca SUPER SUPLEX durante los años 1997 y 1998, el cual ascendió a $ 27.562.927.757 y $ 31.301.720.515 respectivamente.

c) Copias de facturas de venta de papel higiénico marca SUPER SUPLEX presentación normal y jumbo x 4, x 8 y x 12 a distintos supermercados y almacenes de cadena.

(...).

La Sala no encuentra fundados los reparos de la entidad demandada a la eficacia probatoria de los referidos documentos, que la actora allegó en la actuación administrativa concerniente a la solicitud de registro del signo SUPLEX para demostrar la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX, pues no es cierto que norma alguna exija que se demuestre la relevancia de las ventas frente a productos de la misma naturaleza de otros competidores ni el porcentaje de su consumo en referencia a los demás. La notoriedad puede ser demostrada con cualesquiera medios probatorios idóneos, y su mérito será el que resulte de apreciarlos conforme a las reglas de la sana crítica.

De otra parte, para la Sala carecen de todo fundamento los reparos que la entidad demandada formula a las pruebas sobre la extensión del conocimiento y la intensidad de la difusión y la publicidad al considerar que exigían demostrar en cuáles medios de comunicación se efectuó la publicidad y cuál fue el porcentaje efectivo de la población que tuvo acceso a esta; pues tales exigencias no están previstas en norma alguna.

De consiguiente, la desestimación de las pruebas sobre la extensión del conocimiento o intensidad y ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca resultaron infundadas pues el artículo 84 de la Decisión 344 no exige que a esos efectos se demuestre en cuáles medios de comunicación se efectuó la publicidad, ni el porcentaje efectivo de población que tuvo acceso a esta, como equivocadamente lo sostuvo la entidad demandada.

Tampoco desvirtúan la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX que, como quedó expuesto, quedó probada con su antigüedad y uso constante, mediante las certificaciones sobre los volúmenes de ventas de los productos durante los años 1997 y 1998 y con facturas de venta a supermercados y almacenes de cadena, que no fueron redargüidas por la entidad demandada ni por el tercero interesado.

En cuanto a este último se limitó a afirmar que la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX no fue debidamente probada de conformidad con lo establecido en la Decisión 344. Empero, no sustentó su aseveración.

Además, debe tenerse en cuenta que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 señala para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y los mismos no deben ser concurrentes. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante.

Tampoco encuentra la Sala fundado el argumento según el cual la marca SUPER SUPLEX distingue papel higiénico (clase 16) mientras que SUPPLEX pretende distinguir una clase de tejido para la fabricación de ropa deportiva (clase 24), pues ello no desvirtúa la notoriedad de SUPER SUPLEX como tampoco la protección especial que con independencia de los productos o servicios la legislación comunitaria confiere a la marca notoria, precisamente en razón de esa calidad.

En la interpretación prejudicial 47-IP-2000, el Tribunal Andino, acerca de la notoriedad, precisó:

“… El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo…”

La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria.

El tribunal ha dejado establecido al respecto lo siguiente:

…La marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator.

Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse”.

Concluye, pues, la Sala que la marca SUPER SUPLEX de la actora, registrada según certificado 161146 vigente hasta el 28 de junio de 2004, para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 internacional, tiene la calidad de notoria, pues los documentos obrantes en los antecedentes administrativos allegados evidencian plenamente su antigüedad y uso constante, y que goza de amplia difusión y conocimiento a nivel nacional.

Ahora, para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, a saber:

“Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

Los productos comprendidos en la clase 16 internacional, que distingue la marca registrada SUPER SUPLEX, son los siguientes:

Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”.

El signo SUPPLEX ha sido solicitado para distinguir los productos comprendidos en la clase 24 internacional, a saber: “Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”.

Los signos en conflicto son denominativos. El cotejo que le corresponde a la Sala efectuar debe circunscribirse a las expresiones SUPLEX y SUPPLEX pues el superlativo SUPER no es susceptible de apropiación particular, por ser descriptivo. De consiguiente, por el aspecto visual las marcas en cuestión se presentan así:

SUPLEXSUPPLEX
(Marca registrada)(Signo solicitado)

Desde el punto de vista gráfico los dos signos son confundiblemente semejantes, teniendo en cuenta que la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias.

Además, si se aplican los criterios expuestos en la interpretación prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos SUPLEX y SUPPLEX es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto.

En cuanto a los aspectos ortográfico y fonético los dos conjuntos son confundiblemente semejantes ya que el signo solicitado SUPPLEX reproduce la totalidad de la marca notoriamente conocida SUPLEX al punto de presentar identidad en seis de sus siete letras, en el orden de disposición del conjunto de las vocales y las consonantes.

Además las dos expresiones en colisión SUPLEX y SUPPLEX presentan identidad auditiva, pues su única diferencia radica en la consonante P de la sílaba terminal, elemento de por sí insuficiente para asegurar su diferenciación, pues de ordinario no se la pronuncia, lo que contribuye a la confundibilidad en el público consumidor. Pese a agregarse la consonante P en la sílaba final del signo solicitado, este conserva su identidad fonética con la marca registrada que se pronuncia SUPLEX.

No hay, pues, duda de que aplicadas las reglas trazadas por el tribunal para la valoración de las similitudes entre los signos nominativos SUPLEX y SUPPLEX son a tal punto semejantes desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, que fuerza es concluir que SUPPLEX carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la clase 24 de la clasificación internacional de Niza, pues el riesgo de confusión indirecta es manifiesto.

Baste a esos efectos con señalar que la protección a la marca notoria se extiende más allá del ámbito de la clase en la que fue registrada, sin que a esos efectos interesen las diferencias que pudieran presentar los productos que distinguen las marcas en conflicto, por su naturaleza o finalidad. De consiguiente, es irrelevante que el alcance de la solicitud de registro de SUPPLEX se restringiera a “tejidos” para la fabricación de ropa deportiva o que estos difieran del papel y los artículos de cartón o del “papel higiénico” marca SUPER SUPLEX por el material, la finalidad y el tipo de comprador.

La abundante prueba documental allegada, lleva a la Sala a concluir que al otorgar la entidad demandada el registro de la marca SUPPLEX para distinguir “tejidos” productos comprendidos en la clase 24 internacional, contravino los literales d y e del artículo 83 de la Decisión 344, que prohíben el registro de marcas que constituyan imitación parcial o reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro, prohibición que se aplica con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, pues constituye la reproducción de la marca SUPLEX, notoriamente conocida en el mercado como distintiva de papel higiénico que bajo ese signo comercializa Papeles Nacionales S.A.

Se impone, pues, declarar la nulidad de las resoluciones demandadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de 19 de febrero de 2004. Expediente 11001-03-24-000-2000-6493-01. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

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