Sentencia 6525 de agosto 6 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 6525

Consejero Ponente:

Dra. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actora: Bavaria S.A.

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil cuatro

Acción: Nulidad

EXTRACTOS: «I. Fundamentos de hecho y de derecho

Como hechos relevantes de la demanda se indican los siguientes:

1. Que el 19 de julio de 1993 la Sociedad C.A. Cervecería Regional, mediante apoderado solicitó ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “Malta Regional” (mixta) para distinguir productos comprendidos entre la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, tales como cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

2. Que una vez publicado el extracto de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, la actora presentó demanda de observaciones, con base en el hecho de que la marca solicitada carecía de distintividad y era descriptiva y genérica para los productos de la clase 32 internacional.

3. Señala que una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 9572 de 27 de marzo de 1996, por medio de la cual declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca “Malta Regional” (mixta) clase 32, a la Sociedad C.A. Cervecería Regional.

4. Relata que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución 2117 de 30 de enero de 2000, expedida por la jefe de división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución 7167 de 22 de abril de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que también confirmó la citada resolución.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica.

En su opinión, el signo “Malta Regional” (mixta) carece de distintividad por contener exclusivamente elementos genéricos y descriptivos que no le aportan al mismo la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destina, de productos idénticos o similares que se encuentran en el mercado, tanto así es que no es capaz de diferenciar una malta producida en una determinada región, de otra de su misma especie y lugar de producción, de donde se desprende que el signo en comento es genérico.

Agrega que otorgar el registro de un signo genérico o descriptivo sería tanto como conceder un monopolio sobre palabras que en el lenguaje corriente se utilizan para distinguir la especie o características de los productos que se pretenden identificar, además que iría en detrimento de los derechos de los demás empresarios del ramo que requieren de dichas palabras para identificar sus productos.

Añade que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define las palabras malta como “cebada que, germinada artificialmente y tostada, se emplea para la fabricación de cerveza...” y regional como “perteneciente o relativo a una región. Región como “porción de territorio determinada como caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc. Cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas e histórico sociales y que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc.”.

Afirma que es evidente que dentro del signo en comento la palabra regional está calificando la palabra malta, pues le da una connotación específica al indicar que proviene de un lugar específico.

Anota que si bien el solicitante de la marca “Malta Regional” (mixta) manifestó expresamente su intención de incluir la expresión malta como explicativo dentro del conjunto marcario, esta circunstancia no disminuye sino que, por el contrario, aumenta significativamente la irregistrabilidad del signo por cuanto el único término que quedaría sujeto al privilegio de exclusividad sería la expresión regional, la cual a todas luces carece de los elementos que la ley establece para ser entendido como un signo distintivo.

2. Que se violó el artículo 82, ibídem, al conceder el registro sobre el signo Malta Regional (mixta), por cuanto con ello se está confiriendo a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras malta y regional, ambos de uso común dentro de lengua española y aplicables directamente a los productos de la clase 32.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados concedieron el registro de la marca mixta denominada Malta Regional, para distinguir todos los productos comprendidos dentro de la clase 32 internacional, esto es, cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

La marca mixta en cuestión, que aparece a continuación, se traslada del folio 38 del expediente.

 

Los cargos de la demanda están orientados a la carencia de distintividad de la marca porque contiene exclusivamente elementos genéricos y descriptivos que no le aportan la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destina, de productos idénticos o similares que se encuentran en el mercado, pues no es capaz de diferenciar una malta producida en una determinada región, de otra de su misma especie y lugar de producción.

Igualmente, se afirma en la demanda que otorgar el registro de un signo genérico o descriptivo sería tanto como conceder un monopolio sobre palabras que en el lenguaje corriente se utilizan para distinguir la especie o características de los productos que se pretenden identificar, además que iría en detrimento de los derechos de los demás empresarios del ramo que requieren de dichas palabras para identificar sus productos.

Al efecto se invocaron como normas violadas los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, respecto de los cuales se solicitó la interpretación prejudicial.

Tales normas hacen referencia a las características de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que debe revestir un signo marcario para que sea registrable y a las causales de irregistrabilidad relativas a los signos genéricos o descriptivos.

En efecto, prevén las citadas disposiciones comunitarias:

“ART. 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

b) Consistan exclusivamente en un signo indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, se usa designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 34 IP-2003, precisó lo siguiente:

“... En autos se observa que el signo Malta Regional (mixta) se encuentra constituido por dos elementos, como son, la parte denominativa y la parte gráfica. Es decir, se trata de un signo mixto...”.

“... Irregistrabilidad del signo genérico

Con relación (sic) a los signos genéricos ha dicho el tribunal que “(...) son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344” (Proceso 24-IP-03, mayo 21/2003. Marca: Misky).

Según Jorge Otamendi los signos genéricos son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras “automotor”, “motor”, “máquina”, “mueble”, entre tantos otros” (Otamendi, Jorge. Derecho de marcas, Abelo-Perrot, 4ª ed., Buenos Aires, 2002, pág. 71).

De la misma manera ha dicho este tribunal sobre el signo genérico que: “La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro” (Proceso 17-IP-03, G.O.A.C. Nº 917, abr. 10/2003. Marca: Tuberías y Prefabricados de Concreto Tubesa S.A.).

La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de este y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genéricas (sic) de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca” (Proceso 17-IP-03, ya citado).

Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, esta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca (Proceso 7-IP-2001, G.O.A.C. Nº 661, abr. 11/2001. Marca: Láser).

En consecuencia, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran exclusivamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria. Sin embargo, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos”.

... “Irregistrabilidad del signo descriptivo

Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera exclusiva a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica.

En este sentido, Manuel Pachón señala que: “Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate” (Pachón, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Temis, Bogotá, pág. 102).

El tribunal a este respecto ha manifestado que: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto” (Proceso 07-IP-95. G.O.A.C. Nº 189, sep. 15/95. Marca: Comodisímos).

Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran exclusivamente a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar.

Cabe señalar que, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos descriptivos o genéricos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser protegidos, por lo que pueden acceder al registro marcario”.

Observa la Sala que la Resolución 7167 de 22 de abril de 1999, acusada, es enfática en afirmar que no se está concediendo a través de ella un derecho exclusivo sobre la expresión malta, pues es un genérico para designar una bebida comprendida en la clase 32; que el registro marcario se concede sobre todo el conjunto, siendo la expresión malta simplemente explicativa; y que si bien la expresión regional significa relativo o perteneciente a una región, no es descriptiva de los productos que se pretenden distinguir, como quiera que no especifica la región; que diferente sería si la marca en conjunto hiciera referencia a una región en la que se produjera malta (fl. 27).

Al aplicar las directrices señaladas en la citada interpretación prejudicial resulta para la Sala que a la pregunta ¿qué es Malta Regional? la respuesta no emerge exclusivamente de la denominación genérica, como, por ejemplo sí ocurre con la expresión azúcar, para productos edulcolorantes, o silla para distinguir muebles.

Así lo ha precisado esta corporación, entre otras, en providencia de 14 de junio de 2001 (exp. 5313, C.P. Manuel S. Urueta Ayola), que frente al punto de denominaciones genéricas, expresó:

“El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de ese tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.

“Es obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

“A ese respecto es importante mencionar la posición expresada por el tribunal cuando al interpretar normas homólogas de la fenecida Decisión 85 expresó:

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor —sujeto final de la protección del registro marcario— es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O. Nº 199, ene. 26/96)”.

La marca Malta Regional sugiere la idea de una bebida, en este caso malta, producida por la empresa cervecera que tiene dentro de su nombre comercial la expresión regional. Así se deduce claramente del modelo cuya gráfica se trasladó del expediente anteriormente, donde se vislumbran las letras CR (cervecería regional) y se destaca la expresión regional.

Cabe observar que lo mismo ocurre, por ejemplo, con la expresión Malta Cervunión, relacionada en el escrito de observaciones presentado por la actora, visible a folio 60, que está compuesta por el nombre de la bebida (malta) y de la empresa que la produce (Cervecería Unión), la que también es titular de registro marcario.

De tal manera que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2004».

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