Sentencia 6903 de agosto 26 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS

NO INCIDE SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO

EXTRACTOS: «Los actos acusados denegaron la solicitud de la actora(*) relativos al registro de la marca WEGL para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª, limitados a equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores.

Consideró la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo solicitado para registro era confundible con la marca VEGA , registrada a favor de la Sociedad Vega Grieshaber KG, para distinguir productos comprendidos de la misma clase 9ª: “aparatos dispositivos e instrumentos de medición, control, regulación, señalización, chequeo y registro, aparatos e instrumentos para el software correspondiente (que se incluya en esta clase), en particular dispositivos físicos, eléctricos, electrónicos, electro-magnéticos, electro-mecánicos, ópticos, acústicos, de radiación corpuscular, de medición solar hidrostática y mecánica, aparatos de control, regulación y chequeo, así como el software correspondiente, en particular para determinar y supervisar el nivel de llenado en contenedores, aparatos capacitivos, hidrostáticos, de respuesta, de pulsación, de luz óptica y laser, electromecánicos, de radiación corpuscular, de vibración, conductividad y aparatos para medir el nivel de llenado en microonda, igualmente aparatos e instrumentos de evaluación, representación y protección, partes de dichos aparatos e instrumentos; software para operar dichos aparatos e instrumentos” (fl. 26).

Que, si bien es cierto que la actora limitó la solicitud de registro a equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores y suscribió un acuerdo de coexistencia de marcas con la Sociedad Vega Grieshaber KG, esta sociedad no tiene limitado su registro y puede utilizar en cualquier momento en Colombia su marca para distinguir los productos que pretende distinguir el solicitante, si así lo desea (fl. 16).

Estima la Sala que la similitud entre las marcas WEGL y VEGA no es discutible. Tan así es que la actora y la Sociedad Vega Grieshaber KG, suscribieron un acuerdo para posibilitar la coexistencia de las mismas en el mercado, cuyo texto es:

“Nosotros, Vega Grieshaber KG, de (address) siendo propietarios de los registros de marca en Colombia Nº 192.508 en la clase internacional 09, por medio de la presente otorgamos nuestra autorización escrita para el uso y registro en Colombia, por parte de Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation), domiciliado en 6-7 35, Kitashinagawa, Shinagawa-Ku Tokio 141, Japón, de la marca WEGL para productos de la clase 09 para equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores” (fl. 37).

De tal manera que la controversia en este caso no gira en torno de establecer si existe similitud o no entre las marcas, pues ella no se discute, según se desprende del referido acuerdo y del texto del artículo 107 de la Decisión 344, sino si pueden coexistir y si el acuerdo de coexistencia es válido o no.

El artículo 107 de la Decisión 344 prevé:

“Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

En relación con el acuerdo de coexistencia de marcas, la Sala en providencia de 4 de julio de 2003 (Exp. 6207, C.P. Camilo Arciniegas Andrade) dejó precisado lo siguiente:

“Sea lo primero poner de presente que contra lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del acuerdo de coexistencia entre ella y Allergan Inc. hacen que el signo ALLEGRA sea per se registrable en la clase 5ª internacional.

El acuerdo de coexistencia y el desistimiento de las observaciones expresan la opinión de quienes lo suscribe sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen registrable el signo solicitado.

No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y que a ese fin la legislación comunitaria andina establece la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados...”.

Conforme a lo que se deja reseñado es claro que los acuerdos a que se refiere la normativa comunitaria citada no afectan la atribución de los países miembros de acceder o rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen, sino a la posibilidad de comercializar productos o servicios en distintos países miembros de la subregión andina en los que existen registros de marcas similares y a las medidas que deben adoptarse para que ello sea posible.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 85-IP-2003 rendida en este proceso, en relación con la coexistencia marcaria, expresó:

“... Al efecto para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia...”.

“... No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error... En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular...” (fl. 199).

Estima la Sala que en este caso asistió razón a la demandada en denegar el registro solicitado con base en las razones de confundibilidad aducidas y, además, la suscripción del acuerdo entre la actora y la Sociedad Vega Grieshaber KG, no supuso la adopción por parte de las mismas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios, a que se alude en la interpretación prejudicial, en la medida en que la última sociedad citada, al no tener limitado el registro de los productos de la clase 09, en cualquier momento puede distinguir también con su marca los productos limitados que pretende amparar la actora.

De otra parte, cabe resaltar que si bien es cierto que a la actora se le expidió el certificado de registro 215416 para distinguir los mismos productos de la clase 9ª objeto de la solicitud, conforme consta a folio 35, no lo es menos que tal registro lo fue para la marca FD TRINITRON WEGL , y no únicamente WEGL ; y del cotejo entre la primera y la expresión VEGA a simple vista se descarta la similitud.

Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de 26 de agosto de 2004. Expediente 6903. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

(*) La parte actora es la Sociedad Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) ( N. del D. ).

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