Sentencia 6942 de abril 24 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

COMPARACIÓN DE SIGNOS QUE CONTIENEN INDICACIONES GEOGRÁFICAS

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia instaurada por Starmedia Network, INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Resolución 21829 de 31 de agosto de 2000, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 6479 de 28 de marzo de 2000; declaró fundada la observación presentada por Latín Net S.A.; y negó el registro de la marca “LATINMAIL”, para distinguir “servicios de computación, incluyendo provisión de servicios en línea para la transmisión electrónica de un amplio rango de información de multimedios y para La interacción y telecomunicación con otros usuarios de computadoras en relación con temas de interés general y especial”, comprendidos en la clase 38 de la clasificación internacional de Niza.

(...).

Consideraciones de la Sala

Tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que hizo de las normas comunitarias aplicables al caso, no obstante que la actora citó como violadas disposiciones de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, dado que el acto acusado fue expedido bajo la vigencia de la Decisión 344, la demanda se analizará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 81, 82, literales e e i y 83, literal a, de la última de las citadas, los cuales prescriben:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

ART. 82.—No podrán registrarse como marca los signos que: (...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea uno designación común usual de los productos o servicios que se trate.

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica, nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”.

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Los signos en conflicto son LATIN NET y LATIN O NET (marca y enseña comercial con base en las cuales se negó el registro) y LATINMAIL (marca solicitada y negada mediante el acto acusado).

Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, a las cuales se refiere el tribunal consultado:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no simultánea.

Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

Los signos LATIN NET y LATINO NET son mixtos, ya que las citadas denominaciones están acompañadas de una gráfica, consistente en un mapamundi, a diferencia del siglo LATIN MAIL, que es simplemente denominativo.

A juicio de la Sala, del cotejo comparativo deben excluirse las expresiones LATIN y LATINO, dado que de conformidad con él literal i del artículo 82 de la Decisión 344, no son susceptibles de apropiación los signos que consistan en una indicación geográfica, como en este caso, pues los servicios de “comunicaciones”, distinguidos con la marca LATIN NET, así como los servicios de “... computación, incluyendo provisión de servicios en Iínea para la transmisión electrónica de un amplio rango de información de multimedios y para la interacción y telecomunicación con otros usuarios de computadoras en relación con temas de interés general y especial”, que se pretenden distinguir con la marca LATINMAIL, son prestados desde uno o varios países de Latinoamérica, existiendo, por lo tanto, un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y los citados servicios.

Examinados sucesivamente los signos controvertidos, la Sala considera que entre “NET” y “MAIL” no existen semejanzas de índole auditivo, fonético, ortográfico, visual e ideológico de tal magnitud, que, de coexistir en el mercado, la lleven a pensar que inducirían al público consumidor a error.

En efecto, colocándose esta corporación en el lugar de un consumidor medio, al mirarlas en su conjunto encuentra que son disímiles visualmente, ya que la una está compuesta por tres letras (NET) y la otra por cuatro (MAlL), a más de que la primera está acompañada de una gráfica (mapamundi); al pronunciar de manera sucesiva NET-MAIL-NET-MAIL-NET-MAIL tampoco encuentra identidad fonética y auditiva, pues sus sílabas no coinciden; finalmente, como quiera que se trata de dos expresiones fantasiosas, en la medida en que no pertenecen al idioma castellano, el público consumidor no asociará una con otra.

Por lo anterior, la Sala considera que de coexistir en el mercado el público consumidor no pensaría que se trata de una misma marca o que tienen el mismo origen empresarial, ya que tanto NET como MAIL tienen la suficiente fuerza distintiva para ser consideradas como marcas, y al permitir el registro de la última no se violentaría el interés del titular de la marca registrada, como tampoco el del público consumidor.

Sobre expresiones que consistan exclusivamente en el lugar de origen, esta Sección, en sentencia de 26 de julio de 2001, expediente 5361, Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, sostuvo:

“... a juicio de esta corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que estudiado en conjunto el signo cuyo registro como marca fue negado se evidencia que en él predomina el emblema o figura y que la expresión “Miss Boyacá” es accesoria, dado que de acuerdo con la misma solicitud, con lo expresado por aquélla en la demanda y con su objeto social, lo que pretende el signo en cuestión es distinguir concursos de belleza y, particularmente, con la expresión a registrar, pretende identificar a la representante del departamento de Boyacá al concurso Miss Mundo Colombia, lo cual no es posible, dado que, como lo afirmó la entidad demandada, la expresión en cuestión es usualmente usada por otras organizaciones o empresas que también llevan a cabo eventos de tal naturaleza, lo cual la hace inapropiable” (el resaltado no es del texto).

Las anteriores consideraciones refuerzan lo aquí dicho, en el sentido de que del cotejo de las expresiones en conflicto debe sustraerse el vocablo Latin, ya que por ser de uso común o usual no puede ser apropiable, como lo pretende la sociedad opositora.

En consecuencia, si bien podría decirse que las marcas LATIN MAIL y LATIN NET, al incluir un lugar geográfico y, por ende, de uso común, se tornan en débiles, no por ello puede afirmarse que por ello la primera deje de ser perceptible, susceptible de representación gráfica y tener la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor distinga los servicios por ella prestados, de los prestados bajo la marca LATIN NET.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA :

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 21829 de 31 de agosto de 2000, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por Latin Net S.A. y, en consecuencia, negó a la demandante el registro de la marca “LATINMAIL” para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 internacional.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada proceder a conceder, en favor de la actora, el registro de la marca “LATINMAIL” para distinguir, “servicios de computación, incluyendo provisión de servicios en línea para la transmisión electrónica de un amplio rango de información de multimedios y para la interacción y telecomunicación con otros usuarios de computadoras en relación con temas de interés general y especial”, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales.

3. ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor».

(Sentencia de 24 de abril de 2003. Expediente 6942. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrera).

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