Sentencia 110010324000200200433 01 (8531) de noviembre 16 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200200433 01 (8531)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Actora: Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I.

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre del dos mil seis.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

En primer término, la Sala se pronunciará respecto de las excepciones planteadas por los apoderados de la tercera directa interesada en las resultas del proceso y de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La excepción denominada “Ausencia de fundamento de la acción” es propia de la decisión de mérito.

En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, la Sala precisa que la actora no intervino en la actuación administrativa adelantada en relación con la marca Herbamiel y que concluyó con la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, razón por la cual no tenía la obligación de interponer los recursos en la vía gubernativa.

Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que aunque la actora no precisó exactamente en su demanda cuáles normas de la Decisión 486 considera violadas por el acto acusado, de su contenido se extrae que son los artículos 136, literal a), y 146, razón por la cual solicitó su interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien, además, estimó pertinente interpretar de oficio los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro:

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

“a) Las palabras o combinación de palabras;

“b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

“c) Los sonidos y olores;

“d) Las letras y los números;

“e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

“j) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

“a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

“b) Carezcan de distintividad”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación”.

“ART. 146.—Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

“A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

“Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

“No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

De los hechos de la demanda se concluye que son dos las actuaciones administrativas diferentes con las que se encuentra inconforme la actora: la primera, que finalizó con la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. a la solicitud de registro como marca del signo Herbamiel Nature’s Blend presentada por la demandante y, en consecuencia, negó su registro; y la segunda, que concluyó con la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, mediante la cual se otorgó a Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. la marca Herbamiel, para distinguir algunos de los productos comprendidos en la clase 5.

La Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, mediante la cual se negó a la actora el registro como marca del signo Herbamiel Nature’s Blend para los productos de la clase 5, fue demandada por la aquí también actora ante esta corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que culminó con la sentencia de 27 de julio de 2006, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, expediente 0226, que declaró su nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir con el trámite de la solicitud de registro del signo Herbamiel Nature’s Blend, clase 5, pues consideró la Sala que si bien es cierto que la marca Naturasol Herbamiel, clase 31 (productos agrícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales; malta) de propiedad de Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas E Hijos y Cía. S. en C.S., es semejante en sus aspectos conceptual, gráfico, ortográfico y fonético con la marca solicitada para registro por Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I., también lo es que atendiendo a la naturaleza de los productos y a los disímiles canales de distribución de unos y otros su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión.

Por su parte, la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, objeto de la presente acción de nulidad, concedió a Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. el registro de la marca Herbamiel para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes”, productos comprendidos en la clase 5.

Comoquiera que Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I. presentó el 12 de febrero de 2001 ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo Herbamiel Nature’s Blend (mixto) para distinguir productos de la clase 5, esto es, “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, solicitud cuyo trámite ordenó proseguir esta corporación mediante la sentencia antes identificada, y teniendo en cuenta que Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. presentó la solicitud de registro del signo Herbamiel (mixto) para distinguir también productos de la clase 5, debe determinar la Sala, una vez comparados los signos Herbamiel Nature’s Blend y Herbamiel, clase 5, si su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión, caso en el cual sería procedente la nulidad de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, por cuanto la solicitud del signo Herbamiel Nature’s Blend fue presentada el 3 de febrero de 2001, es decir, antes del 23 de febrero del mismo año, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca Herbamiel cuya nulidad se pretende.

Los signos en conflicto, son los siguientes:


Marca previamente solicitada

Marca objeto de la presente demanda

Para llevar a cabo el cotejo marcarlo entre el signo cuyo registro como marca fue otorgado (Herbamiel) y el signo que fue previamente solicitado para su registro como marca (Herbamiel Nature’s Blend), la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

“3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Comparados los signos en controversia, la Sala observa que la parte gráfica de ambos la constituye el dibujo del aparato respiratorio, que, como se dijo en la sentencia previamente citada, “... resulta descriptivo en cuanto indica el uso farmacéutico del producto”.

Por su parte, el elemento nominativo de una y otra expresión está constituido, en un caso, por la palabra Herbamiel, y en el otro caso por la misma palabra Herbamiel, acompañada de las palabras Nature’s Blend que hacen parte del idioma inglés (mezcla natural) y también de la razón social de la actora: Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I.

A juicio de la Sala, el hecho de que la expresión Herbamiel en uno y otro signo es idéntica y, además, predominante, aunado a las circunstancias de que el elemento gráfico es muy semejante en uno y otro y de que ambos amparan, entre otros, productos farmacéuticos, llevan a concluir que el signo cuyo registro como marca fue otorgado mediante la resolución acusada encuadra en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que carece de distintividad y es similar al signo Herbamiel Nature’s Blend, previamente solicitado para registro como marca por parte de la actora.

Por ser Herbamiel una expresión común en ambos signos, es obvio que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual son iguales, razón por la cual la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, de encontrar ambas marcas en el mercado las asociaría y, por ende, podría adquirir un producto elaborado por la actora pensando que está adquiriendo uno producido por Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. y viceversa, o adquiriría indistintamente cualquiera de los productos así identificados pensando que tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta).

Además, no debe olvidarse que los signos comparados pretenden amparar, entre otros, productos farmacéuticos, respecto de los cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, reiteró:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no solo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que de conformidad con el gráfico que acompaña a cada uno de los signos, los productos que con ellos distinguen tienen el mismo o similar propósito, cual es descongestionar el sistema respiratorio, aspecto que hace aún más evidente la existencia del riesgo de confusión entre las marcas en controversia de coexistir en el mercado, pues es muy factible que los clientes del producto Herbamiel adquieran el distinguido con la marca Herbamiel Nature’s Blend o viceversa convencidos de que se trata del mismo producto (confusión directa), o de que tiene el mismo origen empresarial (confusión indirecta).

De otra parte, debe tenerse en cuenta que la circunstancia de tener los productos amparados por una y otra marca finalidades similares los hace sustituibles o intercambiables entre sí, máxime cuando tienen los mismos canales de comercialización (droguerías y supermercados en la respectiva sección de medicamentos) y los mismos medios masivos de publicidad (prensa, radio, televisión), razón por la cual la marca Herbamiel no cumple con su función principal, cual es distinguir los productos fabricados por Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. de los producidos por la actora y que pretende amparar bajo la marca Herbamiel Nature’s Blend, cuyo derecho preferencial radica en el hecho de haber solicitado su registro como marca previamente a la solicitud de la titular de la marca cuestionada, aspecto que, se reitera, conduce a la declaratoria de nulidad de la resolución acusada.

Finalmente, la Sala precisa que la orden de retirar del mercado los productos de la clase 5 comercializados bajo la marca Herbamiel no es del resorte de la jurisdicción contencioso administrativa sino de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual si Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. no procede en tal sentido, le corresponde a la actora iniciar el respectivo proceso de competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa y “Ausencia de fundamento de la acción”.

2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, expedida por la jefe de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió a Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía. S. en C.S. el registro de la marca Herbamiel (mixta) para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes”, productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca Herbamiel (mixta) concedida a Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos S. en C.S. mediante la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

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