Sentencia SC12063-2017 de agosto 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC12063-2017

Radicación: 11001-31-03-019-2005-00327-01

(Aprobado en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil diecisiete.

Procede la Corte a dictar la sentencia sustitutiva en el proceso ordinario de mayor cuantía promovido por «EG Hill Company Inc.» y «Hills de Colombia Ltda.» contra «CI La Magdalena S.A.», en razón de haberse casado parcialmente el fallo de 31 de octubre de 2010 proferido por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

I. Antecedentes

1. Pretensiones.

1.1. Al subsanar la demanda(1), en resumen solicitaron las actoras declarar, que la accionada «infringió los derechos de obtentor vegetal» pertenecientes a «E.G. Hill Company Inc.», relacionados con las «variedades de rosas Hilrap y Hilmoc», protegidos con los respectivos certificados de obtentor vegetal. En consecuencia, declararla civilmente responsable de aquella conducta, ordenarle cumplir algunas medidas para evitar que continuara cultivando y comercializando el señalado producto vegetal, como también disponer publicar la sentencia condenatoria.

1.2. Así mismo pidieron condenarla a pagar por concepto de perjuicios: (i) una suma de dinero no inferior a USD$ 64.349,40 dólares, más IVA, «por la no realización del negocio de venta de miniplantas» de las especies en cuestión; (ii) una cantidad de dinero no menor a USD$ 205.916,08, junto con el citado impuesto, derivados de los daños materiales «por la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías» y (iii) intereses moratorios comerciales sobre el monto de las citadas condenas, a partir del 5 de noviembre de 2003 o de la fecha que corresponda, al porcentaje legalmente permitido para operaciones en moneda extranjera.

1.3. Las súplicas subsidiarias se plantearon en similares términos a las del texto de las peticiones principales y dadas las mínimas diferencias que presentan, no es del caso reproducirlas.

2. Hechos.

2.1. «EG Hill Company Inc.» tiene como actividad «el desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, principalmente de rosas» y es titular del «derecho de obtentor», según certificados expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario, con relación a las variedades de rosas «Hilrap y Hilmoc», siendo su licenciataria «Hills de Colombia Ltda.».

2.2. «CI La Magdalena S.A.» explotaba comercialmente un cultivo de flores, especialmente rosas y la actora se enteró de conductas por aquella realizadas que afectaban sus derechos de «obtentor vegetal», lo que motivó la práctica de una inspección judicial como prueba anticipada, con intervención de un perito, realizada los días 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, en la que se constató, que la demandada «[...] cultiva la siguiente cantidad de plantas de variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad demandante E.G. Hill Company, así: […] Hilrap classy 94.153 - Hilmoc forever young 120.345 […] total 214.498».

2.3. La licenciataria del «derecho de obtentor», comercializaba las referidas especies de rosas, mediante la venta de plántulas a razón de USD$ 0.80 cada una, con utilidad no inferior a USD$ 0.30 y también concediendo licencias de explotación, generando un «ingreso y utilidad de USD$ 0.96 por cada planta licenciada».

2.4. Los perjuicios, atendiendo la cantidad de las señaladas plantas que se constató existían, ascienden en su orden, a USD$ 64.349,40 y USD$ 205.918,08, por los referidos conceptos, más intereses sobre tales valores a partir del 5 de noviembre de 2003, esto es, un (1) año antes de «la fecha de siembra más reciente determinada en el dictamen pericial».

3. Actuación procesal.

3.1. Oportunamente replicó la accionada oponiéndose a todas las súplicas, manifestó no constarle algunos hechos y no ser ciertos aquellos atinentes a las actuaciones que le endilgaban la infracción del «derecho de obtentor»; formuló como excepciones de mérito las que denominó «[f]alta de legitimación por activa del demandante Hills de Colombia Ltda. - Inexistencia de la obligación de pago de perjuicios por la no realización del negocio de venta de miniplantas - Las variedades objeto de la demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende, no gozan de protección legal […] - No procede el cobro de intereses de mora […] - C.I. La Magdalena S.A. se encontraba explotando la variedad Hilmoc desde antes de la fecha de presentación de la solicitud del derecho del obtentor (‘preuso’) [y] la demandada es adquirente de buena fe».

3.2. La sentencia de primera instancia se profirió el 20 de marzo de 2006 y en ella se dispuso:

«1. Declarase no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, (…). - 2. Declarase que la sociedad demandada, infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. Hill Company Inc., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominados Hilrap y Hilmoc, (…). - 3. Declárase que C.I. La Magdalena S.A. es responsable de los daños causados a los demandantes por infracción a los derechos de obtentor vegetal, (…). - 4. Condenase a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago de US$ 46.019,40 dólares americanos (…), como valor no pagado por el material vegetal de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc. - 5. Condenase a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago de US$ 145.728,10 dólares americanos (…), como valor no pagado por el material vegetal de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc. - 6. Condenase al pago de los intereses comerciales sobre las cantidades previstas en los numerales 4º y 5º, (…), desde el 5 de noviembre de 2004 y hasta cuando se verifique su pago. - 7. Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., para que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de rosas denominadas Hilrap y Hilmoc, cesando todo acto que constituya infracción a los derechos de obtentor vegetal. - 8. Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A. para que se abstenga de realizar actos de producción, preparación, oferta de venta, venta o cualquier acto que implique la introducción al mercado, exportación, importación, posesión con fines de ventas similares, respecto del material de reproducción, multiplicación o propagación y el producto de cosecha de las variedades de rosas denominadas Hilrap y Hilmoc, a fin de hacer cesar los actos que constituyen la infracción a los derechos de obtentor vegetal. - 9. Condenase a la parte demandada a pagar a la actora E.G. Hill Company Inc. las costas del proceso».

El 5 de mayo de 2006, se profirió fallo adicional habiéndose dispuesto: «10. Ordenar a expensas de la parte demandada, la publicación de la sentencia y su complementación en un diario de amplia circulación nacional. - 11. Prevenir a la sociedad demandada C.I. La Magdalena S.A. que de no cumplir de manera voluntaria la destrucción o erradicación de las plantas, se dispondrá el cumplimiento de manera forzosa mediante la destrucción o erradicación de las plantas respecto de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc por parte de la autoridad competente, a costa de la demandada».

3.3. La parte vencida con la reseñada decisión, interpuso recurso de apelación y surtido su trámite, el tribunal se pronunció en el fallo de 31 de diciembre de 2010, habiendo dispuesto:

«6.1. Se revocan los puntos 1º, 3º, 4º, 5º y 6º de lo resolutivo de la sentencia apelada, […]. - 6.2. Se declaran fundadas las excepciones con que la demandada enfrentó la demanda a que esta providencia se refiere. - 6.3. Se excluye de la demanda a la demandante Hills de Colombia Ltda. - 6.4. Se niegan las pretensiones indemnizatorias de E.G. Hill Company Inc. […]. - 6.5. Se modifican los puntos 7º, 8º y 9º de la sentencia del 20 de marzo de 2009 y, 10 y 11 de la complementaria de 5 de mayo subsiguiente, precisando que la protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de diciembre de 2001, y disponiendo que la publicación ordenada debe serlo respecto de esta sentencia en concordancia con la de primer grado. - Por lo que hace a las costas contra la demandada en favor de E.G. Hill Company Inc., la condena se limita al 40% del valor que resulte aprobado en primera instancia. - 6.6. Se condena a la demandante Hills de Colombia Ltda. a pagarle las costas del proceso en la primera instancia a la demandada C.I. La Magdalena S.A. […]».

3.4. La sentencia de casación se emitió el 7 de diciembre de 2012, acogió el cargo primero y consecuentemente, invalidó de manera parcial el fallo del juzgador de segundo grado, al establecer la violación directa de la ley sustancial, toda vez que «sin discrepar en cuanto a que la prenombrada empresa [Hill de Colombia Ltda.] tiene la condición de ‘licenciataria exclusiva de la titular del certificado de obtentor’, apoyado en el ‘artículo 23 de la Decisión 345 de 1993’, determinó que no estaba jurídicamente habilitada para promover la acción y reclamar la protección de los derechos inherentes a la calidad invocada, tampoco la correspondiente indemnización de perjuicios», habiéndose concluido, que «estableció una restricción o limitación jurídicamente inadmisible en cuanto a la facultad del ‘licenciatario’ de ejercitar la protección de los derechos emanados de un ‘Certificado de obtentor’, para el caso, los concernientes a las variedades objeto de licenciamiento, en los términos del negocio jurídico celebrado entre la compañía extranjera titular de los ‘derechos de obtentor vegetal’ y la empresa colombiana a quien le transfirieron algunas potestades relacionadas con los mismos».

La citada determinación dejó sin efecto la decisión del tribunal de excluir del proceso a «Hills de Colombia Ltda.», afectando también lo resuelto sobre el resarcimiento de perjuicios por aquella solicitados y por consiguiente, se pospuso el fallo de reemplazo ante «la necesidad de decretar pruebas de oficio tendientes a establecer la cuantía del perjuicio reclamado en favor de la actora ‘Hills de Colombia Ltda.’, cuya condena corresponde imponerla de manera concreta, al tenor de lo exigido en el precepto 307 ibídem, en el evento de alcanzar éxito la pretensión resarcitoria»; quedando vigente lo dispuesto sobre esa materia, únicamente frente a la actora «EG Hill Company Inc.», en lo relativo a las desestimación de las «pretensiones indemnizatorias», aspecto no modificado en la sentencia de casación.

3.5. En lo atinente a los temas de interés para esta providencia sustitutiva, ha de señalarse, que la juez del conocimiento analizó si las conductas endilgadas a la accionada, conforme a los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 de 1993, constituían vulneración del derecho cuya protección se reclamó y si había lugar a reconocer los perjuicios solicitados, al tenor de los artículos 238 a 244 de la Decisión 486 de 2000, normas estas aplicadas por remisión.

Con apoyo en las pruebas incorporadas dedujo, que la sociedad convocada al litigio utilizó material protegido sin consentimiento de la titular del «derecho de obtentor» o de su «licenciataria», ya que «cultivó y explotó comercialmente las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc, sin contar con la licencia o autorización proveniente del titular de los derechos de obtentor sobre las mismas o de su licenciatario» y por lo tanto, en el punto 2º de su fallo, el cual dejó vigente el tribunal, «[declaró] que la sociedad demandada, infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad EG Hill Company Inc., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominadas Hilrap y Hilmoc, debidamente otorgados por el Instituto Colombiano Agropecuario».

Sobre la indemnización de perjuicios, se orientó por el artículo 239 de la Decisión 486 de 2000, según la remisión dispuesta en el artículo 15 del Decreto 533 de 1994 e indicó que procedía establecerla «en función de la explotación efectivamente realizada por la demandada durante el período comprendido en el artículo 17 de la Decisión 345 de 1993».

Al examinar las probanzas infirió, que «el monto de plantas que fueron cultivadas por la sociedad demandada como infractores de los actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida —Hilrap y Hilmoc—, fueron la cantidad de 153.398 plantas conformadas por 64.864 de Hilmoc y 88.534 de Hilrap»; así mismo, con apoyo en los convenios aportados en la diligencia de interrogatorio de parte al apoderado general de la empresa extranjera demandante, estableció «como pagos a favor de Hills de Colombia y por regalías la suma de 0.95 centavos de dólar por cada planta licenciada cultivada, más 0.30 centavos de dólar como costo del material vegetal que suministran directamente sus obtentores».

Efectuadas las respectivas operaciones matemáticas determinó, que la demandada debía pagar a las actoras «la suma de US$ 46.019,40 dólares americanos liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado vigente para la fecha en que se efectúe el pago, como valor no pagado por el material vegetal de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc y US$ 145.728,10 dólares americanos liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado vigente para la fecha en que se efectúe el pago, como valor no pagado por las regalías de cada planta licencia cultivada de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc».

3.6. En su alegato en el trámite de la segunda instancia, la parte apelante planteó la demostración de los hechos sustento de las excepciones de mérito, insistiendo en la falta de legitimación en la causa de la actora «Hills de Colombia Ltda.», en razón a que solo hasta el 14 de octubre de 2005, había celebrado el contrato de licencia con la titular del «derecho de obtentor» e igualmente sostuvo la improcedencia de la condena en perjuicios a favor de las accionantes, en síntesis porque no concedieron licencias ni recibieron el pago de regalías en la época de la siembra de las mencionadas variedades de rosa (1999 y 2000) ni antes de formular la demanda; además porque las mismas no satisfacen el requisito de la novedad y por consiguiente, no era viable la protección del «derecho de obtentor».

Por su lado, la parte actora solicitó confirmar la sentencia en cuestión, en virtud de haber probado los actos de infracción de sus derechos sobre las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc, así como los perjuicios que les ocasionó la demandada.

II. Consideraciones

1. Al concurrir los presupuestos procesales de rigor y no observándose causal de nulidad que imponga invalidar lo actuado, procede resolver el recurso de apelación formulado por la accionada «CI La Magdalena S.A.», frente a la sentencia de primera instancia, esencialmente en lo atinente a las pretensiones de la actora «Hills de Colombia Ltda.», en virtud de la prosperidad de la acusación extraordinaria respecto de la decisión del tribunal de excluirla del proceso.

2. Para tal efecto téngase en cuenta, que la demanda la incoaron «EG Hill Company Inc.», en su condición de titular del «derecho de obtentor» respecto de las «variedades de rosa Hilrap o Forever Young y Hilmoc o Classy», protegidas con los respectivos «certificados de obtentor» y «Hills de Colombia Ltda.», en calidad de licenciataria de tal derecho.

Pidieron las actoras declarar responsable a la convocada al juicio de la violación del referido «derecho de obtentor» en cuanto a las mencionadas especies vegetales; adoptar algunas medidas para hacer cesar y evitar la conducta prohibida e igualmente, condenarla al pago de perjuicios generados a aquellas «por la no realización del negocio de venta de miniplantas» y «por la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías», más intereses moratorios comerciales.

En los hechos fundamento de tales peticiones se afirmó, con relación a las conductas violatorias del «derecho de obtentor» de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc, que la «sociedad E.G. Hill Company Inc. tuvo sospecha de que la empresa CI La Magdalena S.A. podría estar cultivando ilegalmente algunas de sus variedades vegetales registradas o protegidas, es decir, sin contar con la respectiva autorización o licencia otorgada por el titular de los derechos de obtentor o por su licenciatario», habiéndose apoyado para su verificación en una prueba anticipada de inspección judicial, con peritación, llevada a cabo el 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, en desarrollo de la cual se constató, que la accionada «cultiva la siguiente cantidad de plantas de variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad demandante E.G. Hill Company Inc., […] Hilrap - Classy 94.153 [y] Hilmoc - Forever Young 120.345 - Total 214.498».

Adicionalmente se manifestó, que la «explotación comercial de la totalidad de las plantas de las variedades de rosa referidas en el hecho anterior, constituye una violación a los derechos de obtentor sobre variedades vegetales […], toda vez que la propagación, multiplicación, cultivo de las plantas así como la explotación y comercialización del producto de la cosecha (tallos cortados de rosa) no cuenta con autorización o licencia del titular de tales derechos E.G. Hill Company Inc. o su representante», atribuyéndosele a la accionada, haberse «provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar ilegalmente las plantas de las variedades ya referidas por actos de compra a terceros no autorizados y/o autopropagación no autorizada».

3. En ese contexto cabe indicar, que el asunto corresponde a una modalidad especial de responsabilidad civil extracontractual, por lo que en principio para declararla y acoger las peticiones resarcitorias por los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales padecidos por la perjudicada, deben demostrarse los requisitos inferidos por la jurisprudencia del artículo 2341 del Código Civil, complementados con las disposiciones especiales concernientes al régimen de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales.

Sobre los requisitos de la «responsabilidad civil extracontractual», en general, esta corporación en Sentencia CSJ SC, 16 de septiembre de 2011, radicación 2005-00058-01, en lo pertinente expuso:

A voces del artículo 2341 del Código Civil, ‘[el] que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por la culpa o el delito cometido’. En relación con el mencionado precepto, cardinal en el régimen del derecho privado por cuanto constituye la base fundamental de la responsabilidad civil extracontractual, debe recordarse que cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones, causa injustamente un daño a otro, y existe, además, un factor o criterio de atribución, subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado —o a aquél que por éste deba responder—, surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la víctima, que tiene por objeto la reparación del daño inferido, para que quien ha sufrido el señalado detrimento quede en una situación similar a la que tendría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, es decir, para que se le repare integralmente el perjuicio padecido.

De conformidad con lo anteriormente reseñado, es menester tener presente que para que se pueda despachar favorablemente una pretensión de la mencionada naturaleza, en línea de principio, deben encontrarse acreditados en el proceso los siguientes elementos: una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación; y, finalmente, un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva (v.gr. riesgo).

4. De acuerdo con lo anterior, para el caso en concreto, se determina, que el hecho ilícito atribuido a la demandada se relaciona con la violación del «derecho de obtentor» sobre las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc, del que es titular «EG Hill Company Inc.» y su licenciataria «Hills de Colombia Ltda.», ya que sin contar con autorización o licencia se le halló en su cultivo o sementara numerosas plantas de rosa de las mencionadas variedades, para su propagación y comercialización.

Acerca del derecho que se afirma fue infringido, resulta pertinente señalar, que representa un poder para el titular del mismo, que lo faculta para prohibir a terceros no autorizados, la realización de ciertos actos o actividades que involucren la variedad vegetal señalada en el respectivo «certificado de obtentor».

Los aspectos concernientes al alcance del citado «derecho de obtentor», relativos a los actos o actividades a las cuales se extiende la prohibición a terceros de desarrollarlas sin autorización del titular del derecho, los contempla de manera general el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 22 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra, según actas de 10 de noviembre de 1972, 23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 1991(2), aprobado en Colombia mediante la Ley 243 de 28 de diciembre de 1995; así mismo, el «régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales», que rige en los países de la Comunidad Andina, contenido en la Decisión 345 de 21 de octubre de 1993 y a nivel interno en Colombia, el Decreto 533 de 8 de marzo de 1994, reglamentario del citado régimen común, al igual que la Resolución ICA 1893 de 29 de junio de 1995, mediante la cual se dispuso «la apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, se establece el procedimiento para la obtención del certificado de obtentor y se dictan otras disposiciones».

En lo esencial, el artículo 24 de la decisión comunitaria citada, acerca de la prerrogativa del titular del «derecho de obtentor», en lo pertinente establece:

La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida. La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

La juez de primera instancia, efectuado el análisis de las pruebas incorporadas al plenario, dedujo, que la accionada había incurrido, entre otros, en actos de «producción y reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida», toda vez que «cultivó y explotó comercialmente las variedades de rosas [… en mención], sin contar con la licencia o autorización proveniente del titular de los derechos de obtentor sobre las mismas o de su licenciatario» y por consiguiente, en el punto 2º de su fallo, «[declaró] que la sociedad demandada, infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. Hill Company Inc., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominadas Hilrap y Hilmoc, debidamente otorgados por el Instituto Colombiano Agropecuario».

Tal decisión la ratificó implícitamente en su fallo el tribunal, dado que no revocó dicho numeral, solo hizo alusión a su modificación(3), concretándola en el numeral 6.5 de la parte resolutiva, en el sentido de precisar que la «protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de diciembre de 2001».

Lo anterior implica, que lo concerniente a la conducta violatoria del «derecho de obtentor», quedó definido en las instancias, dado que la accionada no interpuso recurso de casación frente a la señalada decisión, en tanto que las actoras no la incluyeron en la impugnación extraordinaria por ellas promovida, pues les fue favorable y por consiguiente, no es del caso reexaminar ese aspecto en la presente sentencia.

5. En razón a que «Hills de Colombia Ltda.», antes «CI Hills de Colombia Ltda.», compareció al proceso aduciendo tener la calidad de «licenciataria», resulta pertinente señalar, que tal condición se demostró con el «contrato de licenciamiento y distribución exclusiva», celebrado el 14 de octubre de 2005, entre «EG Hills Company Inc.» y «CI Hills de Colombia Ltda.», convenio este en el que se expresa, que aquella concedió a esta última «el derecho a cultivar, explotar económicamente y licenciar a terceros la explotación económica de las plantas con fines de cultivo y/o producción de flor cortada, además de ser el promotor exclusivo de las plantas en la República de Colombia», el cual fue exhibido y aportado en la audiencia en la que se recibió interrogatorio de parte al apoderado general de la actora «EG Hill Company Inc.», quien manifestó, que «el contrato de licencia verbal existía desde el año 2003 e instrumentado en esa época a través de innumerables comunicaciones que con posterioridad sirvieron para cimentar el denominado ‘contrato de licenciamiento y distribución exclusiva’»(4).

Además, se aportó constancia de 27 de junio de 2005(5), suscrita por el mencionado mandatario general, indicando, que «CI Hills de Colombia Ltda., […] es el licenciatario exclusivo de E.G. Hill Company Inc. en la República de Colombia, en virtud de diferentes contratos y acuerdos comerciales celebrados entre las partes desde el año 2003 y hasta la fecha, los cuales se encuentran plenamente vigentes».

Así mismo, se allegaron varios convenios denominados «contrato[s] de licencia y pago de regalías por variedades vegetales», suscritos el 10 de mayo y 20 de octubre de 2003(6); 5 de abril de 2004(7) y otros varios firmados en 2005, 2006 y 2007(8), manifestándose en ellos, que «CI Hills de Colombia Ltda. es el licenciatario exclusivo y autorizado para la República de Colombia, de EG Hills Company Inc., en relación con los derechos de obtentor o patente de las variedades vegetales objeto de este contrato», recayendo algunos de tales negocios sobre las variedades «Hilrap o Classy» y «Hilmoc o Forever Young».

Ante dicha circunstancia, esto es, la de hallarse acreditado que «Hill de Colombia Ltda.», tenía la calidad de «licenciataria» del «derecho de obtentor», en la sentencia de casación se determinó, que se encontraba legitimada en causa para «ejercitar la protección de los derechos emanados de un ‘certificado de obtentor’, para el caso los concernientes a las variedades objeto de licenciamiento en los términos del negocio jurídico celebrado entre la compañía extranjera titular de los ‘derechos de obtentor vegetal’ y la empresa colombiana a quien le transfieren algunas potestades relacionadas con los mismos».

Adicionalmente cabe acotar, que para la validez de la «licencia» de explotación del «derecho de obtentor», en los estatutos jurídicos a que se hizo mención, constitutivos del régimen de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no se consagró solemnidad alguna ni la exigencia de su registro.

En ese sentido, el artículo 6º del Decreto 533 de 1994, previó la inscripción de «cualquier acto jurídico que afecte los derechos del obtentor»(9), de donde se infiere que no se extiende al negocio jurídico de la «licencia», porque esta no implica afectación del «derecho de obtentor» al licenciante, sino que representa una prerrogativa para realizar la explotación del objeto protegido.

Es por ello, que en la reglamentación contenida en la Resolución ICA 1893 de 1995, las formalidades de constar el respectivo convenio por escrito e inscribirlo en el registro de variedades vegetales, no se contempla para el «contrato de licencia», pues de conformidad con el artículo 10 de dicho acto reglamentario, únicamente se exige respecto de la «cesión del derecho de obtentor», al disponer, que «[…] La cesión se hará por escrito y se requerirá para ella la firma de las partes contratantes. Toda cesión o transferencia se inscribirá en el registro de variedades vegetales, previa petición y pago de las tarifas fijadas; ninguna cesión o transferencia por vía sucesoria se opondrá a terceros hasta después de realizada dicha inscripción».

En igual sentido, el capítulo V de la Resolución en comentario, artículos 55 a 59, dedicado a la regulación de las licencias de derecho de obtentor, tampoco prevé la solemnidad que se viene descartando.

Cabe agregar, que como el acto de «cesión del derecho de obtentor» y el «contrato de licencia», corresponden a convenios de naturaleza jurídica diferente y sus efectos son distintos, legalmente no es admisible extender las mencionadas formalidades respecto del acuerdo para el cual no se consagró de manera expresa (la licencia), pues según lo precisado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, «[…] la forma solemne se exige in concreto en atención al acto dispositivo, se disciplina en norma legal expresa, de orden público, imperativa restrictiva, de interpretación y aplicación estricta, excluyendo la analogía o extensión a otros tipos contractuales […]» (CSJ SC, jul. 1º/2009, rad. 2000-00310-01).

En este orden, la diferencia de los señalados negocios jurídicos se advierte con claridad, por ejemplo, en el ámbito del «régimen jurídico de la propiedad industrial», dentro del cual la «licencia» representa un mecanismo jurídico que posibilita al titular del derecho protegido, otorgar autorización a un tercero para la explotación de manera temporal de la respectiva «creación industrial»; mientras que la «cesión» constituye el instituto jurídico habilitado para la transferencia de la titularidad del derecho.

Acerca de los referidos convenios, el tratadista español BERCOVITZ ÁLVARES, 2009(10), al analizar el tema de los «contratos sobre propiedad industrial» en cuanto a derechos patrimoniales vinculados a ciertas «creaciones industriales», comenta:

La cesión es la transmisión de la titularidad plena sobre el derecho en cuestión. La transmisión de la propiedad supone la transferencia al cesionario de la totalidad de las facultades que integran el derecho de exclusiva. Y también supone la posibilidad de que el cesionario transmita a su vez la titularidad que ha adquirido. Es precisamente esta última facultad la que atribuye a los derechos de propiedad industrial la característica de la patrimonialidad, es decir, la susceptibilidad de ser negociados en el tráfico económico.

Y con relación a la licencia, expresa:

[…] es el negocio jurídico en virtud del cual el titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial autoriza a una persona para usar o explotar el objeto protegido por su título dentro de un ámbito geográfico concreto. […] Normalmente la licencia es retribuida por medio de royalties o regalías, es decir, que es habitualmente un contrato oneroso; pero también son posibles las licencias gratuitas, como de hecho existen con frecuencia entre distintas sociedades de un mismo grupo.

[…] A las licencias de patente y de otros derechos de propiedad industrial les son aplicables, en defecto de norma especial aplicable, las normas generales sobre obligaciones y contratos y, especialmente, sobre el contrato de arrendamiento de cosas en todo lo que sea compatible con el objeto inmaterial de las licencias de patentes y diseños. Dada su parca regulación en las leyes especiales sobre propiedad industrial, es frecuente la necesidad de referirse a esta normativa general.

Igualmente, BOTANA AGRA, 2009, en un estudio sobre las «Invenciones Patentables», expone:

Por cesión se entiende toda operación jurídica inter vivos o mortis causa por cuya virtud el titular transfiere la patente con todos los derechos y facultades que ésta comporta y son susceptibles de transmisión, a un tercero que adquiere la titularidad de la misma» y «[e]n un sentido amplio puede definirse la licencia como el instituto jurídico por cuya virtud un tercero, sin adquirir la titularidad de la patente, es autorizado por el titular de la patente o por la administración para realizar actos de explotación del objeto de la patente»(11).

De acuerdo con el contexto fáctico y jurídico referidos, se concluye, que es válido reconocer efectos a la licencia conferida por «EG Hill Company Inc.», a «Hills de Colombia Ltda.», a partir de la época en que esta última sociedad comenzó a actuar como «licenciataria» de aquella, que según lo probado, corresponde a mayo de 2003, cuando aparecen celebrados los primeros convenios allegados al proceso, invocando aquella condición.

6. En cuanto a la titularidad del «derecho de obtentor» de las mencionadas variedades de rosa, se demostró con las certificaciones expedidas por la Coordinadora del Grupo Derechos de Obtentor de Variedades y Producción de Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario, las cuales indican, que se «otorgó certificado de obtentor a la firma E.G. Hill Company, Inc. sobre la variedad de rosa denominada Hilrap mediante Resolución 849 del 29 de abril de 1997, registro 96006, con una duración de 11 años cuatro meses dos días a partir del 29 de abril de 1997, […], reportada como denominación comercial Classy» y también respecto de «la variedad de rosa denominada Hilmoc, según Resolución 779 de 31 de marzo de 2003», con vigencia de la protección durante 20 años, desde el 31 de marzo de 2003, «reportada como nombre comercial Forever Young»(12).

Y en el fallo de casación se determinó acerca de la eficacia de tales probanzas, lo siguiente: «[…] con el reseñado acto administrativo se acredita válidamente el cumplimiento, no sólo de la exigencia en cuanto a que la ‘variedad vegetal sea novedosa’, sino que sea ‘distinta, homogénea y estable, además de haber recibido una denominación adecuada’ y, mientras no sea invalidado por la autoridad competente, se presume su legalidad y tiene eficacia probatoria.»

De acuerdo con las anteriores circunstancias, se establece, que la licenciataria «Hills de Colombia Ltda.», se encuentra legitimada en causa en cuanto a las pretensiones planteadas en la demanda.

7. Así las cosas, procede asumir el análisis jurídico y probatorio a fin de determinar el daño causado a la nombrada «licenciataria» y de hallarse acreditado, entrar a calcular el monto de la indemnización.

Con el señalado propósito, resulta pertinente indicar, que en el régimen de la responsabilidad civil, no se definió el daño, pues en la proveniente de los «delitos y las culpas», se menciona simplemente el «daño» como elemento indispensable para la estructuración de la misma (C.C., art. 2341) y tratándose de la «responsabilidad contractual», al referirse a la indemnización de perjuicios, optó el legislador por señalar la clasificación de los daños patrimoniales, previendo que comprende el daño emergente y el lucro cesante (art. 1613 ib.), respecto de los cuales expresa la respectiva definición (art. 1614 íd.); entendiéndose por el primero, la pérdida o disminución efectivamente sufrida por la víctima en su patrimonio como consecuencia del hecho dañoso; mientras que el segundo, comprende la ganancia o utilidad que esperaba percibir y que en un estado normal de cosas habría reportado, de no haberse presentado el hecho perjudicial.

La Corte Suprema en la Sentencia CSJ SC10297-2014, radicación 2003-00660-01, en sentido amplio, acerca del daño indicó:

En términos generales, el daño es una modificación de la realidad que consiste en el desmejoramiento o pérdida de las condiciones en las que se hallaba una persona o cosa por la acción de las fuerzas de la naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista jurídico, significa la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio.

El tratadista chileno BARROS BOURIE (2006), además de aludir a la situación de falta de definición del concepto de «daño» expone en términos generales, que «[…], la doctrina sigue un concepto de daño basado en la lesión a un interés del demandante, y se entiende que la hay cuando una persona sufre ‘una pérdida o disminución, detrimento o menoscabo en su persona o bienes o en las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que gozaba’»(13).

Así mismo, el doctrinante uruguayo PEIRANO FACIO (2004), al exponer la tesis que estima dominante sobre la noción de «daño», manifiesta, que incluye el «concepto de antijuridicidad» y que «[…] se integra con dos elementos: con un elemento de hecho, el perjuicio, y con un elemento de carácter jurídico, el atentado o la lesión a un derecho»(14).

Para el caso tiene importancia señalar, que el hecho antijurídico está representado por las conductas prohibidas a los terceros no autorizados para desarrollar actividades utilizando las variedades protegidas, las cuales además de contemplarlas el régimen comunitario en la norma anteriormente transcrita, aparecen reproducidas en la reglamentación expedida en Colombia en la Resolución ICA 1893 de 1995, en cuyo artículo 12 se mencionan dichos comportamientos, entre otros, la producción, reproducción, multiplicación o propagación; la preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; la venta; la posesión para tales fines.

Conforme lo expuesto, en las instancias quedó definido, que la convocada al juicio «infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. Hill Company Inc.», declaración que se fundó en la demostración de que «cultivó y explotó comercialmente las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc, sin contar con la licencia o autorización proveniente del titular de los derechos de obtentor sobre las mismas o de su licenciatario»(15).

Sobre ese particular, se aprecia, que en la inspección judicial y la peritación practicadas como pruebas extraprocesales, se verificó, que la accionada tenía un cultivo de flores en un predio ubicado en el municipio de Tocancipá (C/marca.), en el que se hallaron sembradas numerosas plantas de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc, amparadas con los certificados de obtentor expedidos a favor de «EG Hill Company Inc.».

Así mismo, se probó con la confesión ficta del representante legal de la accionada «CI La Magdalena S.A.», de la cual se dejó constancia en el acta de 27 de septiembre de 2005, entre otros hechos, que dicho cultivo se realizó con fines comerciales y que la infractora ejecutó actos de propagación sin autorización del titular del «derecho de obtentor»(16).

Igualmente, en la contestación de la demanda, acápite de «excepciones de mérito», punto 5º, aceptó que «CI La Magdalena S.A. se encontraba explotando la variedad Hilnmoc desde antes de la presentación de la solicitud del derecho de obtentor» y también se incorporó un documento declarativo emanado de tercero expedido por la sociedad CI Ayura S.A., certificando la compra a la accionada de tallos de rosa de la variedad Hilmoc, en desarrollo de relaciones comerciales que comenzaron en mayo de 2005(17); hechos estos que no dejan duda de la ilícita explotación comercial de una de la variedades de rosa protegidas mediante el «derecho de obtentor».

Las referidas circunstancias, además de evidenciar que la demandada incurrió en conductas violatorias del citado «derecho de obtentor», igualmente contribuyen a demostrar el daño irrogado a la actora «Hills de Colombia Ltda.», porque en su condición de «licenciataria exclusiva», quedó autorizada para comercializar material de propagación, multiplicación o reproducción de las variedades vegetales protegidas e igualmente para el «otorgamiento de licencias de explotación comercial mediante la suscripción de los respectivos contratos de licencias con terceros (cultivadores colombianos y ecuatorianos) y, como consecuencia de ello cobrar y recaudar la respectiva contraprestación económica (precio de las regalías)».

Entonces, si la infractora sin autorización de la titular del «derecho de obtentor» o de la «licenciataria», cultivó y propagó con fines comerciales las mencionadas variedades de rosa, impidió a «Hills de Colombia Ltda.», que en desarrollo de su actividad comercial obtuviera las regalías en los términos de los contratos por ella utilizados, conforme a los cuales cobraba por dicho concepto y «por cada planta licenciada», la suma de noventa y seis centavos de dólar estadounidense (USD$ 0,96).

Adicionalmente téngase en cuenta, que dado el poder de exclusividad para su explotación, derivado del «derecho de obtentor» conferido sobre las variedades de rosa en mención a «EG Hill Company Inc.» y en virtud de haberle concedido «licencia exclusiva» a la actora «Hills de Colombia Ltda.», para los fines indicados con antelación, en principio, la única manera para que legalmente la accionada «CI La Magdalena S.A.» pudiera cultivar y comercializar material vegetal protegido, dependía de la adquisición de miniplantas o tallos a la «licenciataria» y como no procedió de esa manera, la privó de percibir los recursos económicos por el licenciamiento de cada plántula cultivada.

Lo anterior permite concluir, que es tangible el daño patrimonial producido a la demandante «Hills de Colombia Ltda.», dado que de acuerdo con los contratos allegados al proceso, en su condición de «licenciataria» comercializaba miniplantas, entre otras, de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc y cobraba regalías por el licenciamiento de cada plántula, sin que con relación a las halladas en el cultivo de la infractora convocada al juicio, hubiera obtenido el pago de la respectiva prestación económica.

8. Acreditada la existencia del perjuicio, corresponde ahora examinar lo relativo a la fijación del monto de la indemnización.

Sobre ese particular ha de indicarse, que en la 3ª disposición transitoria de la Decisión 345 de 1993, se facultó a los países miembros del Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina, para la reglamentación en lo no regulado por ese estatuto y de acuerdo con ello en el artículo 15 del Decreto 533 de 1994, se dispuso, que en caso de infracción de los derechos conferidos en virtud de un «certificado de obtentor», se aplicarán en lo que fuere compatible las normas y procedimientos del Código de Comercio, atinentes a las violaciones de los derechos de «propiedad industrial», las que por hallarse suspendidas dados los efectos de las disposiciones comunitarias, en esa materia se aplica la Decisión 486 de 2000, la cual contempla en el título XV capítulo I artículos 238 a 244, las acciones y consecuencias para los infractores de derechos de la señalada especie de «propiedad intelectual».

Acerca de dicha problemática, en la consulta prejudicial realizada por esta corporación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el trámite del recurso de casación, este conceptuó:

La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en consecuencia, su reglamentación al derecho interno del país miembro, conforme al principio de complemento indispensable enunciado. Si en la legislación del país miembro existiere remisión, en lo que fuere aplicable al tema, a las disposiciones contenidas en la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] (Sent. mayo 10/2012, proceso 166-IP-2011).

Como criterios para cuantificar la indemnización de perjuicios, el artículo 243 de la referida Decisión 486 de 2000, establece:

Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido»(18).

De acuerdo con el régimen de la responsabilidad civil, cabría señalar, que la citada disposición comunitaria al incluir los conceptos de «daño emergente» y «lucro cesante», está haciendo referencia al daño patrimonial (C.C., art. 1613), mas no a un criterio para cuantificar la indemnización; en tanto que los factores mencionados en los literales b) y c), según lo definido en el precepto 1614 ibídem, corresponden a elementos que integran el «lucro cesante».

Así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en ese sentido en el fallo sobre interpretación prejudicial de 25 de agosto de 2014, proceso 204-IP-2013, el que también se relacionaba con el derecho de obtentor, sostuvo: «[…] los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera ‘lucro cesante’. Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado»(19).

En autos se encuentra probado con los documentos mediante los cuales se acreditó la existencia de la licencia, concretamente con la certificación expedida por el apoderado general en Colombia de la titular del «derecho de obtentor», que a la licenciataria «Hills de Colombia Ltda.», se le autorizó o facultó para:

a) [r]ealizar cualquier acto de comercialización respecto del material de propagación, multiplicación o reproducción de todas las variedades vegetales, presentes o futuras, de propiedad de E.G. Hill Company Inc.» y como tal, «es la única persona autorizada para producir, multiplicar, propagar o reproducir todas las variedades […], con el fin de ofrecer en venta o vender a terceros (cultivadores colombianos) material vegetal tales como yemas, miniplantas o plantas, entre otros. - b) Comercializar las variedades vegetales, presentes o futuras, […] a través del otorgamiento de licencias de explotación comercial mediante la suscripción de los respectivos contratos de licencias con terceros (cultivadores colombianos y ecuatorianos) y, como consecuencia de ello cobrar y recaudar la respectiva contraprestación económica (precio de las regalías).

Igualmente se acreditó con los convenios celebrados por la «licenciataria», que su actividad tiene por objeto la comercialización de plantas de las variedades protegidas a la «licenciante» mediante certificados de obtentor, dentro de las cuales se encuentran las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc y el cobro de regalías «por cada planta licenciada».

De acuerdo con lo anterior, es admisible tomar en cuenta para calcular la indemnización, los factores planteados en la demanda relativos a «la no realización del negocio de venta de miniplantas» y de «la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías».

Para el caso, la infractora habría tenido que pagar regalías por el licenciamiento de cada una de las plantas de las variedades de rosa «Hilrap» y «Hilmoc» halladas en su cultivo, que correspondieran a «miniplantas» para la época en que la actora «Hills de Colombia Ltda.» comenzó a actuar en calidad de «licenciataria», que es el momento a partir del cual válidamente podía realizar la explotación comercial.

Según los medios de convicción incorporados al plenario, quedó demostrado que la nombrada demandante inició su actividad como «licenciataria» de «EG Hill Company Inc.», aproximadamente en mayo de 2003, lo cual se infiere de los «contrato[s] de licencia y pago de regalías por variedades vegetales» por aquella celebrados, en los que figura que el más antiguo lo suscribió con «Agrícola Circasia Ltda.», el 10 de mayo de la indicada anualidad; además en la certificación expedida por el apoderado general de la titular del «derecho de obtentor», se indica, que «C.I. Hills de Colombia Ltda. […] es el licenciatario exclusivo de E.G. Hill Company Inc. en la República de Colombia, en virtud de diferentes contratos y acuerdos comerciales celebrados entre las partes desde el año 2003 y hasta la fecha, los cuales se encuentran plenamente vigentes» y en la declaración de parte del antes mencionado, al preguntársele sobre la fecha de otorgamiento de la licencia, en lo pertinente expresó, que «el contrato de licencia verbal existía desde el año 2003», manifestación esta que procede apreciarla conforme a las reglas del testimonio de terceros, generando credibilidad en virtud de armonizar con el contenido de la mencionada prueba documental.

Lo anterior implica, que para el cálculo de la indemnización solo podrán tomarse en cuenta las plantas de las variedades de rosa «Hilrap» y «Hilmoc» que tenían un (1) año de edad para la época en que se verificó su existencia en el curso de la inspección judicial extraprocesal cuya práctica inició en junio de 2004, dado que las mismas habían nacido aproximadamente a mediados de 2003, cuando ya «Hills de Colombia Ltda.» actuaba como «licenciataria», por lo que en el período transcurrido entre las señaladas fechas, tuvieron el rango de crecimiento de las por ella comercializadas, esto es, las correspondientes a «miniplantas», según lo informado en la demanda y lo probado con los convenios a través de los cuales concretaba los negocios.

Cabe acotar, que el criterio con el que se ha perfilado la identificación de una «miniplanta», se ha tomado del concepto técnico emitido por la Universidad Nacional(20), de acuerdo con el cual, aquella corresponde a «una planta pequeña que está compuesta de una estaca de patrón comercial de rosa con raíz, generalmente sembrada en un sustrato apropiado para su desarrollo radicular y con un tallo en desarrollo proveniente de una yema con seis semanas de desarrollo, de una variedad comercial de rosa injertada en la parte superior de un patrón».

Así mismo, se apoyó la citada inferencia conceptual en lo expresado en el dictamen pericial ordenado por la Corte, en el que se indicó, que es una planta pequeña, un «cuerpo vegetativo compuesto de una estaca o patrón de injertación con una yema proveniente de la planta mejorada y que por su estado inicial de crecimiento y desarrollo se le denomina ‘miniplanta’»(21).

Ahora, al contabilizar las plántulas con base en lo verificado en la aludida inspección judicial y lo dictaminado por el perito que intervino durante su práctica, se establece, que con edad de aproximadamente un (1) año se hallaron solo matas de rosa de la variedad «Hilmoc o forever Young», en cantidad equivalente a cincuenta y dos mil ochocientas cincuenta y cuatro (52.854), distribuidas así: «bloque 3, en 15 camas, en promedio por cama de 236, para un total de 3.540»; en el «bloque 4, en 30 camas, en promedio por cama de 238, para un total de 7.140» y en el «bloque no identificado con número, en 198 camas, en promedio de 213 por cama, para un total de 42.174».

Y como en todos los «contrato[s] de licencia y pago de regalías por variedades vegetales» celebrados por la «licenciataria», aparece que se cobró por concepto de «regalías por cada planta», la suma de noventa y seis centavos de dólar (USD$ 0.96), la infractora habría tenido que pagarle a la «licenciataria» por la señalada cantidad de plántulas, la suma de cincuenta mil setecientos treinta y nueve dólares con ochenta y cuatro centavos de dólar (USD$ 50.739,84).

No obstante, solo procede reconocer a «Hills de Colombia Ltda.», la mitad de esa cantidad de dólares, esto es, veinticinco mil trescientos sesenta y nueve dólares con noventa y dos centavos de dólar (USD$ 25.369,92), dado que en la demanda se pidió que la condena se hiciera «en común y proindiviso» a favor de las dos actoras y el tribunal en decisión que quedó en firme, negó las «pretensiones indemnizatorias de EG Hill Company Inc.», por lo que no procede reconocerle a esta suma de dinero alguno por dicho concepto.

En cuanto a los treinta centavos de dólar (USD$ 0.30), cuyo pago se solicitó en la demanda por la «venta de miniplantas», no procede incluirlos en la fijación del monto de la indemnización, en razón de que esa prestación no ha sido materia de cobro en ninguno de los convenios aportados celebrados por la «licenciataria» y por lo tanto, no ha constituido fuente de ingresos para ella en el comentado negocio, luego entonces, no representa un daño o perjuicio patrimonial.

También ha de indicarse, que para cuando «Hills de Colombia Ltda.» comenzó a operar como «licenciataria» (aproximadamente en mayo de 2003), las plantas de rosa de las referidas variedades protegidas, poseídas en su cultivo por la infractora, con edades entre dos (2) y seis (6) años, habían superado la fase de crecimiento de una «miniplanta», por lo que quedaron por fuera de los factores planteados en el escrito introductorio del proceso para efectos del reconocimiento de la indemnización, el cual se repite, se limitó a los rubros de la comercialización de «miniplantas» y al otorgamiento de «licencias de explotación y pago de regalías» respecto de las mismas.

En lo atinente a los intereses moratorios y en subsidio los remuneratorios pedidos sobre las sumas de dinero materia de la condena, se deberá aplicar lo dicho en el fallo de casación, en el sentido de que «solo a partir de la concreción o cuantificación de [… la condena], pueden generarse réditos, dado que es en ese momento que se establece el monto en una suma líquida y la oportunidad para hacer el pago, empro no corresponden en este caso a los de naturaleza ‘mercantil’, porque no derivan de un ‘acto o negocio’ de esa índole», y en lo relativo al momento en que se produce su causación, «opera únicamente en virtud del incumplimiento que se suscite por el no pago de la suma líquida que concrete la sentencia de condena».

9. En razón de la prosperidad parcial de las pretensiones con relación a la actora «Hills de Colombia Ltda.», sobre las excepciones de mérito formuladas por la demandada, se dispone lo siguiente:

9.1. En cuanto a la «falta de legitimación por activa» atribuida a la nombrada demandante, tal como se estudió en la sentencia de casación, habrá de ser desestimada, porque al tener ella la calidad de «licenciataria», según convenio celebrado con la titular del «derecho de obtentor», sí está autorizada para reclamar la protección de los derechos de ahí derivados, al igual que la indemnización de perjuicios.

9.2. En punto de la «inexistencia de la obligación de pago de perjuicios por la no realización del negocio de venta de miniplantas», tal como quedó dilucidado, no cuenta con respaldo fáctico ni jurídico, porque se acreditó el daño irrogado a la demandante «Hills de Colombia Ltda.», dado que la infractora sin autorización o licencia, desarrolló un cultivo de flores con fines de propagación y comercialización, dentro del que se hallaron numerosas plantas de rosas de las variedades por aquella comercializadas, sin que hubiera realizado el pago a la «licenciataria» de la respectiva prestación económica atinente a las regalías por cada planta licenciada, generando de esa manera detrimento en su patrimonio.

9.3. Respecto a que «las variedades objeto de la demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende, no gozan de protección legal», en principio no es admisible ese medio enervante, porque como se expuso en el fallo de casación, con sustento en la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, «el requisito de la ‘novedad’ debe concurrir al momento de formular la solicitud de registro de los ‘derechos de obtentor’, constatándolo ‘la autoridad nacional competente del País Miembro’ encargada de aplicar el mencionado ‘régimen de protección’, de tal manera que de ser acreditado, junto con los demás presupuestos señalados, el interesado tiene derecho a la expedición del correspondiente ‘certificado de obtentor’» y se agregó, que «mientras no sea invalidado por la autoridad competente, se presume su legalidad y tiene eficacia probatoria».

9.4. Con relación a que «no procede el cobro de intereses de mora», ya quedó precisado, que su exigibilidad no está autorizada en la forma pretendida en la demanda, sino a partir del vencimiento del plazo otorgado en la sentencia que de manera concreta establezca la cuantía de la indemnización y por lo tanto, de la manera como se plantea dicho medio exceptivo, no puede ser acogido.

9.5. Sobre el hecho de que «CI La Magdalena S.A. se encontraba explotando la variedad Hilmoc desde antes de la fecha de presentación de la solicitud del derecho de obtentor (‘preuso’)», es un aspecto que lo definió el tribunal en el fallo de segunda instancia, al precisar «que la protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de diciembre de 2001», sin que tal pronunciamiento hubiere sido materia de la impugnación extraordinaria y por lo tanto, quedó en firme, luego entonces, no cabe volver a examinarlo.

9.6. Frente a la excepción atinente a que «la demandada es adquirente de buena fe», ha de indicarse que implícitamente se desestimó con el pronunciamiento de la juez del conocimiento, no revocado ni modificado por el tribunal, que dispuso declarar que aquella «infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad EG Hill Company Inc., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominadas Hilrap y Hilmoc, debidamente otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario», y por consiguiente, no es del caso reexaminar esa situación.

10. Con relación a la objeción formulada por la parte actora(22), al dictamen pericial decretado por la Corte y presentado por el auxiliar de la justicia Humberto Botero(23), se procede en este acápite a resolver lo que en derecho corresponda.

Los cuestionamientos a la peritación se fundan básicamente, en que se abstuvo de desarrollar los puntos materia del dictamen, en lo tocante a la fijación del precio de las «miniplantas» de las variedades protegidas halladas en el cultivo de la demanda y dado que dispuso emitir concepto jurídico respecto de la inexistencia del daño.

Acerca del entendimiento del «error grave», la jurisprudencia de esta corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SC, mayo 16 de 2008, radicación 1995-01997-01, memoró:

Como lo tiene explicado la Sala, ‘[l]os reparos procedentes al respecto son los que, amén de protuberantes, en términos generales, se oponen a la verdad o a la naturaleza de las cosas, a tal punto que si no se hubieren cometido los resultados habrían sido diametralmente distintos [...] La Corte, reiterando doctrina anterior, en el punto tiene explicado que las características de los errores de ese linaje y que permiten diferenciarlos de otros defectos imputables al dictamen pericial, ‘es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven’ […].

En razón a que el experto no emitió concepto técnico en cuanto a los aspectos señalados por la Corte atinentes al tema de perjuicios, al no hallar adecuados soportes fácticos para hacerlo y por considerar que no procedía la estimación de los mismos conforme a los parámetros señalados, es evidente la ausencia de elementos configurativos del «error grave», sencillamente porque no hizo un pronunciamiento técnico sobre el fondo del asunto que se debía examinar.

Con relación a las opiniones dadas por el perito en cuanto a la inexistencia de perjuicios, basándose en premisas de naturaleza jurídica, las mismas carecen de eficacia, en razón de hallarse prohibido al experto pronunciarse sobre aspectos de derecho, según se infiere de lo previsto en la regla 1ª del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Son suficientes los razonamientos expuestos para desestimar la referida objeción al señalado dictamen pericial.

11. En virtud de los anteriores planteamientos, habrá de ratificarse parcialmente la sentencia de primer grado, específicamente, en lo resuelto frente a la actora «Hills de Colombia Ltda.», por cuanto respecto de la demandante «EG Hill Company Inc.», al no haber prosperado ninguna de las acusaciones de la impugnación extraordinaria, las decisiones del Tribunal sobre sus pretensiones quedaron en firme.

Para mayor claridad de la decisión, se transcribirá en lo pertinente la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia en los aspectos en que no tuvo incidencia la impugnación extraordinaria, ajustándose el «numeral 6.1» en cuanto a precisar que la revocatoria del «punto 1º» del fallo de primer grado allí dispuesta, solo opera frente a la actora «EG Hill Company Inc.», al igual que el «numeral 6.2»; la revocatoria dispuesta respecto del «punto 4» permanecerá sin modificación al surtir efectos frente a las dos actoras, dado que la «licenciataria» no demostró el daño en que se fundó el factor de indemnización allí referido y frente al fallo apelado, se reformarán los «puntos 5º y 6º», según lo determinado para fijar la cuantía del perjuicio, produciendo tal decisión la invalidación del «numeral 6.6» de la decisión del Tribunal, relativa a la condena en costas a «Hills de Colombia Ltda.» y se precisará, que la exclusión de esta demandante, ordenada en el «numeral 6.3» de lo resuelto por el juzgador colegiado, quedó sin vigencia, en virtud de lo resuelto en la sentencia de casación.

12. En consideración a los resultados de la apelación en este fallo examinada, se advierte que no se configura alguno de los supuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, para la condena en costas en segunda instancia y por consiguiente, se deberá abstener la Corte de la imposición de tal condena.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. «6.1. Se revocan los puntos 1º, 3º, 4º […] y 6º de lo resolutivo de la sentencia apelada, tratada como proferida en el Juzgado 19 Civil del Circuito de esta ciudad el 20 de marzo de 2009», precisando que la revocatoria de los «puntos 1º y 3º» surte efectos solo respecto de la demandante «EG Hill Company Inc.».

2. «6.2. Se declaran fundadas las excepciones con que la demandada enfrentó la demanda a que esta providencia se refiere», aclarando que tal determinación surte efectos únicamente en cuanto a la actora «EG Hill Company Inc.».

3. PRECISAR que el «numeral 6.3» de la sentencia de segundo grado, quedó invalidado en virtud de la prosperidad parcial de la impugnación extraordinaria.

4. DETERMINAR que se mantiene vigente el «punto 2º» del fallo de primera instancia, en el que se dispuso: «Declárase que la sociedad demandada, infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. Hill Company Inc., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominadas Hilrap y Hilmoc, debidamente otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario».

5. MODIFICAR el «punto 5º» de la sentencia de la juez del conocimiento, en el sentido de condenar a la sociedad «CI La Magdalena S.A.», a pagarle a «Hills de Colombia Ltda.», dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, la cantidad de veinticinco mil trescientos sesenta y nueve dólares con noventa y dos centavos de dólar (USD$ 25.369,92), liquidados a la tasa de cambio vigente para la época en que se realice su cancelación, por concepto de perjuicios.

6. «6.5. Se modifican los puntos 7º, 8º y 9º de la sentencia del 20 de marzo de 2009 y, 10 y 11 de la complementaria del 5 de mayo de subsiguiente, precisando que la protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de diciembre de 2001, y disponiendo que la publicación ordenada debe serlo respecto de esta sentencia en consonancia con la de primer grado.

Por lo que hace a las costas contra la demandada en favor de EG Hill Company Inc., la condena se limita al 40% del valor que resulte aprobado en primera instancia».

7. DETERMINAR que el «numeral 6.6» de la sentencia del tribunal, queda sin efecto en virtud de lo dispuesto en el fallo de casación y dada la prosperidad parcial de las pretensiones en favor de «Hills de Colombia Ltda.»

8. ABSTENERSE de condenar en costas en segunda instancia a «Hills de Colombia Ltda.» y tampoco se le impone esa obligación pecuniaria a la demandada «CI La Magdalena S.A.», a favor de aquella, con relación al trámite de la primera instancia, porque allí no se adoptó decisión al respecto y la parte perjudicada con tal omisión no la cuestionó.

9. DESESTIMAR la objeción al dictamen pericial decretado e incorporado en el trámite ante esta corporación.

Cópiese y notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Cuaderno principal, folios 165-171.

2 La Ley 1518 de 13 de abril de 2012, mediante la cual se había aprobado la adhesión de Colombia al acta de 1991, modificatoria del Convenio UPOC, se declaró inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1051-12, por no haber sido consultadas previamente las comunidades indígenas y afrocolombianas.

3 Párrafo 2º de las conclusiones incluidas en la parte motiva de la sentencia, folio 52, cuaderno del tribunal.

4 Cuaderno principal, folios 568-575 y 759-766

5 Cuaderno principal, folios 12-13.

6 Cuaderno 3, folios 801-816, aportados con el dictamen pericial.

7 Cuaderno principal, folios 127-135, anexado a la demanda.

8 Cuaderno 3, folios 578-766, exhibidos en la diligencia de interrogatorio de parte.

9 Se subraya.

10 Tratado de Contratos. Director Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano - Tomo IV: Contratos de financiación, contratos de garantía, contratos sobre bienes inmateriales, contratos publicitarios, contratos turísticos. Valencia (España), Tirant lo Blanch, págs. 4531 y 4544.

11 Manual de la Propiedad Industrial. Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra. Madrid (España), Marcial Pons, págs. 192 y 193.

12 Cuaderno 1, folios 10-11 y cuaderno 3, folios 891-893.

13 Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pág. 220, numeral 143.

14 Responsabilidad Extracontractual. Bogotá, D.C., Editorial Temis, 2004, pág. 362.

15 Párrafo inicial, folio 13 del fallo de 1ª instancia y punto 2º de la parte resolutiva del mismo, aspectos ratificados implícitamente en la sentencia del tribunal.

16 Cuaderno 1, folios 402-405.

17 Cuaderno 1, folios 301 y 302

18 Se resalta.

19 Se resalta.

20 Cuaderno de la Corte, folio 300.

21 Cuaderno de la Corte, folio 184.

22 Cuaderno de la Corte, folios 220-225.

23 Ídem, folios 182-201 y 204-206.